Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT l’opposition de Optic Nerve Art & Design Ltd. à la demande no 1070271 produite par Optic Nerve Design en vue de l’enregistrement de la marque de commerce OPTIC NERVE DESIGN et dessin
I La procédure
Le 9 août 2000, Optic Nerve Design (la « requérante ») a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce OPTIC NERVE DESIGN et son dessin telle qu’illustrée ci-après :
(la « marque »), fondée sur un emploi remontant à mai 2000 en liaison avec :
recherche et développement dans les domaines suivants : services multimédias, de livraison de contenu interactif, de conception d’interfaces et de conception d’applications, d’étude et d’analyse du marché, pour des tiers; étude de conception, conception d’interfaces, graphisme, conception de contenu, conception audio/vidéo, conception de diffusion et conception technique pour des tiers dans les domaines multimédias et interactifs; développement, conception, hébergement et mise à jour de sites Web pour des tiers; développement d’interfaces; élaboration de contenu écrit, graphique et audio/vidéo, et développement technique pour l’Internet, disques CD-ROM, télévision interactive et autres applications d’information et de communication; élaboration de contenu écrit et graphique pour publications imprimées, élaboration de productions audio/vidéo; consultation dans les domaines de l’élaboration et de la livraison multimédias et interactives; consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des réseaux de communication mondiaux et locaux, consultation dans le domaine de l’éducation (les « services »).
La demande a été publiée le 27 mars 2002 dans le Journal des marques de commerce. Optic Nerve Art & Design Ltd. (Optic) a déposé une déclaration d’opposition le 27 mai 2002 en invoquant les motifs suivants :
1) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-3 (la Loi), car c’est à tort que la requérante a déclaré être convaincue qu’elle a le droit d’employer la marque en liaison avec les services;
2) la requérante n'est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi, car elle crée de la confusion avec le nom commercial Optic Nerve Art & Design Ltd. antérieurement employé au Canada par l’opposante en liaison avec des services essentiellement identiques à ceux décrits par la requérante, plus particulièrement des services dans le domaine du graphisme, de la production d’imprimés et de la publicité électronique, télévisuelle et radiophonique;
3) la requérante n'est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce OPTIC NERVE antérieurement employée au Canada par l’opposante en liaison avec des services essentiellement identiques à ceux décrits par la requérante, plus particulièrement des services dans le domaine du graphisme, de la production d’imprimés et de la publicité électronique, télévisuelle et radiophonique;
4) la marque n’est pas distinctive des services au sens de l’article 2 de la Loi dans la mesure où elle n’est pas adaptée ni apte à distinguer les services en cause des services de l’opposante.
Le 23 septembre 2002, la requérante a déposé sa contre-déclaration réfutant essentiellement tous les motifs d’opposition soulevés par l’opposante.
L’opposante a déposé l’affidavit de M. Jean Parizeau alors que la requérante a déposé l’affidavit de Mme Janis Cain. Les deux parties ont produit des argumentations écrites et une audience a eu lieu par voie de conférence téléphonique au cours de laquelle elles ont toutes deux formulé des observations. Deux demandes distinctes ont été présentées par l’opposante environ une semaine avant l’audience : la première pour déposer une preuve additionnelle et l’autre en vue de changer son nom. J’examinerai ces deux demandes après avoir résumé la preuve déposée initialement par les parties.
II La preuve de l’opposante
M. Parizeau se décrit comme un « administrateur » de l’opposante, société dûment constituée le 26 février 1986 en vertu des lois de la province de l’Ontario, sous le nom 65660 Ontario Limited, et qui a subséquemment changé sa raison sociale le 29 avril 1986 pour Optic Nerve Art and Design Ltd. Il a déposé une copie des documents de l’entreprise pour étayer ces allégations. Comme l’a fait remarquer la requérante, l’enregistrement d’une dénomination sociale n’établit pas à lui seul l’emploi d’une marque de commerce ou d’un nom commercial au sens de l’article 4 de la Loi.
Les activités de l’opposante consistent à fournir des services dans les domaines du graphisme, de la production d’imprimés et de la publicité électronique, télévisuelle et radiophonique. Le déposant a produit ce qui semble être la page frontispice et la page d’avis aux lecteurs des états financiers d’Optic pour les années 1988 à 1996 et 1998 à 2001. Toutefois, même si les états financiers d’Optic avaient été versés au dossier dans leur totalité, ils ne constitueraient pas une preuve d’emploi de son nom commercial en liaison avec les services.
Des factures (annexe A-5) datées du 10 février 2000, du 22 mars 2000 et du 23 avril 2000 sont jointes à son affidavit. Dans le coin supérieur gauche des factures apparaissent la marque de commerce Optic Nerve et son dessin, ainsi qu’il appert de l’illustration :
alors qu’au bas des factures on trouve la mention suivante : [traduction] « Veuillez effectuer votre versement à : Optic Nerve Art & Design Inc.» (non souligné dans l’original). L’infographie est mentionnée dans la description des services qui apparaît sur ces factures. D’autres factures (annexe A-6), dont les dates se situent entre mai 2000 et septembre 2002 et dont les caractéristiques sont les mêmes que les factures produites en annexe A-5, ont aussi été déposées afin d’établir un emploi ininterrompu de ce nom commercial et de cette dénomination sociale depuis la date de publication de la demande et la date de dépôt de la déclaration d’opposition [paragraphe 16(5) de la Loi].
III La preuve de la requérante
Mme Cain a été une employée de la société des agents de la requérante. Elle a procédé à différentes recherches en vue d’établir l’existence d’une relation d’affaires entre l’opposante et les diverses personnes morales dont le nom figure sur les factures versées au dossier. Les résultats de ces recherches sont joints à son affidavit.
IV Les questions préliminaires
Je traiterai d’abord la demande de changement de nom de l’opposante, qui souhaite s’appeler Réalisations Inc. La requérante ne s’étant pas opposée à cette demande, j’ai donc, à l’audience même, accordé à l’opposante l’autorisation de changer sa dénomination sociale pour Réalisations Inc. (Réalisations Inc. ou Optic, ci-après appelées l’« opposante »).
La deuxième demande vise à obtenir l’autorisation de produire une preuve additionnelle sous la forme d’un affidavit de Nathalie Fagnan daté du 8 septembre 2005 ainsi que les annexes C-1 à C-3. À l’appui de cette demande, l’agente de l’opposante allègue que cette preuve additionnelle n’a pas été portée à son attention lorsqu’elle a initialement produit la preuve de l’opposante. L’opposante a fait valoir que la preuve contenue dans cet autre affidavit serait complémentaire à la preuve déjà versée au dossier. La requérante s’est élevée contre la production de cet affidavit pour les motifs exposés dans une lettre datée du 13 septembre 2005 adressée au registraire. Au début de l’audience, j’ai demandé à l’agente de l’opposante si elle avait des observations à formuler en réponse aux arguments exposés dans la lettre susmentionnée de la requérante. L’opposante a plaidé que la Commission des oppositions, un tribunal administratif, ne devrait pas privilégier la forme par rapport au contenu, et que la preuve supplémentaire aiderait le registraire à prendre sa décision. Enfin, l’opposante a plaidé que la requérante ne subirait aucun préjudice puisque l’audience pourrait être ajournée afin de procéder au contre-interrogatoire de la déposante si nécessaire. J’ai rejeté la demande de l’opposante pour les raisons exposées ci-après.
Selon l’avis de pratique sur la procédure devant la Commission des oppositions des marques de commerce publié le 19 juin 1996 et toujours en vigueur, et selon la jurisprudence [voir 437832 Ontario Ltd. c. John Labatt Ltd. (1987), 16 C.P.R. (3d) 345, et Avon Canada Inc. c. Seekers Nominees Ply Ltd. (1986), 12 C.P.R. (3d) 522], les critères servant à déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accéder à une telle demande, compte tenu de toutes les circonstances, sont notamment les suivants :
a) l’étape à laquelle est rendue la procédure d’opposition;
b) les raisons expliquant pourquoi la preuve n’a pas été produite plus tôt;
c) l’importance de la preuve devant être produite; et
d) le préjudice que subirait l’autre partie.
En l’espèce, la demande a été présentée une semaine avant l’audience. De plus, l’opposante n’a pas été en mesure d’expliquer ce qui l’avait empêchée de produire la preuve plus tôt, celle-ci portant sur des faits remontant aussi loin qu’octobre 2002. Il n’y a pas non plus de preuve portant que l’opposante se soit efforcée de la produire aussitôt qu’elle était disponible. Enfin, la preuve serait peu utile à l’opposante puisqu’elle se rapporte à des faits survenus après les dates pertinentes.
V Le droit
Il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait aux dispositions de l'article 30 de la Loi, mais l'opposante a cependant le fardeau initial d’établir les faits qu'elle allègue au soutien de chacun de ses motifs d'opposition. L’opposante s’étant acquittée de ce fardeau, il appartient alors à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs particuliers d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la marque demandée. [Voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330; et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., 30 C.P.R. (3d) 293].
La question du non-respect de l'article 30 de la Loi doit être examinée à partir de la date de dépôt de la demande (le 9 août 2000) [voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263]. La date pertinente pour l’examen de la question du droit à l’enregistrement au regard du paragraphe 16(1) est la date de premier emploi revendiquée de la marque (le 31 mai 2000) [article 16 de la Loi]. Il est généralement admis que la date pertinente pour l’analyse de la question du caractère distinctif est celle du dépôt de la déclaration d'opposition (le 27 mai 2002) [voir Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130, et Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424(C.A.F.)].
VI Analyse des divers motifs d’opposition
L’opposante n’ayant présenté aucune preuve à l’appui du premier motif d’opposition décrit précédemment et, partant, ne s’étant pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait, je rejette le premier motif d’opposition.
Je vais examiner le troisième motif d’opposition décrit plus haut. Je considère que le dessin apparaissant sur les factures de l’opposante et illustré plus haut constitue un emploi de la marque de commerce OPTIC NERVE, puisque OPTIC NERVE en est l’élément prédominant. Il a été établi qu’une marque de commerce apparaissant sur des factures constitue une preuve d’emploi de cette marque en liaison avec des services conformément au paragraphe 4(2) de la Loi [Voir Société Nationale des Chemins de fer c. Venice-Simplon Orient-Express, Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 87, et Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd., (2000), 7 C.P.R. (4th) 557]. Les services décrits sur les factures font notamment état d’infographie. La question qui se pose est donc la suivante : l’emploi de la marque en liaison avec les services est-il susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce de l’opposante OPTIC NERVE employée en liaison avec l’« infographie »?
Sur le fondement du paragraphe 6(5) de la Loi, en décidant si des marques de commerce sont susceptibles de créer de la confusion, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
iii) le genre de marchandises, services ou entreprises;
iv) la nature du commerce;
v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
Il incombe donc à la requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque de confusion entre la marque et la marque de commerce OPTIC NERVE de l’opposante à la date pertinente susmentionnée [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, et Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd [2002] 3 C.F. 405].
Il est établi que l'énumération des critères au paragraphe 6(5) de la Loi n'est pas exhaustive et qu'il n'est pas nécessaire de leur attribuer le même poids [voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R.(3d) 483 (C.F. 1re inst.), et Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1re inst.)].
La requérante n’a pas abordé la question du risque de confusion étant donné qu’elle a considéré que l’opposante ne s’était pas acquittée de son fardeau initial relativement à l’emploi antérieur de la marque de commerce OPTIC NERVE. Elle plaide aussi que s’il existait un tel emploi antérieur, l’opposante n’a pas démontré que sa réputation était établie dans le commerce, une question préalable à celle de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause. Le juge Nadon a rejeté cet argument dans J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co. (2001) C.P.R. (4th) 151 (C.F. 1re inst.), et a conclu qu’en vertu de l’article 16 de la Loi :
« L'emploi d'une marque de commerce ne peut donc pas être apprécié en fonction du nombre de ventes ou de la quantité de marchandises qui sont vendues en liaison avec la marque de commerce. »
Il a donc été décidé qu’en vertu de l’article 16 de la Loi, tout ce qu’il faut établir, c’est l’emploi antérieur de la marque de commerce au Canada. La preuve au dossier, nous l’avons déjà souligné, atteste bel et bien l’emploi de la marque de commerce de l’opposante (factures produites en annexe A-5 jointes à l’affidavit de M. Parizeau). Ces factures sont antérieures à la date de premier emploi revendiquée de la marque par la requérante.
La requérante plaide que les documents déposés en annexe A-5 sont soit une estimation des coûts des services devant être fournis, soit des factures adressées à des entités liées et, partant, ne pouvant pas constituer un emploi de la marque de commerce de l’opposante dans le cours normal des affaires. La requérante a invoqué à cet égard l’affaire Re: Nygard International Ltd. [1999] C.O.M.C. no 95, une décision non publiée. Il est possible d’établir une distinction entre le présent dossier et cette décision. D’abord, l’affaire citée portait sur une procédure engagée en vertu de l’article 45 de la Loi. Deuxièmement, une seule facture d’une valeur nominale de 52,17 $ a été déposée pour établir l’emploi de la marque de commerce. Enfin, la transaction dans cette affaire mettait en cause deux filiales de la même société. Il n’y a aucune preuve au dossier portant que les factures de l’opposante s’adressaient à certaines de ses filiales. La recherche effectuée par Mme Cain n’établit pas que les entités nommées sur les factures déposées en annexe A-5 sont en réalité des filiales de l’opposante. Toutes ces factures portent un numéro de facture et un numéro d’enregistrement aux fins de la taxe de vente. Enfin, la facture adressée à T-Fal Canada comporte la mention [traduction] « facturé à ce jour ». Si la requérante voulait avoir des explications concernant les factures, elle aurait pu contre-interroger la déposante. Il ne s’agit pas d’une situation où les documents comportent des ambiguïtés telles qu’elles pourraient être interprétées à l’encontre de l’opposante.
Par conséquent, l’opposante s’est acquittée de son fardeau initial relativement au troisième motif d’opposition. Il appartient désormais à la requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la marque ne risque pas de créer de la confusion avec la marque de commerce OPTIC NERVE de l’opposante. Je vais ainsi examiner la preuve dans le contexte des circonstances de l’espèce énumérées plus haut. L’opposante n’a formulé aucune observation, ni dans sa plaidoirie écrite, ni à l’audience, relativement aux circonstances de l’espèce énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi; elle a simplement plaidé que la marque crée de la confusion avec sa marque de commerce OPTIC NERVE.
i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
Lorsqu’elle est employée en liaison avec les services, la marque possède un certain caractère distinctif inhérent. La marque de commerce OPTIC NERVE de l’opposante, lorsqu’elle est employée en liaison avec des services dans le domaine du graphisme, de la production d’imprimés et de la publicité électronique, télévisuelle et radiophonique, possède aussi un caractère distinctif inhérent.
La requérante n’a pas déposé de preuve attestant l’emploi de la marque alors que l’opposante a produit certains éléments de preuve établissant l’emploi de sa marque de commerce depuis au moins le mois de janvier 2000. Nous ne savons cependant pas dans quelle mesure l’opposante a employé sa marque de commerce. Nous pouvons donc seulement conclure que la marque de commerce de l’opposante est connue au Canada dans une certaine mesure. Ce facteur milite en faveur de l’opposante.
ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
Comme l’indiquent les paragraphes précédents, l’opposante a établi l’emploi de sa marque de commerce depuis au moins janvier 2000, alors que rien n’atteste l’emploi de la marque par la requérante. Ce facteur favorise donc également l’opposante.
iii) le genre de services et la nature du commerce des parties respectives
Pour ce qui est du genre de services et de la nature du commerce des parties, l’on se rapporte généralement à l'état déclaratif des services contenu dans la demande [voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Une preuve relative aux commerces des parties pourrait être utile pour interpréter l'état déclaratif des services afin de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce projeté par les parties plutôt que toutes les entreprises susceptibles d’être visées par le libellé de l’état déclaratif [voir McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)]. Les parties n’ont déposé aucune preuve concernant la nature de leurs services et commerces respectifs. J’ai certains doutes quant à l’absence de chevauchement possible. Comme le fardeau de la preuve incombe à la requérante, son défaut de produire des éléments de preuve qui permettraient au registraire de conclure à l’absence de risque de chevauchement possible milite contre elle. Il s’agit donc d’un autre facteur qui favorise l’opposante.
iv) le degré de ressemblance entre les marques de commerce
Il ne faut pas décomposer la marque en ses éléments constitutifs ni l'analyser en détail; il faut plutôt la considérer dans son ensemble, selon l'impression générale qui s'en dégage. [Voir Der Stabilisierungsfonds Fur Wein c. Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. (1986), 9 C.P.R. (3d) 535, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Source Perrier (1986), 13 C.P.R. (3d) 229, et Deutscher Weinfonds c. Ridout Wines Ltd. (1992), 45 C.P.R. (3d) 545.] Dans Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70, le juge Cattanach a déclaré :
À toutes fins pratiques, le facteur le plus important dans la plupart des cas, et celui qui est décisif, est le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent, les autres facteurs jouant un rôle secondaire.
La marque englobe la marque de commerce de l’opposante dans sa totalité. Visuellement et phonétiquement, il y a donc un degré de ressemblance. L’ajout d’un dessin mineur et du mot « DESIGN » à la marque de commerce de la requérante ne suffit pas pour permettre au consommateur ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce de l’opposante de la distinguer de la marque. Ce facteur milite également en faveur de l’opposante.
À la lumière de la preuve au dossier, je conclus selon la prépondérance des probabilités qu’il existe un risque de confusion entre la marque et la marque de commerce OPTIC NERVE de l’opposante lorsqu’elle est employée au Canada en liaison avec les services. J’accueille donc le troisième motif d’opposition de l’opposante.
La question de la confusion serait également le facteur décisif pour disposer du quatrième motif d’opposition (caractère distinctif). La différence dans la date pertinente ne serait pas un facteur. L’analyse concernant le troisième motif d’opposition vaudrait donc également pour le quatrième motif d’opposition. Par conséquent, j’accueille aussi le quatrième motif d’opposition de l’opposante.
Comme j’ai déjà statué en faveur de l’opposante relativement aux troisième et quatrième motifs d’opposition, je n’ai pas à me pencher sur le deuxième motif d’opposition.
VII Conclusion
En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le Registraire des marques de commerce en application des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande de la requérante en vue de l'enregistrement de la marque, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 5e JOUR D’OCTOBRE 2005.
Jean Carrière
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce