Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de Plan B Strategies Inc. à la demande d’enregistrement
nº 889,336 de la marque de commerce PLAN B
produite par Women’s Capital Corporation
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Le 4 septembre 1998, la requérante, Women’s Capital Corporation, a produit une demande d’enregistrement de la marque verbale PLAN B fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec
[traduction] des comprimés contraceptifs d’urgence.
La demande d’enregistrement visée a été annoncée en vue de la procédure d’opposition au Journal des marques de commerce du 12 mai 1999 et a fait l’objet d’une opposition de la part de Plan B Strategies Inc. le 9 juillet 1999. Le registraire a envoyé une copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 10 août 1999. La requérante a répondu en signifiant et produisant une contre-déclaration.
Les motifs d’opposition invoqués par l’opposante se résument comme suit :
a) La demande ne satisfait pas à l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’a pas l’intention d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées dans la demande.
b) La marque faisant l’objet de la demande n’est pas enregistrable, aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante, PLAN B et dessin y afférent, portant le numéro d’enregistrement 490,056, représentée ci-dessous.
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L’enregistrement de l’opposante vise les services suivants :
[traduction] services de publicité, nommément conception et placement d’annonces pour d’autres personnes, promotion des produits d’autres personnes, services d’agence de publicité, diffusion de matériel publicitaire; services de relations publiques; services de communication-marketing, nommément marketing direct, édition, marchandisage et promotion électroniques visant les produits d’autres personnes.
c) La requérante n’a pas droit d’obtenir l’enregistrement de la marque faisant l’objet de la demande, aux termes des alinéas 16(3)a) et c), du fait qu’à la date de production de la demande la marque visée créait de la confusion avec les noms commerciaux de l’opposante, Plan B et Plan B Strategies Inc., antérieurement employés au Canada par l’opposante en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement.
d) La marque faisant l’objet de la demande ne distingue pas les marchandises de la requérante des services fournis par l’opposante sous la marque et les noms commerciaux de cette dernière.
L’élément de preuve principal de l’opposante consiste en une copie certifiée conforme de l’enregistrement de la marque de commerce indiquée ci-dessus portant le nº 490,056. La preuve de la requérante est l’affidavit de M. Sharon Camp, président et chef de la direction de la société requérante. L’opposante a demandé la permission de produire des éléments de preuve additionnels, comme le prévoit l’article 44 du Règlement sur les marques de commerce, mais la permission lui a été refusée : voir les décisions de la Commission datées des 20 septembre et 3 octobre 2001. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit mais n’ont pas demandé d’audience.
Le témoignage de l’affidavit de M. Camp, appuyé sur une preuve documentaire, se résume de la manière suivante. L’opposante a commencé à employer la marque de commerce faisant l’objet de la demande, PLAN B, par l’entremise d’un titulaire canadien d’une demande excluse, Paladin Labs Inc., depuis au moins le 8 janvier 2001 (date de l’affidavit de M. Camp). Le produit indiqué dans la demande visée est un produit pharmaceutique, soit un progestagène de synthèse qui empêche la conception après des rapports sexuels non protégés. Le produit de la requérante prévient la grossesse avant son début. Santé Canada a délivré un avis de conformité et une formule de déclaration de drogues faisant mention des comprimés PLAN B le 9 février 2000 ou vers cette date. Paladin a publié un communiqué de presse le 11 décembre 2000 qui annonçait la mise en vente d’un médicament d’ordonnance sous la marque de commerce PLAN B.
Dans son plaidoyer écrit, l’opposante soutient que la question cruciale dans la procédure est de savoir s’il y a un risque de confusion entre la marque déposée PLAN B et dessin y afférent de l’opposante et la marque faisant l’objet de la demande, PLAN B. Je conviens toutefois que l’observation qui précède peut induire en erreur à cause des omissions qu’elle comporte. Pour être exhaustif, il faut examiner chacun des motifs d’opposition avant de se prononcer sur la question de la confusion.
Pour chaque motif d’opposition, l’opposante doit s’acquitter du fardeau de présentation et établir que sa demande satisfait aux prescriptions de la Loi sur les marques de commerce, le fardeau de persuasion incombant à la requérante. Pour satisfaire à cette exigence à l’égard d’une question particulière, la requérante doit produire suffisamment d’éléments de preuve admissible à partir desquels on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui : voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293 à la page 298.
Compte tenu de ce qui précède, je note que l’opposante n’a établi aucun fait à l’appui du premier motif d’opposition. Par conséquent, le premier motif d’opposition est rejeté du fait que l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait. Quoi qu’il en soit, la preuve des mesures prises par la requérante après le dépôt de sa demande, examinée ci-dessus, suffit à établir la déclaration de la demande d’enregistrement portant que la requérante avait l’intention d’employer la marque PLAN B quand elle a initialement produit sa demande.
Selon le troisième motif d’opposition, l’opposante est tenue d’établir qu’elle a employé sa marque et/ou ses noms commerciaux avant le 4 septembre 1998, soit avant la date de production de la demande d’enregistrement visée. De nouveau, l’opposante n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui d’un emploi important de sa marque ou de ses noms commerciaux. À cet égard, l’enregistrement de la marque de commerce de l’opposante indique que sa marque a été en usage depuis janvier 1992. Cependant, cette indication ne suffit pas par elle-même à satisfaire au fardeau de présentation relatif au troisième motif d’opposition. La copie certifiée conforme de l’enregistrement établit que l’opposante est la propriétaire d’une marque de commerce déposée et que l’opposante a fait un usage au moins de minimis de la marque en 1992. Toutefois, les faits exposés dans l’enregistrement ne peuvent être généralisés de manière à établir un emploi continu ou important de la marque depuis janvier 1992. Le troisième motif d’opposition est rejeté pour défaut de l’opposante de s’être acquittée de son fardeau de présentation.
La quatrième motif d’opposition requiert de l’opposante qu’elle établisse un emploi plus large que de minimis de sa marque de commerce et/ou de ses noms commerciaux au cours d’une période antérieure ou à tout le moins simultanée à la production de la déclaration d’opposition, intervenue le 9 juillet 1999 : pour l’examen des dates pertinentes dans une procédure d’opposition, voir la décision American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 C.P.R. (3d) 198 aux pages 206 à 209 (C.F. 1re inst.). Encore une fois, l’opposante n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer de quelle manière ou à quelle période elle a employé sa marque et/ou ses noms commerciaux. Le quatrième motif d’opposition est donc rejeté parce que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de présentation.
Le dernier motif d’opposition, selon l’alinéa 12(1)d), fait valoir que la marque PLAN B faisant l’objet de la demande pour un emploi en liaison avec [traduction] « des comprimés contraceptifs d’urgence » n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante PLAN B et dessin y afférent employée en liaison avec des services de publicité. L’opposante s’est acquittée de son fardeau de présentation en produisant une copie certifiée conforme de son enregistrement. Conformément aux termes de l’alinéa 12(1)d), l’opposante n’est pas tenue d’établir l’emploi de sa marque. La date pertinente à l’égard de la question de la confusion visées à l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision : voir l’arrêt Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.) et la décision Conde Nast Publications Inc. c. The Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 (C.O.M.C.).
Comme toujours, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir qu’il n’y aurait pas de risque raisonnable de confusion, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, entre les marques en litige. Dans la décision au sujet du risque raisonnable de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5). La fardeau de persuasion de la requérante signifie que si une conclusion décisive ne peut être tirée au terme de la production complète de la preuve, le litige doit être tranché contre la requérante : voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 aux pages 297 et 298 (C.F. 1re inst.).
Le critère de la confusion repose sur la première impression et le souvenir imparfait. Dans l’appréciation de la confusion que créent les marques, les facteurs à prendre en considération sont exposés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; il faut prendre en compte tous les facteurs pertinents. Tous les facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. L’importance à accorder à chacun est fonction des circonstances : voir la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1re inst.).
Les marques visées sont essentiellement identiques dans la mesure où le dessin caractéristique de la marque de l’opposante ajoute peu au caractère distinctif inhérent de la marque. Pour mon analyse, je considérerai donc que la marque de chaque partie est simplement la marque verbale PLAN B. Chacune des marques des parties possède un certain caractère distinctif inhérent du fait que l’expression « plan b » ne serait pas courante pour décrire des services de publicité ou un contraceptif. Il n’existe entre les marchandises et services des parties et l’expression « plan b » aucune autre relation que l’allusion conceptuelle ingénieuse à une « option ». La mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues et la période pendant laquelle chacune a été en usage ne constituent pas des facteurs pertinents en l’espèce. Les marchandises correspondant à la demande d’enregistrement de la requérante et les services correspondant à l’enregistrement de l’opposante sont différents. En outre, les parties proposeraient leurs marchandises et services à des clientèles différentes, par des circuits de distribution différents. À mon avis, la disparité du genre des marchandises et services des parties ainsi que la disparité correspondante des circuits de distribution respectifs des parties amènent à conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de risque raisonnable de confusion bien que les marques soient essentiellement identiques.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposition de l’opposante est rejetée.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 D’AVRIL 2003.
Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce