Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de Loblaws Inc. à la demande no 854,265
produite par No Frills Auto and Truck Rental Ltd.
en vue de l’enregistrement de la marque de
commerce NO FRILLS
Le 22 août 1997, la requérante, No Frills Auto and Truck Rental Ltd., a produit une demande d’enregistrement de la marque NO FRILLS en liaison avec les « services de location et de vente d'automobiles et de camions » et fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis septembre 1992. La demande a été annoncée à des fins d’opposition le 27 mai 1998.
L’opposante, Loblaws Inc., a produit une déclaration d’opposition le 27 octobre 1998, dont copie a été transmise à la requérante le 12 novembre 1998. Le premier motif d’opposition veut que la demande de la requérante ne réponde pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante n’a pas employé la marque au Canada depuis la date revendiquée. Le second motif porte que la marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de l’opposante NO FRILLS Design (montrée ci-dessous) et enregistrée sous le numéro 498,769 pour les services d’« exploitation d'une épicerie ».
Selon le troisième motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement suivant l’alinéa 16(1)a) de la Loi étant donné qu’à la date du premier emploi revendiquée par la requérante, la marque créait de la confusion avec les marques NO FRILLS et NO NAME antérieurement employées et connues au Canada par l’opposante en liaison avec la direction d’un commerce vendant différentes marchandises, y compris des aliments des articles de maison et divers produits. Selon le quatrième motif, la marque n’est pas distinctive vu l’emploi antérieur et continu des marques NO FRILLS et NO NAME pour l’opposante.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. L’opposante a présenté en preuve les affidavits de Robert G. Chenaux et Robert Adams. De son côté, la requérante a produit l’affidavit de Guy Beaulieu. Les deux parties ont présenté des observations écrites et une audience a été tenue où l’opposante était représentée.
La preuve de l’opposante
Dans son affidavit, M. Chenaux déclare être le premier vice-président à la promotion des marques de Loblaws Inc. et sa société mère, Loblaw Companies Limited. Il expose que Loblaws Inc. est propriétaire de plusieurs enregistrements relatifs à la marque NO NAME, et que la marque a été employée au Canada pour divers aliments et autres produits non alimentaires dont notamment des produits pour automobiles. Au paragraphe trois de son affidavit, il ajoute que Loblaws Inc. a octroyé une licence d’emploi de sa marque NO NAME à Sunfresh Limited.
Selon M. Chenaux, les produits NO NAME, en plus d’être vendus dans certains magasins, ont été vendus, de manière continue, dans les magasins NO FRILLS depuis 1978. Le profit enregistré pour les ventes au Canada de produits NO NAME entre les années 1996 et 1998 se chiffre à 2 milliards de dollars; M. Chenaux n’indique cependant pas quel est le pourcentage de ces ventes qui est attribuable aux magasins NO FRILLS. Celui-ci a fourni un « échantillon représentatif » d’emballage de produits NO NAME, emballage déposé comme pièce A. Bien que la marque NO NAME apparaisse sur cet emballage, le seul renseignement concernant l’origine du produit consiste en une mention ainsi rédigée :
PREPARED FOR/PRÉPARÉ POUR SUNFRESH LIMITED/LIMITÉE, TORONTO, CANADA M4T2S8.
Compte tenu de la mention figurant sur l’emballage, les consommateurs associent forcément les aliments NO NAME et autres produits d’épicerie à Sunfresh Limited. L’opposante prétend qu’un tel emploi bénéficie à Loblaws Inc. vu que Sunfresh Limited est une de ses licenciées. À cet égard, il convient de se reporter au paragraphe 50(1) de la Loi :
50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui‑ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux‑ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
M. Chenaux avance dans son affidavit qu’il existe un contrat de licence écrit entre Loblaws Inc. et Sunfresh Limited, mais il a refusé d’en fournir une copie. Il se contente de dire que Loblaws Inc. contrôle la qualité et les caractéristiques des marchandises portant la marque NO NAME; il n’a cependant pas mis en preuve la façon dont pareil contrôle est exercé. Il n’établit pas de lien d’entreprise entre Loblaws Inc. et Sunfresh Limited. Toutefois, même si pareil lien existait, une structure d’entreprise ne suffit pas en soi à fonder l’existence d’un contrat de licence. À la page 254 de la décision MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.), j’ai fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] En conséquence, il incombait à l’opposante d’établir les faits permettant de conclure qu’un contrat de licence informel existait, et que l’opposante avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis suivant le contrat de licence. L’opposante prétend qu’elle s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en démontrant que MCIT et MCII sont ses filiales en propriété exclusive. Ce fait à lui seul est, à mon sens, insuffisant pour établir l’existence d’une licence au sens de l’article 50. L’opposante doit également prouver qu’elle contrôle l’emploi de ses marques par ses filiales, et qu’elle prend des mesures pour garantir les caractéristiques et la qualité des services fournis.
La preuve en l’espèce ne satisfait pas à ce critère. Même si M. Chenaux affirme qu’une licence existe, il n’a pas fourni de détails à ce sujet. De plus, déclarer que l’opposante exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues sous cette licence ne suffit pas en soi; invoquer simplement le texte du paragraphe 50(1) ne suffit pas non plus. L’opposante doit apporter des éléments de preuve au soutien de sa conclusion : voir Loblaws Inc. c. Tritap Food Broker (1999), 3 C.P.R. (4th) 108, p. 112-114.
M. Chenaux ajoute que Loblaws Inc. et ses filiales ont plus récemment octroyé des licences à des tiers pour diriger des commerces connexes que l’opposante compte parmi ses points de vente au détail en Ontario dont, notamment, des services d’optométrie, des services destinés aux petites entreprises et des services de voyages. Toutefois, il n’y a pas de preuve qu’un tel contrat ait été conclu avec un magasin NO FRILLS. M. Chenaux déclare également que Loblaws Inc. et ses filiales peuvent octroyer des licences quant à l’emploi du nom associé aux commerces dirigés par ces tiers. Une fois encore, il n’y a pas de preuve voulant qu’un quelconque commerce ait employé ou se soit vu octroyer une licence pour employer les marques NO NAME ou NO FRILLS.
Dans son affidavit, M. Adams déclare être le premier vice-président de la section No Frills chez Loblaws Supermarkets Limited. Il fait valoir que Loblaws Inc. est propriétaire de la marque NO FRILLS, mais il n’a pas établi la relation qui existe entre l’opposante et son entreprise. Il affirme que, en octobre 1998, il y avait environ 77 magasins NO FRILLS en Ontario, et que la plupart de ces magasins étaient dirigés par des tiers [TRADUCTION] « autorisés par licence ou autrement par Loblaw Companies Limited, Loblaws Inc. ou une de ses filiales (ci-après nommées le “ groupe Loblaw ”) ».
M. Adams ajoute que chacune des tierces parties a conclu un contrat écrit avec le groupe Loblaw en ce qui a trait à l’emploi de la marque NO FRILLS, et que ce groupe a un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des services fournis. Toutefois ce même groupe est défini de façon tellement vague qu’il est difficile de savoir quelle entreprise octroie une licence à quelle autre. Puisque M. Adams n’a pu établir le lien qui unit son entreprise à l’opposante ou à sa société mère, il n’est pas évident que Loblaws Supermarkets Limited soit même membre du groupe Loblaw. Même si tel était le cas, il n’est pas certain que l’entreprise ait le pouvoir d’octroyer une licence permettant l’emploi de la marque de l’opposante NO FRILLS. Tout comme M. Chenaux, M. Adams n’a pas fourni de copies de contrats de licence. M. Adams soutient que chaque magasin NO FRILLS possède une large enseigne extérieure affichant la marque NO FRILLS. Il allègue que les magasins NO FRILLS existent depuis 1978, mais il n’a mis en preuve que les chiffres relatifs aux ventes s’étalant entre 1996 et 1998. Selon M. Adams, les magasins NO FRILLS vendent, entre autres, des produits NO FRILLS et NO NAME. Une fois encore, les chiffres relatifs aux ventes des produits NO FRILLS n’ont été fournis que pour les années 1996 à 1998. Un seul exemple d’étiquette de produit NO FRILLS a été joint comme pièce A de l’affidavit; l’étiquette est reproduite ci-dessous.
Encore une fois, l’étiquette ne se rapporte qu’à Sunfresh Limited. Pour les motifs énoncés précédemment, il appert que la marque NO FRILLS n’a été employée que par Sunfresh Limited. Contrairement à la situation de la marque NO NAME, M. Adams ne déclare même pas que Sunfresh Limited s’est vu octroyer une licence par Loblaws Inc. (ou de quiconque du reste) pour employer la marque NO FRILLS. Ainsi, tout emploi de la marque relativement à des biens ne saurait profiter à l’opposante. De plus, tout emploi de la marque pour des services ne saurait profiter à l’opposante ou à toute autre entreprise en l’absence de preuve d’une licence en règle octroyée par Loblaws aux dirigeants des magasins NO FRILLS et en l’absence de preuve que Loblaws Inc. exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité de tels services sous licence.
La déclaration de M. Adams va dans le même sens que celle de M. Chenaux quant à l’octroi de licences à des tiers pour employer certains noms pour des services connexes. Toutefois, M. Adams se montre encore plus vague que M. Chenaux puisqu’il affirme que les licences sont octroyées par le « groupe Loblaw », désignation obscure et mal définie.
La preuve de la requérante
Dans son affidavit, M. Beaulieu indique qu’il est actionnaire de No Frills Auto and Truck Rental Ltd. Il avance que son entreprise emploie la marque NO FRILLS depuis à tout le moins 1992. Le 22 juillet 1992, la requérante a changé de nom pour adopter son nom actuel, et elle a commencé à commercer sous ce nom et à employer la marque NO FRILLS peu de temps après. M. Beaulieu a mis en preuve la publicité et les activités commerciales de l’entreprise depuis l’été 1992. Même s’il n’a pas fourni de chiffres concernant ses ventes ou de factures se rapportant aux services de l’entreprise, rien dans l’affidavit de M. Beaulieu ne contredit l’emploi de la marque depuis septembre 1992.
À l’audience, le représentant de l’opposante a formulé une objection à l’admission des pièces jointes à l’affidavit de M. Beaulieu parce que celles-ci n’avaient pas été authentifiées. Si l’opposante avait formulé son objection plus tôt, la requérante aurait pu parer à cette lacune. Aussi, compte tenu du caractère tardif de cet objection, je n’estime pas qu’il serait juste de retirer les pièces jointes à l’affidavit à ce stade : voir Thomas J. Lipton Inc. c. Les Aliments Intergro Inc. (1989), 26 C.P.R. (3d) 278, p. 280-281.
Les motifs d’opposition
En ce qui concerne le premier motif d’opposition, la charge ultime incombe à la requérante qui doit établir que sa demande est conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi : voir Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330 et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Toutefois, la charge de présentation incombe à l’opposante en ce qui a trait à ses allégations de fait portant sur ce motif. La charge est moins lourde en ce qui concerne le non-respect de l’alinéa 30b) de la Loi : voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R. (3d) 84, p. 89. De plus, l’alinéa 30b) exige que la marque soit employée de manière continue dans les termes ordinaires du commerce à la date revendiquée : voir Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership (1996), 67 C.P.R. (3d) 258, p. 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, pour s’acquitter de sa charge de présentation, l’opposante peut s’appuyer sur la preuve de la requérante : voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216, p. 230 (C.F. 1re inst.).
L’opposante n’a pas mis en preuve d’éléments visant à soutenir son allégation selon laquelle la requérante n’aurait pas employé sa marque depuis le 30 septembre 1992. En outre, comme il a été exposé plus tôt, rien dans l’affidavit de M. Beaulieu n’est incompatible avec la prétention de la requérante voulant qu’elle ait employé sa marque de manière continue à partir de cette date. Aussi l’opposante ne s’est-elle pas acquittée de sa charge de présentation et, en conséquence, le premier motif d’opposition est rejeté.
Pour ce qui est du second motif d’opposition, le moment pertinent pour considérer les circonstances entourant la question de la confusion créée par une marque de commerce correspond à la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, p. 541-542 (C.O.M.C.). De plus, la charge ultime incombe à la requérante, laquelle doit démontrer l’absence de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, en appliquant le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, on doit considérer l’ensemble des circonstances y compris celles expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de l’opposante NO FRILLS Design est intrinsèquement très faible. Les mots NO FRILLS sont très suggestifs, s’ils ne sont pas descriptifs, en liaison avec des marchandises ou services. Le dictionnaire Merriam-Webster Online définit « no-frills » de la façon suivante : [TRADUCTION] « offrant ou fournissant seulement l’essentiel : non élaboré ou luxueux, sans prétention ». Comme je l’ai déjà mentionné, l’opposante n’a pas prouvé un emploi faisant l’objet d’une licence dont elle peut tirer avantage. Qui plus est, toute tentative d’établir un emploi en liaison avec des services concernait l’emploi des mots NO FRILLS et non le dessin de la marque déposée. Aussi je ne peux que conclure que la marque NO FILLS Design n’est nullement devenue connue au Canada.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la marque de la requérante NO FRILLS est aussi intrinsèquement faible. Étant donné que la preuve avancée par l’affidavit de M. Beaulieu est mince pour ce qui est de la mesure dans laquelle la marque de la requérante a été employée, je dois conclure que cette marque aussi n’est nullement devenue connue au Canada.
La requérante a prouvé avoir employé sa marque depuis l’été 1992. L’opposante prétend qu’elle a employé sa marque depuis 1978. Toutefois, vu les failles dans la preuve de l’opposante, il m’est impossible de déterminer la date correspondant au premier emploi de la marque NO FRILLS Design par celle-ci. Aussi la durée d’emploi des marques joue en faveur de la requérante. Cependant, vu que l’emploi des marques mis en preuve est tout au plus minimal, ce facteur a une incidence réduite sinon nulle en l’espèce.
En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, les marchandises, les services et les commerces des parties sont complètement différents. La requérante dirige une entreprise de location de voitures et de camions alors que l’opposante gère des épiceries et vend des aliments de même que des produits non alimentaires généralement vendus dans des épiceries. L’opposante a tenté d’établir que des contrats de licence l’unissent à des entreprises connexes. Cependant, sa preuve n’étaye pas cette prétention. En outre, il s’avère que les entreprises connexes mentionnées par MM. Chenaux et Adams ne sont pas reliées à l’exploitation d’une entreprise de location de véhicules.
Pour ce qui est de l’alinéa 6(5)e), il appert que les marques des parties ont un degré élevé de ressemblance à tous les égards. En fait, à une différence près, à savoir un élément graphique mineur dans la marque de l’opposante, les deux marques s’avèrent identiques.
En appliquant le critère relatif à la confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Considérant les conclusions qui précèdent et considérant particulièrement la faiblesse inhérente des marques, l’absence de réputation bien établie quant à la marque de l’opposante et les différences importantes entre les marchandises, services et commerces des parties, j’arrive à la conclusion que la requérante s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et qui visait à prouver que sa marque ne crée pas de confusion avec la marque de l’opposante. Le second motif est par conséquent rejeté.
En ce qui a trait au troisième motif d’opposition, il incombait à l’opposante de prouver qu’elle a employé ou fait connaître ses deux marques ou l’une des deux avant la date de premier emploi revendiquée par la requérante. Comme je l’ai mentionné, le seul emploi des marques mis en preuve est celui de Sunfresh Limited et non de Loblaws Inc. Ainsi, pour ce qui est du troisième motif, l’opposante ne s’est pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait et, conséquemment, ce motif est rejeté.
En ce qui concerne le quatrième motif, la charge ultime de la preuve incombe à la requérante, laquelle doit démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses services des marchandises et services des autres propriétaires partout au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, la date pertinente à prendre en considération quant aux circonstances relatives à cette question est la date de production de l’opposition (le 27 octobre 1998) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.). Enfin, l’opposante doit s’acquitter de la charge de présentation visant à établir les allégations de fait touchant le caractère non distinctif de la marque.
L’opposante a limité son quatrième motif à l’allégation portant que la marque de la requérante ne se distingue pas de celles de l’opposante. Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’opposante n’a prouvé aucun emploi des marques pouvant lui bénéficier. Aussi, pour ce qui est du quatrième motif, l’opposante ne s’est-elle pas acquittée de la charge de présentation qui lui incombait et, conséquemment, ce motif est également rejeté.
Même si l’opposante avait pu prouver adéquatement les contrats de licence allégués, j’aurais probablement de toute façon penché en faveur de la requérante. En dépit de la présence importante et apparente des magasins NO FRILLS et des produits NO NAME (à tout le moins en Ontario), la faiblesse inhérente des marques en cause et les importantes différences quant au genre de marchandises, services et commerces des parties impose probablement de toute manière une décision écartant la confusion.
Considérant ce qui précède, en vertu du pouvoir qui m’est conféré au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition de l’opposante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 4 MAI 2004.
David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce