Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

DANS L’AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS

de Hope International Development Agency

aux demandes n^o 801413 et 801410 produites par

H.O.P.E. Helping Other People Everywhere,

Ottawa-Carleton Inc. en vue de l’enregistrement

des marques de commerces H.O.P.E et H.O.P.E

HELPING OTHER PEOPLE EVERYWHERE

& Dessin                                

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DEMANDE N^o 801413    H.O.P.E

Le 10 janvier 1996, H.O.P.E. Helping Other People Everywhere, Ottawa-Carleton Inc., a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce H.O.P.E. fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis au moins 1986 en liaison avec les marchandises suivantes :

vêtements, nommément chapeaux, polos de golf, chemises, tee-shirts, shorts, vestes; matériel de promotion, nommément brochures, affiches, prospectus, panneaux, dossiers de presse; épinglettes et macarons de fantaisie; ballons de volleyball; grosses tasses et verrerie; autocollants,

et fondée sur l’emploi de la marque au Canada depuis au moins 1982 en liaison avec les services suivants :

organisation, promotion et conduite d’activités et d’événements de collecte de fonds au profit d’organismes de bienfaisance.

La Section de l’examen du Bureau des marques de commerce s’est opposée à la demande au motif que la marque H.O.P.E. était une marque interdite au sens du sous­‑alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, lequel est rédigé comme suit :

9. (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[...]

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

[...]

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi. [Non en gras dans l’original.]

La Section de l’examen s’est fondée sur les marques officielles, illustrées ci­‑après, lesquelles sont, suivant les renseignements consignés par le registraire, adoptées et employées par Hope International Development Agency.

La requérante a répondu en faisant valoir, notamment, que (i) la marque visée par la demande [traduction] « est clairement et manifestement différente de chacune des marques citées, tant sur le plan du texte que sur le plan des caractéristiques graphiques », (ii) le terme HOPE est une composante présente dans plusieurs marques de commerce déposées et employées en liaison avec des activités de bienfaisance. Les observations de la requérante ont été acceptées et la demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du 26 septembre 2001 du Journal des marques de commerce. Le 5 novembre 2001, la demande en cause a fait l’objet d’une opposition de la part de Hope International Development Agency, la propriétaire des marques officielles susmentionnées. Le 11 décembre 2001, le registraire des marques de commerce a transmis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante conformément au paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre‑déclaration.

La preuve de l’opposante consiste en les affidavits de I. Jeannine Summers et Brian C. Cannon. La preuve de la requérante consiste en les affidavits de Cheryl Bowden, Shelley Jones et Karen Thompson. L’opposante a produit un deuxième affidavit souscrit par  I. Jeannine Summers à titre de contre‑preuve. Chacune des parties a produit un plaidoyer écrit et était représentée par un avocat compétent à l’audience.

Déclaration d’opposition

Le premier motif d’opposition, fondé sur l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, énonce que la demande ne précise pas les marchandises et services dans les termes ordinaires du commerce.

Le deuxième motif, fondé sur l’alinéa 30b) de la Loi, énonce que la requérante [traduction] « n’avait pas employé la marque de commerce comme il est allégué dans la demande, ou ne l’avait jamais employée, ou l’avait par la suite abandonnée ».

Le troisième motif, fondé sur l’alinéa 30i), énonce que la requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque H.O.P.E. visée par la demande compte tenu des marques officielles de l’opposante.

La quatrième motif, fondé sur l’alinéa 12(1)e) et le sous‑alinéa 9(1)n)(iii), énonce que la marque H.O.P.E. visée par la demande n’est pas enregistrable, car elle est interdite eu égard à la [traduction] « famille de marques officielles » de l’opposante, laquelle comprend les marques officielles précitées, les marques officielles HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY ainsi que la marque officielle illustrée ci­‑après :

Les lignes au‑dessus et au‑dessous de la composante CONCERN indiquent respectivement « Hope International Development Agency’s » [organisme de développement international Hope] et « A Paper for People who care about People » [Un magazine pour les personnes qui se soucient des autres].

Les cinquième et sixième motifs d’opposition, fondés sur l’article 16, énoncent que la requérante n’a pas le droit d’enregistrer la marque faisant l’objet de la demande, car, à la date de premier emploi de la marque, elle créait de la confusion avec les marques de commerce de l’opposante HOPE; HOPE INTERNATIONAL; HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY; HOPE FOR TODAY; HOPE-INTERNATIONAL.COM et avec le nom commercial de l’opposante HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, tous antérieurement employés au Canada en liaison avec des activités de financement au profit d’organismes de bienfaisance et d’activités connexes.

Les septième, huitième et neuvième motifs d’opposition énoncent que la marque H.O.P.E. visée par la demande n’est pas distinctive au sens de l’article 2, car (i) elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante des activités de financement au profit d’organismes de bienfaisance de l’opposante, (ii) elle est [traduction] « employée d’une manière qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 50 [...] » et (iii) elle n’a pas été employée dans le but de distinguer les marchandises de la requérante des marchandises et services d’autres propriétaires, respectivement.

À l’audience, l’avocat de l’opposante a précisé que sa cliente n’invoquerait pas les premier, cinquième, sixième et huitième motifs d’opposition.

La preuve de l’opposante

Brian Cannon

M. Cannon est membre du personnel de la société de l’opposante depuis 1982. En 1977, l’opposante a été constituée à titre de société sans but lucratif sous le nom Food for the Hungry/Canada et, en 1985, elle a changé son nom pour Hope International Development Agency. M. Cannon décrit l’opposante comme [traduction] « un organisme chrétien autonome qui travaille en collaboration avec d’autres organismes dans le domaine du développement du Tiers Monde afin d’aider les plus démunis à devenir autonomes ». L’opposante distribue de la nourriture aux démunis, soutient des projets de recherche et développement destinés à aider les démunis à devenir autonomes et sensibilise la population à l’importance du développement pour les pays du Tiers Monde. L’opposante est financée par des dons privés et institutionnels, par les gouvernements provinciaux du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta et par le gouvernement fédéral. M. Cannon confirme que l’opposante est propriétaire des marques officielles, des marques de commerce, des noms commerciaux et des noms de domaine invoqués dans la déclaration d’opposition. L’opposante désigne ses marques collectivement, et je ferai de même. Les projets de l’opposante sont conçus pour aider les pauvres en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique centrale et dans les Antilles en améliorant les soins de santé, le système d’éducation, la qualité de l’environnement, et en augmentant les revenus en milieu urbain.

Des rapports annuels portant une ou plusieurs des marques de l’opposante décrivent en détail les activités de l’opposante. L’opposante a également publié un magazine intitulé Concern (de 1986 à avril 1999), dont elle a ensuite changé le nom pour Hope for Today. Le magazine est envoyé à plus de 5 000 donateurs partout au Canada de deux à trois fois par année. Les publications portent toutes une ou plusieurs des marques de l’opposante. D’autres bulletins sont publiés au moins tous les mois et sont envoyés à environ 5 000 donateurs. Les bulletins portent tous une ou plusieurs des marques de l’opposante. L’opposante publie régulièrement des brochures liées au développement international. Environ 83 000 brochures intitulées notamment Resources; From Despair to Hope in Ethiopia; Building Blocks of Hope; Global Opportunities ont été distribuées partout au Canada. Les brochures portent toutes une ou plusieurs des marques de l’opposante.

À l’occasion, l’opposante fait en sorte d’inclure des encarts dans les publications d’autres organismes, notamment The United Church Observer, qui totalisent un tirage de plus de 700 000 exemplaires. Plusieurs autres publications, notamment des posters, des dépliants et des catalogues de Noël sont aussi distribués régulièrement. L’opposante recourt à la publicité pour solliciter des dons dans divers magazines à distribution importante au Canada. Elle organise plusieurs activités sociales de sensibilisation aux problèmes de développement international, lesquelles attirent environ 50 000 personnes par année. L’opposante a commencé à exploiter un site Web en novembre 1999 et, en novembre 2002, plus de 10 000 utilisateurs d’Internet le consultaient chaque année. Les dépenses relatives à la publicité dans les magazines et les journaux ainsi qu’à la sollicitation par lettre se chiffraient à 165 000 $ en 1985, diminuant graduellement à 74 000 $ en 2001, pour un montant total d’environ 2,1 millions de dollars. Les dépenses liées à la sensibilisation de la population au sujet du développement du Tiers Monde, y compris les dépenses liées à la publication du magazine Hope for Today, aux messages d’intérêt public, au matériel d’enseignement pour les écoles et au maintien d’un centre de ressources, totalisaient environ 179 000 $ par année pour la période comprise entre 1985 et 2001. L’opposante compte dix employés rémunérés et 250 bénévoles dans tout le Canada.

La plupart des dons remis à l’opposante proviennent d’un bassin de 25 000 donateurs publics partout au Canada, parmi lesquels comptent des particuliers, des entreprises et des églises. Des subventions provinciales, fédérales et institutionnelles sont également une autre source de dons. Les dons du public se chiffraient à environ 33 millions de dollars pour la période comprise entre 1985 et 2001, alors que les dons gouvernementaux et institutionnels totalisaient 131 millions de dollars pour la même période. Depuis 1985, l’opposante a remis aux donateurs plus de 100 000 reçus pour don de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu. Les pièces jointes à l’affidavit de M. Cannon comportent des exemplaires de magazines, de bulletins, de brochures et d’articles de papeterie utilisés par l’opposante. À la lecture des pièces, il appert que les marques les plus souvent employées par l’opposante sont les marques verbales HOPE; HOPE INTERNATIONAL; HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY et la marque mixte illustrée ci‑dessous : 

Il est à noter que les informations contenues dans le témoignage de M. Cannon concernant les statistiques relatives aux finances, à l’entreprise, à la publicité et à la distribution nationale des bulletins et concernant les détails relatifs au site Web ont été obtenues de tiers et sont inadmissibles puisqu’elles constituent du ouï‑dire.

Jeannine Summers

Mme Summers a entrepris plusieurs recherches en ligne sur Internet pour obtenir des renseignements concernant la date de constitution de la requérante. Est joint à son affidavit à titre de pièce D le profil d’une société qui semblerait être la requérante et qui démontre qu’elle a été constituée en Ontario le 3 août 1989.

LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

Karen Thompson

Mme Thompson a effectué une recherche dans la base de données des marques de commerce canadiennes [traduction] « dans le but de repérer des marques de commerce contenant le mot HOPE en liaison avec des activités de financement ou de bienfaisance qui font l’objet d’enregistrements ou de demandes d’enregistrement en attente ou admises ». Les résultats de sa recherche sont produits en liasse à titre de pièce A et représentent 123 appels de fichiers. Les résultats de la recherche comprennent, par exemple, les marques ANGEL OF HOPE;  BREATH OF HOPE; BUILDING HOMES BUILDING HOPE; CHILDHOPE; CYCLE OF HOPE;  FOUNTAIN OF HOPE; GREEN RIBBON OF HOPE; HELP FOR TODAY, HOPE FOR TOMORROW; HOPE & COPE; HOPE BEAR; MARATHON OF HOPE et GARDEN OF HOPE.

Shelley Jones

Mme Jones a mené des recherches en ligne sur Internet [traduction] « dans le but de repérer des exemples représentatifs de marques de commerce ou de noms commerciaux comprenant le mot “hope” en liaison avec des organismes de bienfaisance créés par des tiers ou des activités de financement organisées par des tiers [...] ». Les résultats de sa recherche sont joints à son affidavit à titre de pièce A et représentent environ 24 appels de fichiers. Il appert que plusieurs de tels tiers sont propriétaires des marques repérées par Mme Thompson lors de sa recherche.

Cheryl Bowden

Mme Bowden affirme que le tournoi de volleyball de plage, organisé par H.O.P.E. chaque année depuis au moins 1991, est une activité de bienfaisance de longue date qui est bien connue à Ottawa. Elle a effectué une recherche dans une base de données informatique afin de repérer des articles archivés du journal Ottawa Citizen faisant référence à l’historique de cette activité. Les articles corroborent le témoignage de Mme Bowden, mais, comme l’a souligné la requérante dans son plaidoyer écrit, le contenu des articles doit être considéré comme inadmissible puisqu’il constitue du ouï‑dire.

La contre‑preuve de l’opposante

Jeannine Summers

La contre‑preuve de Mme Summers atteste que plusieurs des marques, visées par une demande d’enregistrement, repérées par Mme Thompson ont fait l’objet d’opposition, ont été abandonnées volontairement ou ont été repoussées.

Le deuxième motif d’Opposition

L’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce exige qu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce contienne la date à partir de laquelle le requérant l’a employée en liaison avec les marchandises et services mentionnés dans la demande. Comme toujours, il incombe à la requérante de démontrer que sa demande satisfait à l’alinéa 30b).  Ainsi, elle doit démontrer que la date de premier emploi alléguée est exacte. La requérante peut alléguer une date de premier emploi postérieure à la date réelle, mais ne peut alléguer une date antérieure.

Conformément aux règles de preuve habituelles, il incombe à l’opposante d’établir les faits invoqués au soutien de son allégation portant que la date de premier emploi alléguée par la requérante est inexacte. L’imposition d’un fardeau de preuve à une partie concernant une question particulière signifie que, pour que cette question soit examinée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. Le fardeau de l’opposante quant à l’alinéa 30b) est cependant moins lourd que dans une instance ordinaire : voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 298 à 300 (C.F. 1^re inst.). L’existence du fardeau de preuve de la requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive une fois l’ensemble de la preuve produite, il faut rendre une décision qui lui est défavorable. La date pertinente pour examiner les circonstances entourant la question du non‑respect de l’alinéa 30b) est la date de production de la demande : voir Thomas J. Lipton Inc. c. Primo Foods Ltd. (1992), 44 C.P.R. (3d) 556, à la page 560 (C.O.M.C.); Georgia‑Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 468, à la page 475 (C.O.M.C.).

En l’espèce, l’opposante s’est fondée sur la pièce D du premier affidavit de Mme Summers pour s’acquitter de son fardeau de preuve. La pièce D consiste en une copie papier de pages provenant d’une base de données fournissant des renseignements commerciaux précis tirés de documents officiels de l’Ontario mis à la disposition du public. Le profil corporatif indique que la requérante a été constituée en personne morale le 3 août 1989, c’est‑à‑dire bien après les dates de premier emploi alléguées dans la demande en cause. Comme l’a souligné l’opposante, la demande ne contient aucune allégation au sujet d’un prédécesseur en titre ni aucune preuve de transfert de droits d’un prédécesseur en titre.

À l’audience, l’avocat de la requérante a fait valoir que la preuve démontre qu’un groupe d’amis et d’associés a employé initialement la marque H.O.P.E. visée par la demande, et que celle‑ci a ensuite été employée par l’entreprise de la requérante, qui était contrôlée par les mêmes personnes susmentionnées. L’avocat a prétendu que dans de telles circonstances, il serait inéquitable et injuste de permettre que l’alinéa 30b) prive la requérante d’un enregistrement. Toutefois, je soulignerais que la preuve de la requérante est trop incomplète pour me permettre d’en arriver à une conclusion précise concernant l’historique de l’emploi de la marque faisant l’objet de la demande. Même si j’acceptais l’historique de l’emploi invoqué par l’avocat, il est loin d’être évident que la marque a été employée ou qu’elle a été la propriété d’une entité juridique avant le 3 août 1989. 

Compte tenu de ce qui précède, je conviens avec l’opposante qu’elle s’est acquittée de son fardeau de mettre en cause les dates de premier emploi de la marque, et que la requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que sa demande satisfaisait à l’alinéa 30b). Par conséquent, le deuxième motif d’opposition est accueilli.

Quatrième motif d’opposition

Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, l’avocat de la requérante a souligné qu’une autorité publique doit (i) faire l’objet d’un niveau de contrôle gouvernemental important et (ii) exister pour le bienfait public. L’avocat a alors fait référence à l’affidavit de M. Cannon, où ce dernier affirme que l’opposante est [traduction] « un organisme autonome » qui travaille en collaboration avec d’autres organismes. L’avocat prétend que la partie (i) susmentionnée n’est pas respectée puisque l’opposante a admis qu’elle n’est pas soumise à un niveau de contrôle gouvernemental important. L’avocat conclut que l’opposante ne peut se fonder sur ses marques officielles puisqu’elle ne peut prétendre être une autorité publique.  Je ne suis pas d’accord.

Je ne considère pas la déclaration de M. Cannon portant que l’opposante est « un organisme autonome » comme une admission que l’opposante ne fait pas l’objet d’un niveau de contrôle gouvernemental important. En considérant son affidavit dans son ensemble, je comprends que M. Cannon voulait dire que l’opposante décide de façon autonome de la manière, de l’endroit et du moment pour poursuivre ses objectifs, au même sens qu’un PDG exploite ses activités de façon autonome, mais qui, au bout du compte, fait l’objet d’un contrôle par le conseil d’administration.

Comme il en a été question dans B. C. Hydro and Power Authority c. Gallagher Group Ltd. 31 C.P.R. (4th) 370, aux pages 377 et 378 (C.O.M.C.), le test à appliquer relativement au sous‑alinéa 9(1)n)(iii) vise à déterminer si la marque de la requérante est composée de la marque officielle, ou si la ressemblance entre les marques est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. Autrement dit, la question est de savoir si la marque de la requérante est identique, ou presque identique, à l’une ou l’autre des marques officielles de l’opposante. De plus, le test à appliquer est celui de la première impression et du souvenir imparfait, c’est‑à‑dire que la question à trancher est de savoir si une personne qui ne connaît qu’une seule marque et qui en garde un vague souvenir pourrait vraisemblablement, sous l’effet d’une première impression, se méprendre ou se tromper.

Dans l’analyse de la ressemblance entre les marques des parties, on peut prendre en compte les facteurs prévus à l’alinéa 6(5)e) de la Loi sur les marques de commerce, à savoir le degré de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cependant, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la nature des marchandises, des services ou du commerce liés aux marques des parties.

Il serait également important de noter que, dans Techniquip Limited c. Association olympique canadienne (1999), 3 C.P.R. (4th) 298 (C.A.F.); conf. (1998), 80 C.P.R. (3d) 225, à la page 233 (C.F. 1^re inst.), la Cour a conclu (à la page 304) qu’il était loisible à une partie de présenter une preuve concernant l’état du registre des marques de commerce et l’état du marché en vue de réduire les effets de toute présumée famille de marques officielles. À cet égard, les affidavits de Mmes Thompson et Jones produits par la requérante servent à diminuer de façon significative l’importance de la présumée famille de marques officielles de l’opposante, puisque le mot HOPE, à titre de composante de marques de commerce, n’est pas unique à l’opposante.

La question en l’espèce est de savoir si une personne qui connaît une ou plusieurs des marques officielles de l’opposante, mais qui en garde un vague souvenir, risquerait de confondre la marque H.O.P.E. visée par la demande avec la série de marques officielles de l’opposante. À cet égard, j’estime que le degré de ressemblance entre la marque H.O.P.E. visée par la demande et la série de marques officielles de l’opposante dans la présentation, le son ou les idées qu’elles suggèrent est élevé, puisque le mot HOPE est une composante importante des marques officielles de l’opposante.

Prenant en considération les effets atténuants des affidavits de Mmes Thompson et Jones, j’estime néanmoins que, selon la prépondérance des probabilités, le poids qu’il convient d’accorder à la conclusion portant que la ressemblance entre la marque visée par la demande et l’une des marques officielles de l’opposante est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre est le même qu’il convient d’accorder à la conclusion contraire. Puisqu’il incombe à la requérante de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, la ressemblance entre la marque faisant l’objet de la demande et l’une des marques officielles de la requérante est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre, je dois tirer une conclusion qui lui est défavorable. Par conséquent, le quatrième motif d’opposition est accueilli.

Puisque j’ai tranché en faveur de l’opposante à l’égard de deux motifs d’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs. Toutefois, compte tenu que (i) les marques de l’opposante ont acquis une certaine réputation à la date pertinente du 5 novembre 2001 (une fois la preuve par ouï‑dire de M. Cannon écartée), (ii) la requérante n’a pas prouvé que sa marque a acquis plus qu’une réputation minimale et (iii) les parties exercent toutes deux leurs activités dans le domaine des oeuvres de charité, il est probable que les motifs d’opposition énonçant l’absence de caractère distinctif aurait également été accueillis.  

DEMANDE N^o  801410     

La demande susmentionnée a également été produite le 10 janvier 1996 et couvre les mêmes marchandises et services que ceux énoncés dans la demande n^o 801413. Cependant, en l’espèce, la date alléguée à titre de date de premier emploi est le 31 décembre 1986 pour les marchandises et les services. La demande comporte un désistement du droit à l’usage exclusif du terme HELPING OTHER PEOPLE en dehors de la marque dans son ensemble.

 Les questions, la preuve et les points examinés sont essentiellement les mêmes que ceux de la demande n^o 801413. Toutefois, j’estime que la ressemblance entre la marque visée par la demande et la marque mixte de l’opposante, illustrées ci‑dessous, est plus grande sur le plan visuel (en raison de la caractéristique circulaire du dessin de la marque visée par la demande) et dans les idées qu’elles suggèrent (en raison des valeurs semblables qu’elles évoquent, soit de favoriser le [traduction] « développement international » et d’[traduction] « aider les autres partout dans le monde »).

Par conséquent, les mêmes conclusions que celles formulées dans la demande n^o 810413 s’appliquent en l’espèce. Ainsi, l’opposante a gain de cause grâce aux motifs d’opposition fondés sur le non‑respect de l’alinéa 30b) et sur le non‑respect du sous‑alinéa 9(1)n)(iii). 

DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, les demandes n^o 801413 et 801410 sont repoussées.

FAIT À GATINEAU (QUEBEC), LE 24 DÉCEMBRE 2008.

Myer Herzig

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau