Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de 1324555 Ontario Inc. à la demande d’enregistrement
n◦ 898,553 de la marque de commerce NORTHLAND
produite par Northland Products Company
Le 4 décembre 1999, la requérante, Northland Products Company, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce NORTHLAND en liaison avec les marchandises suivantes :
1) Antigel et liquides de refroidissement pour moteur; huiles de graissage, huiles pour moteurs, liquides hydrauliques, huiles à transmission et graisses lubrifiantes.
2) Antigel et liquides de refroidissement pour moteur.
3) Huiles de graissage, huiles pour moteurs, liquides hydrauliques, huiles à transmission et graisses lubrifiantes.
La demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises désignées en 1), sur l’emploi et l’enregistrement (n◦ 1754723) aux États-Unis en liaison avec les marchandises désignées en 2) et sur l’emploi et l’enregistrement (n◦ 1750966) aux États-Unis en liaison avec les marchandises désignées en 3). La demande d’enregistrement a été annoncée en vue de la procédure d’opposition le 1er août 2001.
L’opposante, 1324555 Ontario Inc. (555), a produit une déclaration d’opposition le 4 septembre 2001, dont elle a transmis une copie à la requérante le 18 septembre 2001. Selon le premier motif d’opposition, la demande d’enregistrement de la requérante ne satisfait pas aux dispositions de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d—employer au Canada la marque de commerce visée par la demande. Selon le deuxième motif d’opposition, la demande de la requérante ne remplit pas les conditions de l’alinéa 30e) de la Loi parce que la requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises désignées dans la demande.
Selon le troisième motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque visée par la demande en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, du fait qu’à la date de production de la demande, la marque visée par la demande créait de la confusion avec les marques de commerce NORTHLAND, NORTHLAND et dessin y afférent, NORTHLAND SALES et NORTHLAND SALES et dessin y afférent employées antérieurement au Canada par le prédécesseur en titre de l’opposante, 841712 Ontario Ltd. (712), en liaison avec divers produits automobiles, mécaniques, d’équipement et de première nécessité, notamment des lubrifiants, des produits de scellement, des agents de protection, de dégraissage et de nettoyage, ainsi qu’avec l’exploitation d’une entreprise faisant le commerce de ces marchandises.
Selon le quatrième motif d’opposition, la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu des paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, en raison de l’emploi antérieur du nom commercial Northland Sales au Canada fait par le prédécesseur en titre de l’opposante, 712. Selon le cinquième motif d’opposition, la marque de commerce faisant l’objet de la demande n’est pas distinctive parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial employés par l’opposante, 555.
La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. À titre de preuve, l’opposante a présenté un affidavit de Lynda Palmer et deux affidavits d’Eric T. Craig. M. Craig a été contre-interrogé au sujet de son premier affidavit et la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier de la procédure. À titre de preuve, la requérante a présenté les affidavits d’Eileen Castellano et de Claire Gordon. L’opposante a par la suite demandé et obtenu la permission , prévue au paragraphe 44(1) du Règlement sur les marques de commerce, de produire un troisième affidavit d’Eric T. Craig. M. Craig a été contre-interrogé au sujet de son troisième affidavit et la transcription du contre-interrogatoire ainsi que des réponses données aux engagements a été versée au dossier de la procédure. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue à laquelle les deux parties étaient représentées.
La preuve de l’opposante
Dans son affidavit, Mme Palmer fournit les résultats d’une recherche sur l’état du registre des marques de commerce qu’elle a menée sur les marques inscrites comportant le mot NORTHLAND ou les mots NORTH et LAND dans les classes internationales 1, 4, 7 et 12. Elle n’a trouvé que cinq enregistrements.
Dans son premier affidavit, M. Craig se présente comme le président de 555. Ses clients le connaissent sous le titre de directeur national des ventes d’une société connue sous la dénomination de Northland ou Northland Sales. En 1989, M. Craig a lancé une entreprise de distribution au Canada d’huiles spéciales, de lubrifiants, de pénétrants, de batteries d’automobiles et de motocyclettes, de testeurs de batteries et d’appareils de remplissage de batteries. Il a constitué l’entreprise en société par actions le 30 mai 1989 sous le numéro 712 et l’a identifiée sous le nom commercial de Northland Sales.
M. Craig déclare qu’au cours de la période allant de 1999 à 2001, il a restructuré le mode de fonctionnement de son entreprise Northland. Il a constitué la société par actions 555 le 6 juillet 1999 en vue de l’importation de marchandises provenant de fournisseurs des États-Unis et de la distribution et de la vente de ces produits dans l’ensemble du Canada. Il désigne l’entreprise exploitée depuis 1989 comme l’Entreprise Northland.
Depuis 1989, l’Entreprise Northland a distribué et vendu divers produits au Canada, notamment des huiles, des lubrifiants, des produits de scellement, des additifs pour essence, des colles, des protecteurs antirouille et anticorrosion et d’autres produits similaires. Ces produits ont toujours été étiquetés sous la marque de commerce NORTHLAND SALES et dessin y afférent (représentée ci-dessous) bien que Northland Sales, semble-t-il, était généralement identifiée comme le distributeur plutôt que comme le fabricant du produit.
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M. Craig décrit les divers circuits de distribution qu’utilise sa société, notamment les distributeurs-entrepositaires, les grandes surfaces, les quincailleries, les concessions du secteur du camionnage, les concessionnaires d’équipement agricole et les clients industriels. Parmi les clients de sa société, on peut mentionner, entre autres, Canadian Tire, Wal-Mart, Home Hardware, Rona, Réno-Dépôt, Mack Trucks, Acklands-Grainger, John Deere et Case New Holland.
Sont jointes à l’affidavit Craig à titre de pièce D des photocopies de factures établissant la vente de divers produits sous la marque de commerce et le nom commercial NORTHLAND SALES par 712 jusqu’au début de 2000 et par 555 à partir de là. Les ventes totales pour la période de 1989 à 2001 ont excédé 12,5 millions de dollars. Les dépenses de publicité de la période correspondante ont totalisé près de 1 million de dollars. La publicité a pris la forme de circulaires, d’articles promotionnels, d’annonces dans les revues et de présence dans les salons professionnels.
La requérante soutient que le premier affidavit Craig n’établit pas l’emploi antérieur des marques de commerce et du nom commercial de l’opposante par le prédécesseur en titre de l’opposante, 712. Elle fait également valoir que l’affidavit Craig n’établit pas que 712 est le prédécesseur en titre de 555 et que, par conséquent, l’opposante ne peut se prévaloir de l’emploi fait par 712 des marques de commerce et des noms commerciaux antérieurs à la date de production de la demande de la requérante. La requérante note aussi l’existence d’une troisième société à numéro (1439174 Ontario Ltd.) ayant la même adresse que celle de l’opposante. Cette société figure sur diverses factures (voir la partie 13 de la pièce D jointe au premier affidavit Craig et la pièce A jointe aux réponses du contre-interrogatoire de M. Craig relatif au troisième affidavit), bien que toutes ces factures soient datées de 2002, donc postérieures à la date pertinente la plus tardive relative à la présente opposition.
Quoique le premier affidavit Craig ne soit pas aussi riche en renseignements qu’on pourrait le souhaiter, une juste interprétation du document indique que M. Craig était l’âme dirigeante de 712 et de 555 et que l’Entreprise Northland a été exploitée de manière continue depuis 1989. Il est manifeste qu’il y a eu une restructuration vers la fin de 1999 et le début de 2000 qui s’est traduite par le transfert de 712 à 555 et il est raisonnable de déduire, selon la prépondérance de la preuve, que 555 est le successeur en titre des marques de commerce et du nom commercial NORTHLAND. Si la requérante entretenait des doutes sérieux sur la chaîne de titres de l’opposante, elle aurait facilement pu demander des éclaircissements au cours des deux contre-interrogatoires de M. Craig.
Pendant le contre-interrogatoire relatif au premier affidavit de M. Craig, on lui a demandé s’il connaissait diverses entreprises dont les dénominations contenaient le mot Northland. M. Craig a identifié un grand nombre de ces entreprises comme des clients de l’opposante ou a admis qu’il les connaissait. Toutefois, aucune d’elles ne semble avoir d’activité dans les mêmes branches commerciales que celles de la requérante et de l’opposante.
Le deuxième affidavit de M. Craig vise à produire en preuve une [traduction] « copie notariée » d’une cession de Craig Holdings Inc. à 555, datée du 30 mai 2002, des marques de commerce NORTHLAND SALES et dessin y afférent (demande n◦ 1,130,482) et NORTHLAND SEAL TITE (demande n◦ 1,132,276). Il n’est donné aucune explication sur le statut de Craig Holdings Inc. ni sur la raison justifiant la production en preuve de ce document.
Le troisième affidavit de M. Craig vise à clarifier des affirmations qu’il a faites au cours de son premier contre-interrogatoire. À ce moment, M. Craig n’était pas en mesure de préciser quelle proportion des ventes de sa société s’effectuait à l’extérieur du Canada. Dans son troisième affidavit, il déclare que selon sa meilleure estimation, moins de un pour cent des ventes totales de sa société sont réalisées à l’extérieur du pays. D’après les réponses aux engagements données lors du contre-interrogatoire de M. Craig sur son troisième affidavit, il n’y a pas eu de ventes à l’étranger avant 2002.
La preuve de la requérante
L’affidavit Castellano présente en preuve les résultats d’une recherche au registre des marques de commerce menée par Mme Castellano au sujet des marques NORTHLAND ou NORTH LAND pour des lubrifiants, des produits d’automobile ou le transport automobile. Cette recherche n’a produit que deux enregistrements, l’un pour des bicyclettes et l’autre pour des caravanes classiques et des maisons mobiles.
L’affidavit Gordon concerne les résultats de diverses recherches effectuées par Mme Gordon portant sur des noms commerciaux contenant le mot NORTHLAND ou les mots NORTH et LAND. Une recherche sur Internet dans YellowPages.ca a produit 29 occurrences, bien que la plupart semblent concerner des concessionnaires de véhicules automobiles ou de pièces automobiles. Une recherche sur Internet dans Canada411 a produit des centaines d’occurrences, mais aucune, semble-t-il, dans le secteur d’activité de la requérante et de l’opposante. Une recherche de dénominations d’entreprises dans NUANS a produit plus de mille occurrences, mais sans indication de la nature des commerces, le cas échéant. Enfin, Mme Gordon produit en preuve onze noms commerciaux spécifiques comportant le mot NORTHLAND, mais elle semblent toutes s’appliquer à des véhicules ou à des pièces de véhicules.
Les motifs d’opposition
Les deux premiers motifs d’opposition ne sont pas de véritables motifs. L’opposante s’est contentée de reproduire la formulation de deux paragraphes de la Loi sans aucune allégation de fait à l’appui. Par conséquent, les deux premiers motifs d’opposition sont rejetés.
S’agissant du troisième motif d’opposition, l’opposante a produit en preuve l’emploi de sa marque de commerce NORTHLAND SALES et de la version comportant un dessin de cette marque par son prédécesseur en titre, 712, antérieurement à la date de production de la demande de la requérante. Elle a aussi produit en preuve le non-abandon de ces marques à la date où la demande de la requérante a été annoncée.
Compte tenu de ce qui précède, il reste à se prononcer sur le troisième motif d’opposition en se fondant sur la question de la confusion entre la marque de la requérante et les marques de l’opposante. Comme l’exposent les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi, la date pertinente pour l’appréciation des circonstances relatives à la confusion est la date de production de la demande de la requérante. En outre, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir l’absence de risque raisonnable de confusion entre les marques visées. Enfin, dans l’application du critère relatif à la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont exposées spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi.
S’agissant de l’alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent du fait qu’elles ne donnent pas une description claire des marchandises respectives. Comme les deux marques évoquent d’une certaine façon le Canada, aucune ne peut être déclarée forte de manière inhérente. Le grand nombre de noms commerciaux établi en preuve par la requérante étayerait cette observation.
En l’absence d’éléments de preuve touchant la marque de la requérante, je dois conclure que cette marque n’était aucunement connue au Canada à la date de production de la demande de la requérante. Par contre, la marque de l’opposante avait été largement employée au Canada à ce moment par le prédécesseur en titre de l’opposante, 712, pour une vaste gamme de marchandises. Essentiellement, l’emploi de la marque NORTHLAND SALES avait été un emploi de marque de distributeur, qui a généralement moins de visibilité sur les étiquettes des marchandises vendues. Néanmoins, certaines marchandises avaient été vendues directement par 712. De plus, 712 avait annoncé la marque de commerce et le nom commercial NORTHLAND SALES. Par conséquent, je puis conclure que la marque NORTHLAND SALES était devenue connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente.
La période pendant laquelle les marques avaient été en usage joue en faveur de l’opposante. S’agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, il y a un chevauchement important entre les marchandises vendues par le prédécesseur en titre de l’opposante et les marchandises figurant à l’état déclaratif des marchandises de la requérante. L’entreprise 712 vendait des articles tels que des lubrifiants, des produits de scellement, des agents de protection et des antirouille qui sont semblables aux huiles, lubrifiants et graisses figurant dans la demande de la requérante. On peut présumer que les circuits commerciaux des parties devaient ou auraient pu se chevaucher, en particulier du fait de la diversité des circuits de distribution qu’utilisait 712 pour vendre ou distribuer ses produits.
S’agissant de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, il y a un degré élevé de ressemblance à tous égards entre les marques visées compte tenu de l’usage commun du mot NORTHLAND comme seul ou premier composant des marques de la requérante et de l’opposante.
La requérante a soutenu que l’importance de toute ressemblance entre les marques est atténuée par la preuve touchant l’état du registre de l’affidavit Castellano. La preuve que donne l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où l’on peut en déduire la situation du marché : en matière d’opposition, voir la décision Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 et la décision Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F.1re inst.). Il faut noter également l’arrêt Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.) qui appuie le principe qu’on ne peut déduire l’état du marché de la preuve tirée de l’état du registre que si l’on trouve au registre un grand nombre d’enregistrements pertinents.
Comme je l’ai fait remarquer, Mme Castellano a pu repérer seulement deux enregistrements de tiers concernant les marques de commerce NORTHLAND et les deux concernaient des marchandises sans relation avec les marchandises visées en l’espèce. Par conséquent, la preuve tirée de l’état du registre n’a pas d’effet.
Il y a des éléments de preuve importants qui établissent l’emploi du mot NORTHLAND comme composant de nombreux noms commerciaux d’entreprises au Canada. M. Craig lui-même a identifié deux douzaines de ces entreprises au cours de son premier contre-interrogatoire. Cependant, aucun élément de preuve n’établit que l’une ou l’autre de ces tiers est engagé dans le même genre d’entreprise que celui de la requérante et de l’opposante. Par conséquent, dans le meilleur des cas, la preuve fondée sur les tiers sert uniquement à souligner la faiblesse inhérente du mot NORTHLAND en général et est peu utile pour restreindre la protection due à la marque de l’opposante dans son genre de commerce.
Dans l’application du critère de la confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des mes conclusions ci-dessus, en particulier de la réputation associée à la marque NORTHLAND SALES et de la ressemblance entre les marques, les marchandises et les commerces des parties, je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d’établir que sa marque projetée ne crée pas de confusion avec les marques NORTHLAND SALES utilisées antérieurement à la date de production de la demande de la requérante. Par conséquent, le troisième motif d’opposition est accueilli.
S’agissant du quatrième motif d’opposition, l’opposante a établi l’emploi antérieur de son nom commercial Northland Sales par son prédécesseur en titre, 712, et le non-abandon de ce nom à la date de l’annonce de la demande de la requérante. Par conséquent, le quatrième motif d’opposition doit être jugé sur la question de la confusion, en fonction du critère établi au paragraphe 6(3)de la Loi. Pour la plupart, mes conclusions au sujet du troisième motif d’opposition s’appliquent aussi au quatrième motif, qui est donc accueilli.
S’agissant du cinquième motif d’opposition, la fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir que sa marque est susceptible de distinguer ou distingue effectivement ses marchandises et services de ceux d’autres personnes au Canada : voir la décision Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à cette question est la date de production de l’opposition (soit le 4 septembre 2001) : voir les arrêts Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, l’opposante doit assumer le fardeau de présentation et établir les allégations de faits à l’appui du motif d’opposition relatif au caractère non distinctif.
Le cinquième motif d’opposition repose fondamentalement sur la question de la confusion entre la marque NORTHLAND de la requérante et la marque et le nom NORTHLAND SALES de l’opposante. À vrai dire, l’argumentation de l’opposante est plus forte à l’égard de ce motif d’opposition du fait que la date pertinente est plus tardive et que la réputation associée à la marque de l’opposante est plus grande à cette date. En outre, tout emploi de la marque de l’opposante pendant la période précédant immédiatement la production de l’opposition par l’opposante se trouvait à éliminer toute incertitude potentielle au sujet de la qualité de 712 de prédécesseur en titre de l’opposante. Les marques créaient donc de la confusion au moment de la production de l’opposition et le cinquième motif est donc accueilli lui aussi.
Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement de la requérante.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 8 JANVIER 2007.
David J. Martin,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce