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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 79
Date de la
décision : 2014-04-10
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de 1471706 Ontario Inc., visant l'enregistrement no LMC717,956 de la marque de commerce MOMO DESIGN au nom de Momo Design s.r.l.
[1] Le 16 novembre 2011, à la demande de 1471706 Ontario Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à Momo Design s.r.l. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC717,956 de la marque de commerce MOMO DESIGN (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
[traduction]
MARCHANDISES : Savons pour le corps, produits de parfumerie, cosmétiques,
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, fard à joues, mascara,
rouge à lèvres, crayon à lèvres, poudre pour le visage, fond de teint en crème,
crème de nuit et de jour, crème pour le corps; huiles essentielles à usage
personnel, déodorants à usage personnel, shampooings; papier, carton et
marchandises faites de ces matières, nommément papier à en-tête, papier de
bureau, papier pour artiste, papier d'emballage, papier cadeau, papier imprimé,
papier absorbant, panneaux d'affichage publicitaire en papier ou en carton,
matériel publicitaire en papier, boîtes et caisses en papier ou en carton,
étuis et sacs d'emballage en papier, enveloppes, cartes professionnelles en
papier, serviettes en papier, serviettes de table et nappes en papier;
papiers-mouchoirs; imprimés, nommément étiquettes imprimées, étiquettes pour
bagages imprimées, invitations imprimées, cartes de souhaits imprimées,
matériel publicitaire imprimé, calendriers, cartes; livres sur le sport;
photographies; articles de bureau, nommément stylos et crayons, porte-stylos,
porte-crayons, gommes à effacer, carnets, agendas, carnets d'adresses,
reliures, coupe-papier, agrafeuses et chemises de classement; adhésifs pour le
bureau et la maison; accessoires de bureau (sauf mobilier), nommément
distributeurs de ruban adhésif, ensembles de bureau, dégrafeuses; aquariums
d'intérieur; sceaux, nommément sceaux pour enveloppes et matériel d'emballage,
cachets d'entreprise et timbres à cacheter; articles pour fumeurs, nommément
allume-cigares, allumettes de cire, allumettes; étuis à allumettes, à cigares,
à cigarettes et porte-allumettes, porte-cigares et porte-cigarettes non faits
de métal précieux, cendriers pour fumeurs non faits de métal précieux,
coupe-cigares; pipes et cure-pipes, machines de poche pour rouler des
cigarettes non faits de métal précieux.
SERVICES : Dessin industriel; conception de produits et d'emballages; création et étude de marque de commerce; étude et conception architecturale d'intérieurs de magasins et de lieux d'exposition; décoration intérieure; création d'habillages; ingénierie dans le domaine de l'industrialisation de marchandises et de la création de prototypes.
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services décrits dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
[4] En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 16 novembre 2008 au 16 novembre 2011.
[5] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[6] En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de Roberto Mayer, vice-président de l'Inscrivante, souscrit le 8 juin 2012 en Italie. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.
Preuve d'emploi
[7] Dans son affidavit, M. Mayer atteste que l'Inscrivante a vendu des [traduction] « agendas, reliures, étuis/porte-crayons, allume-cigares, étuis à cigares et porte-cigares non faits de métal précieux, carnets et chemises de classement » au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente. Il atteste que ces marchandises ont été vendues à divers clients au Canada par l'Inscrivante elle-même ou par son distributeur canadien, Grand Prix Import de Montréal, au Québec.
[8] Pour étayer ses dires, M. Mayer a joint les deux pièces suivantes à son affidavit :
• La pièce A consiste en des photographies qui, atteste M. Mayer, montrent un échantillonnage représentatif des produits susmentionnés vendus au Canada au cours de la période pertinente. Les photographies montrent des allume-cigares, des agendas, un porte-cigare et un étui à cigares, un étui à crayons et un carnet. Je souligne que certaines photographies sont de mauvaise qualité, mais je suis disposé à accepter, ainsi que l'atteste M. Mayer, que la Marque est apposée directement sur les produits.
• La pièce B consiste en une seule facture de trois pages datée du 14 septembre 2010 qui, atteste M. Mayer, est [traduction]« représentative du type de factures émises par [l'Inscrivante] à son distributeur canadien [Grand Prix Import] » au cours de la période pertinente en lien avec les ventes de produits arborant la Marque. Bien que les descriptions de produit soient rédigées en italien, des traductions anglaises sont écrites à la main au-dessus de certains articles « MOMODESIGN ». En plus de plusieurs autres produits qui ne figurent pas dans l'état déclaratif des marchandises, la facture comprend les articles [traduction] « étui à crayons », « étui à cigares » et « carnets de travail/cahiers d'exercices ».
[9] La facture est le seul document justificatif à se rapporter aux marchandises arborant la Marque vendues au Canada, bien que M. Mayer atteste que l'Inscrivante a également vendu des [traduction] « carnets, reliures, chemises de classement et agendas » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada par l'entremise de sa licenciée, Cartiere Paolo Pigna S.p.A.
[10] En particulier, M. Mayer ne fait aucune déclaration en ce qui concerne les volumes de ventes ou la valeur en dollars des ventes de l'une quelconque des marchandises au Canada pendant la période pertinente. La seule preuve de transfert, en dehors de la simple assertion de M. Mayer selon laquelle l'Inscrivante a vendu certaines des marchandises au Canada au cours de la période pertinente, est l'unique facture fournie comme pièce B. Bien que M. Mayer affirme que la facture est « représentative », il ne fournit aucune preuve de transfert réel dans la pratique normale du commerce en ce qui concerne les agendas, les reliures, les chemises de classement ou les allume-cigares.
[11] II est bien établi que de simples assertions d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.
[12] La preuve d'une seule vente peut être suffisante pour établir l'emploi d'une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, selon les circonstances entourant la transaction. Tel qu'il est indiqué dans Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst.), p. 293 :
[traduction]
La preuve d'une seule vente, en gros ou au détail, effectuée dans la pratique
normale du commerce peut suffire, dans la mesure où il s'agit d'une véritable
transaction commerciale et qu'elle n'est pas perçue comme ayant été fabriquée ou
conçue délibérément pour protéger l'enregistrement de la marque de commerce.
[13] Toutefois, dans Guido Berlucci & C Srl c. Brouilette Kosie (2007), 56 CPR (4th) 401 (CF), la Cour fédérale a déclaré ce qui suit au paragraphe 20 :
[traduction]
...si un propriétaire inscrit choisit de ne produire la preuve que d'une seule
vente, il joue avec le feu car il doit alors fournir suffisamment de
renseignements concernant le contexte dans lequel s'est déroulée la vente pour
éviter de susciter dans l'esprit du registraire ou de la Cour des doutes qui
pourraient jouer contre lui.
[14] En l'espèce, bien que M. Mayer affirme de façon répétitive que les marchandises mentionnées ont été vendues au Canada, soit par l'Inscrivante elle-même, soit par l'entremise de son distributeur ou de sa licenciée, il ne fournit aucun détail me permettant de conclure que le transfert des agendas, des reliures, des chemises de classement ou des allume-cigares a réellement eu lieu au Canada au cours de la période pertinente dans la pratique normale du commerce. Je n'entends pas par là que l'Inscrivante avait l'obligation de fournir des factures montrant des ventes de ces marchandises, mais, compte tenu du nombre limité de marchandises à l'égard desquelles l'Inscrivante allègue l'emploi, elle n'aurait pas péché par excès d'éléments de preuve en produisant de telles factures. En l'absence de factures, l'Inscrivante aurait dû être en mesure de produire, à l'égard de chacune de ces marchandises, une preuve concernant le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents afin de permettre au registraire de conclure que le transfert dans la pratique normale du commerce a réellement eu lieu au Canada. En l'absence de détails, les affirmations de M. Mayer constituent de simples assertions d'emploi, et non des déclarations de fait établissant l'emploi, du moins en ce qui concerne les « agendas », les « reliures », les « chemises de classement » et les « allume-cigares ».
[15] Dans l'état actuel des choses, on ignore s'il existe quelque fondement à l'assertion d'emploi de M. Mayer concernant les marchandises pour lesquelles aucune facture n'a été émise.
[16] De même, bien qu'il affirme que certaines marchandises ont également été vendues au Canada par l'entremise de la licenciée de l'Inscrivante, Cartiere Paolo Pigna S.p.A., M. Mayer ne fournit aucun détail indiquant que ces ventes ont réellement eu lieu. La seule preuve documentaire qu'il fournit est une page du catalogue de la licenciée, laquelle n'est pas suffisante en soi pour démontrer le transfert réel des marchandises arborant la Marque au cours de la période pertinente au Canada.
[17] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque uniquement en liaison avec des [traduction] « articles de bureau, nommément... porte-crayons... carnets » et [traduction] des « étuis... à cigares... porte-cigares... non faits de métal précieux » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[18] En ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, l'Inscrivante ne fournit ni preuve d'emploi ni preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque. L'enregistrement sera donc modifié en conséquence.
Circonstances spéciales
[19] Pour ce qui est des autres marchandises, l'Inscrivante soutient qu'il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi. En règle générale, la question de savoir s'il existait des circonstances spéciales repose sur l'examen de trois critères : le premier est la durée de la période pendant laquelle la marque n'a pas été employée, le deuxième consiste à déterminer si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit, et le troisième, à déterminer s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à court terme [tel qu'il a été établi dans Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].
[20] La Cour d'appel fédérale a apporté des précisions quant à l'interprétation du deuxième critère, à savoir que ce critère doit obligatoirement être rempli pour que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la marque [Smart & Biggar c. Scott Paper Ltd (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)]. En d'autres termes, les deux autres critères sont pertinents, mais ils ne sauraient à eux seuls constituer des circonstances spéciales. Enfin, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée par la preuve [voir Arrowhead Spring Water Ltd c. Arrowhead Water Corp, (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst.); NTD Apparel Inc c. Ryan (2003), 27 CPR (4th) 73 (CF 1re inst.)].
Durée du défaut d'emploi
[21] En règle générale, lorsque la date du dernier emploi n'est pas fournie ou est inapplicable comme en l'espèce, le registraire considère la date de l'enregistrement comme la date pertinente aux fins de la détermination de la durée du défaut d'emploi [voir Clark, Woods c. Canaglobe International Inc (1992), 47 CPR (3d) 122 (COMC); Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath (2010), 82 CPR (4th) 77 (COMC)]. En l'espèce, la Marque a été enregistrée le 4 juillet 2008 (sur la base d'une revendication d'emploi et d'enregistrement à l'étranger au titre de l'article 16(2) de la Loi), alors que l'avis prévu à l'article 45 a été donné le 16 novembre 2011, soit un peu plus de trois ans après la date de l'enregistrement.
Raisons du défaut d'emploi
[22] Quant à la question de savoir si les raisons du défaut d'emploi étaient indépendantes de la volonté de l'Inscrivante, M. Mayer atteste que depuis l'enregistrement de la Marque, l'Inscrivante [traduction] « a activement poursuivi ses efforts pour trouver un distributeur/licencié au Canada en vue de vendre les autres [marchandises visées par l'enregistrement], mais en vain. Cette situation est attribuable à une sursaturation du marché canadien et, plus récemment, à un ralentissement économique sur le marché canadien. »
[23] Je souligne cependant que des conditions de marché difficiles ou défavorables ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [voir Harris Knitting, précité; Rogers, Bereskin & Parr c. le Registraire des marques de commerce (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1re inst.); Lander Co Canada Ltd c. Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1re inst.)]. De même, dans des cas où le propriétaire inscrit n'avait pas l'intention d'abandonner sa marque au Canada, mais n'avait reçu aucune commande de clients canadiens au cours de la période pertinente, il a été déterminé qu'une telle situation n'était pas, en soi, suffisante pour maintenir l'enregistrement [voir Garrett c. Langguth Cosmetic GMBH (1991), 39 CPR (3d) 572 (COMC)].
[24] En tout état de cause, en l'absence de détails concernant les efforts infructueux de l'Inscrivante pour trouver un distributeur/licencié au Canada au cours de la période pertinente, je ne suis pas en mesure de déterminer si les raisons mentionnées par M. Mayer étaient indépendantes ou non de la volonté de l'Inscrivante.
[25] M. Mayer a fourni une preuve de l'existence de deux accords de licence « mondiaux » que l'Inscrivante a conclus en juin 2011. Le premier accord a été conclu avec une société italienne, Extraordinary Fragrance s.r.l., et vise une gamme de parfums, de déodorants et de lotions pour le corps. Le deuxième accord a été conclu avec une autre société italienne, Delta s.r.l., et vise une gamme d'instruments d'écriture. Il atteste que, dans les deux cas, les ventes ont débuté, soit en Italie soit aux États-Unis, et que [traduction] « un lancement est attendu prochainement au Canada ». Toutefois, là encore, en l'absence de plus amples détails, cela indiquerait en fait que l'Inscrivante et/ou ses licenciées ont pris la décision volontaire de donner la priorité à d'autres marchés avant le Canada.
Intention sérieuse de reprendre l'emploi
[26] De même, en ce qui concerne le troisième critère, on ignore combien de temps encore durera le défaut d'emploi. M. Mayer atteste simplement que l'Inscrivante a [traduction] « tenté de trouver un distributeur/licencié pour les autres marchandises… en communiquant avec divers distributeurs et licenciés au Canada et en Italie et en surveillant constamment la viabilité du marché canadien ».
[27] Cependant, mis à part le « prochainement » évoqué en lien avec les deux accords de licence susmentionnés, M. Mayer ne fournit aucun autre détail ou indication quant au moment où l'emploi de la Marque devrait débuter au Canada en liaison avec les autres marchandises.
[28] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l'Inscrivante a établi l'existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque au cours de la période pertinente.
Décision
[29] En conséquence, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier les services et toutes les marchandises à l'exception des [traduction] « porte-crayons », « carnets » et « étuis à cigares et porte-cigares ».
[30] L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit [traduction] : « Articles de bureau, nommément porte-crayons, carnets; étuis à cigares et porte-cigares non faits de métal précieux ».
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.