Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

                                                        

 

Le 19 novembre 2002, Mark A. Koch a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ROTOMOTION, qui a reçu le numéro 1,159,457. La demande est fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada en liaison avec des équipements de perceuse, des équipements pour perceuse, des porte-embouts et des perceuses.

 

La demande a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 1^er octobre 2003 aux fins d’opposition.  

 

Le 20 novembre 2003, Alltemp Products Company Limited (l’« opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration réfutant les allégations de l’opposante.

 

Le 19 mai 2004, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a enregistré une cession de la demande nº 1,159,457 en faveur de Bit Holder Inc. Le terme « requérante » sera utilisé pour désigner soit le requérant initial, Mark A. Koch, ou la requérante actuelle, Bit Holder Inc., selon le moment auquel on renvoie.

 

La preuve de l’opposante suivant l’art. 41 du Règlement sur les marques de commerce (1996) consiste en l’affidavit de James R. K. MacKenzie.

 

La preuve de la requérante suivant l’art. 42 du Règlement sur les marques de commerce (1996) consiste en les affidavits de Fern Beauchamp et Penny Fede. L’opposante a obtenu une ordonnance visant le contre-interrogatoire de M. Beauchamp sur son affidavit; une copie de la transcription du contre-interrogatoire, ainsi que les pièces jointes et les réponses données aux engagements font partie du dossier.

 

Par lettre datée du 7 novembre 2005, l’opposante a obtenu l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition. 

 

Comme preuve suivant l’art. 43 du Règlement des marques de commerce (1996), l’opposante a produit un deuxième affidavit de M. MacKenzie.

 

Chaque partie a déposé des observations écrites, mais aucune n’a demandé la tenue d’une audience.  

 

Fardeau de la preuve

Il incombe à la requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande   est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »). Toutefois, l’opposante doit s’acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on puisse raisonnablement conclure à la véracité des faits présumés à l’appui de chacun des motifs d’opposition. [Voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.) à la page 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).]

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

L’opposante a fait valoir que la marque de la requérante n’est pas enregistrable aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi puisque la marque crée de la confusion avec sa marque ROTOM MOTORS déposée au Canada sous le nº LMC253,124. Toutefois, elle a retiré ce motif d’opposition dans ses observations écrites, probablement parce que l’enregistrement n^o LMC253,124 a été radié le 24 décembre 2004 pour défaut d’emploi [voir pièce « B », affidavit de M^me Fede].

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a)

En ce qui concerne ce motif d’opposition, il incombe à l’opposante de s’acquitter de son fardeau initial de prouver l’emploi antérieur à la date de dépôt de la demande de la requérante et le non-abandon de sa marque à la date de l’annonce de la demande de la requérante [art. 16].

 

Monsieur MacKenzie, secrétaire de l’opposante, atteste que celle-ci est un fabricant et un distributeur de moteurs, d’accessoires et de pièces connexes. Il fournit des pages datées du 14 juillet 2007, provenant du site Internet de l’opposante, et semblant indiquer que celle-ci associe la marque ALLTEMP à ses composants de réfrigération et de climatisation, ses composants de chauffage, ses pièces électriques et à ses outils d’entretien, et la marque ROTOM à ses moteurs électriques et accessoires. Cependant, M. MacKenzie indique que l’opposante a mis en marché une grande variété de moteurs électriques et divers composants destinés aux industries de la réfrigération, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des appareils électroménagers, de la plomberie et de l’électricité en liaison avec les marques ROTOM, ROTOM MOTORS et ROTOM MOTION depuis au moins février 1980.

 

M. MacKenzie fournit des copies des catalogues ROTOM de l’opposante pour les années 1981, 1984, 1989, 1995, 1996, 1998, 2003 et 2004. Chacun de ces catalogues semblent afficher la marque ROTOM sur toutes les pages. Il souligne que depuis 1980, tous les moteurs électriques et les composants ROTOM vendus au Canada portent les marques ROTOM et ROTOM MOTORS. Comme pièce « F », il fournit [traduction] « diverses plaques et étiquettes apposées sur les produits, ainsi que divers emballages, illustrant la façon dont les marques de commerce ROTOM et ROTOM MOTORS ont historiquement été employées et sont actuellement employées au Canada en liaison avec des moteurs électriques et les composants des moteurs ». Certains des articles de la pièce « F » affichent la marque ROTOM simplement et d’autres affichent aussi les mots MOTORS/MOTEURS en caractères beaucoup plus petits dessous la marque. On peut se demander si cela correspond à un emploi de la marque ROTOM MOTORS, mais il ne m’est pas nécessaire de trancher pour la simple et bonne raison qu’il m’est impossible de savoir à partir de la preuve quelles marchandises étaient associées à quelles étiquettes, ou à quel moment. Par conséquent, je suis seulement prête à accepter que les étiquettes affichant la marque ROTOM étaient associées aux moteurs électriques et aux composants de l’opposante au fil des années.

 

Comme il n’y a pas d’indication claire montrant que l’opposante a utilisé ROTOM MOTORS à titre de marque de commerce au Canada avant le 19 novembre 2002, le motif fondé sur l’al. 16(3)a) ne peut  être retenu sur le fondement de cette marque.

 

Aussi, comme il n’existe aucune preuve d’emploi de ROTOM MOTION, et ce, à aucun moment, le motif fondé sur l’al.16(3)a) ne peut être retenu sur le fondement de cette marque. (Je note que l’opposante ne fait aucune allusion à ROTOM MOTION lorsque, dans ses observations, elle analyse le motif fondé sur l’art. 16.) 

 

Reste donc la marque ROTOM. Afin de s’acquitter de son fardeau initial, l’opposante doit prouver l’emploi de la marque conformément à l’art. 4 de la Loi, à partir de la date pertinente. Les passages de l’art. 4 qui nous intéressent sont reproduits ci-dessous :

   4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

…

       (3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 

La question est donc de savoir si l’opposante a « prouvé » les ventes de ses marchandises portant la marque ROTOM avant le 19 novembre 2002. Le 15 juillet 2004, M. MacKenzie a affirmé que les ventes de moteurs électriques et de leurs composants portant la marque ROTOM au Canada au cours des 24 dernières années ont dépassé les 140 millions de dollars. Bien qu’il semble peu probable que toutes ces ventes aient été effectuées en deux ans, il ne ressort pas clairement que certaines d’entre elles datent d’avant le 19 novembre 2002. La pièce « G » constitue la seule autre preuve concernant les ventes au Canada et il s’agit [traduction] « [d’]une liste des détaillants incluant Home Depot, Home Hardware et Sears, décrivant leurs achats de produits portant la marque ROTOM d’Alltemp au cours des trois dernières années ». Même si ce n’était pas évident, j’ai conclu que cette liste indique qu’il y a eu au moins quelques ventes de moteurs de chaufferettes (pièce nº O6-R212) portant la marque ROTOM à Home Depot dans le deuxième trimestre de 2002. Par conséquent, je conclus que l’opposante s’est acquittée de son fardeau initial relativement au motif fondé sur l’al. 16(3)a) pour ce qui est de la marque ROTOM.

 

Le critère de confusion

Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Pour appliquer le critère de la confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, notamment : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle chaque marque de commerce ou nom commercial a été en usage;  c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Ces facteurs ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids.

 

La Cour suprême du Canada a décrit la méthode appropriée pour apprécier les circonstances à prendre en compte afin de déterminer si deux marques de commerce portent à confusion dans les décisions Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824. À la lumière de ces principes généraux, j’évaluerai maintenant toutes les circonstances de l’espèce. 

 

al. 6(5)a) – caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle chaque marque de commerce est devenue connue

Chacune des marques constitue un mot inventé, mais la marque de la requérante suggère les mots  « rotary motion » (mouvement de rotation).

 

La marque ROTOM de l’opposante est le mot « motor » à l’envers. Toutefois, je suis d’accord avec l’opposante que le consommateur ordinaire n’en serait pas conscient.

 

La force d’une marque de commerce peut s’accroître si elle devient connue grâce à la promotion ou à l’emploi. Je peux seulement conclure que, à partir de la date pertinente du 19 novembre 2002,  la marque de l’opposante était davantage connue que la marque projetée de la requérante. Toutefois, comme les détails des ventes et de la publicité de l’opposante n’ont pas été ventilés à ce jour, je ne peux évaluer dans quelle mesure la marque de l’opposante était devenue connue en date du 19 novembre 2002.

 

al. 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

L’opposante revendique l’emploi de sa marque depuis au moins février 1980, alors que la requérante revendique l’emploi depuis au moins avril 2003, c’est-à-dire après la date pertinente pour l’examen de ce motif. 

 

al. 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

L’opposante fabrique et distribue des moteurs, des accessoires et des pièces connexes destinés aux industries de la réfrigération, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, des appareils électroménagers, de la plomberie et de l’électricité. Elle offre ses produits et ses pièces aux équipementiers, aux grossistes et aux détaillants.

 

La requérante fabrique des équipements de perceuses, des équipements pour perceuses, des porte-embouts et des perceuses, qu’elle distribue en gros.

 

Chacune des parties compte Home Hardware parmi ses clients.

 

al. 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent 

Le principe selon lequel la première partie d’une marque de commerce est l’élément le plus pertinent au regard du caractère distinctif est bien établi. [Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^re inst.)]

 

Je suis d’accord avec la requérante que les deux premières syllabes de sa marque sont ROTO, et non ROTOM comme le prétend l’opposante, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que le mot commun et distinct MOTION ne serait pas reconnu et prononcé ainsi par le consommateur ordinaire en présence de la marque ROTOMOTION.

 

Visuellement et oralement, ROTOM et ROTOMOTION se distinguent par leur longueur. Dans les idées suggérées, il est possible de croire à première vue que ROTOM ne constitue qu’un mot inventé, alors que ROTOMOTION suggère un mouvement de rotation.

 

Autres circonstances de l’espèce

i) situation du marché

Madame Fede, secrétaire juridique, a effectué une recherche dans la base de données sur les marques de commerce canadiennes afin de trouver des marques commençant par ROTO et elle a réussi à trouver les marques déposées suivantes :

1. ROTO BRUSH, appartenant à Roto Brush Ltd., et s’appliquant aux brosses rotatives pour outils électriques
2. ROTOR TOOL, appartenant à The Rotor Tool Company, et s’appliquant aux outils de montage pneumatiques, à main et portatifs, aux outils d’extraction métalliques, aux meuleuses électriques à vitesse élevée et aux outils de fixation de fils
3. ROTOTILT, appartenant à Indexator AB, et s’appliquant aux machines d’excavation, nommément rétrocaveuses et excavatrices, convoyeurs-élévateurs mobiles, grues à grappin et grues pour soulever et hisser; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, en particulier, moteurs hydrauliques rotatifs et de basculement, dispositifs appelés rotateurs
4. ROTO-FINISH, appartenant à Roto-Finish Company, Inc., et s’appliquant aux agrégats comprenant des fragments de roches broyées utilisés dans des tambours (tumbling barrels) à des fins de polissage … dispositifs d’ébavurage, de nettoyage, de détartrage, de brunissage, de finition et de polissage; aux moteurs électriques et aux compositions et composés chimiques à utiliser pour, ou en rapport avec, l’ébavurage, le nettoyage, le détartrage, le brunissage, la finition et le polissage
5. ROTO-KING, appartenant à Viking Pump, Inc., et s’appliquant à une structure de pompe rotative pouvant être utilisée comme pompe à liquide ou moteur hydraulique, et aux pièces de cette structure
6. ROTARY, appartenant à John Crane Sealol Inc., et s’appliquant aux joints mécaniques utilisés dans les pompes des climatiseurs des véhicules automobiles et dans les pompes des véhicules à chenilles; aux joints mécaniques des pompes de l’industrie de la transformation chimique
7. ROTO-SIEVE, appartenant à Roto-Sieve Filter AB, et s’appliquant aux séparateurs ainsi qu’aux accessoires et pièces adaptés pour séparateurs, nommément, moteurs, pompes, équipements de transport, embrayages et courroies de transmission, toutes ces marchandises utilisées dans des usines de purification et des usines de papier; équipements et appareils pour essorage industriel, spécialement pour l’essorage des boues, nommément presses, filtres et crépines
8. ROTO-CYCLE, appartenant à Roto-Finish Company, Inc., et s’appliquant aux produits chimiques de traitement des eaux usées pour usage industriel; aux composés de finition et de lavage pour fins d’ébavurage, de nettoyage, de dégraissage, de polissage, de détartrage et de brunissage des métaux, des systèmes de traitement des eaux usées…
9. ROTO-MAX, appartenant à Roto-Finish Company, Inc., et s’appliquant aux dispositifs rotatifs à cuve pour fins d’ébavurage, de nettoyage, de détartrage, de brunissage, de finition et de polissage ainsi qu’aux pièces et aux moteurs électriques de ces dispositifs
10. ROTO-MAX, appartenant à Rotobec Inc., et s’appliquant aux rotors pour fixation de manutention de matériaux
11. ROTO-PRIME, appartenant à Gorman-Rupp Company, et s’appliquant aux pompes de transfert de fluides
12. ROTO-JET, appartenant à Envirotech Pumpsystems, Inc., et s’appliquant aux pompes hydrauliques, en particulier aux pompes de type pitot
13. ROTO-MATIC, appartenant à Electrolux Home Care Products Ltd., et s’appliquant aux aspirateurs, à leurs pièces et à leurs dispositifs de fixation
14. ROTOMATIC & Dessin, appartenant à Nevco Scoreboard Company ULC, et s’appliquant aux tableaux de pointage, aux affichages de centre de message, aux horloges numériques, aux lettres Zip-Change
15. ROTOMETRICS, appartenant à Roto-Die Company, Inc., et s’appliquant aux matrices à découper, engrenages mécaniques, outils et machines de découpage à l’emporte-pièce à applications spéciales mûs par moteur, rouleaux gaufreurs et planches pour machines…
16. THE ROTOMETRICS GROUP, appartenant à Roto-Die Company, Inc., et s’appliquant aux outils et matrices pour l’industrie de la conversion (imprimerie et emballage)
17. ROTOZIP, appartenant à Credo Technology Corporation, et s’appliquant aux outils de coupe actionnés par moteur et pièces connexes; équipements d’outils électriques
18. ROTO-MAJIC, appartenant à Robert McKill, et s’appliquant à un outil de jardinage pour cultiver, mélanger, pailler, arracher les mauvaises herbes, faire des trous pour planter des bulbes et des jeunes pousses, lorsqu’il est fixé à une perceuse électrique
19. ROTAMOLE, appartenant à British Gas PLC, et s’appliquant aux appareils pour l’installation de tuyaux, câbles, conduites et éléments creux allongés souterrains…
20. ROTO-MIX, appartenant à Roto-Mix, Inc., et s’appliquant aux mélangeurs d’aliments

 

De plus, madame Fede a dit avoir acheté des taillants ROTOZIP dans un magasin Home Hardware.

 

Les éléments de preuve relatifs à l’état du registre ne sont pertinents que dans la mesure où une personne peut en tirer des inférences sur la situation du marché, et ces conclusions ne peuvent être tirées que s’il ressort un grand nombre d’enregistrements pertinents. [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1^re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)]

 

Vingt marques constituent un nombre suffisamment important pour tirer certaines conclusions sur la situation du marché, mais la question est de savoir lesquelles tirer à partir des marques repérées. Je conclus que les résultats de la recherche permettent de dire que les marques commençant par ROTO sont courantes sur le marché, et ce, en liaison avec divers genres de machinerie et d’outils.

 

Avant de poursuivre, je rappelle que M. Beauchamp a affirmé qu’en plus de vendre les marchandises ROTOMOTION, les magasins Home Hardware vendent la série d’outils ROTOZIP et les outils de jardinage ROTO-MAJIC.

 

conclusion relativement à la probabilité de confusion 

Tel qu’indiqué au paragraphe 33 de l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin (précité), « [l]e paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée “que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale”, mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont susceptibles de le faire dans un cas particulier ». Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la requérante s’est acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques est peu probable. Il en est ainsi principalement à cause des différences entre les marchandises des parties, de la situation du marché, ainsi que des différences entre les marques. L’opposante n’est pas propriétaire d’une famille de marques commençant par ROTOM ou ROTO; la preuve au sujet de l’état du registre démontre plutôt que plusieurs autres parties emploient des marques similaires en liaison avec des produits quelque peu semblables aux marchandises de l’opposante portant la marque ROTOM. Dans les circonstances, j’estime que les différences entre ROTOM et ROTOMOTION sont suffisantes pour rendre la confusion improbable, en particulier parce que les marchandises en liaison avec lesquelles ces marques sont employées ne se chevauchent pas. Le fait que les marchandises des deux parties peuvent être vendues dans les magasins Home Hardware n’est pas déterminant en ce qui concerne la question de la probabilité de confusion, et ce, pour plusieurs raisons : les quincailleries vendent une grande variété de marchandises, il n’y a aucune preuve que les marchandises des deux parties seraient vendues tout près les unes des autres à l’intérieur de ces magasins et il a été démontré que Home Hardware vend aussi des marchandises de tiers associées à des marques commençant par ROTO. 

 

Le motif fondé sur l’alinéa 16(3)a) est par conséquent rejeté.

 

Motifs d’opposition fondé sur le caractère distinctif

Il existe deux motifs d’opposition fondés sur le caractère distinctif. 

 

D’abord, l’opposante a soutenu que la marque n’est pas distinctive et n’est pas apte à distinguer les marchandises de la requérante de celles de l’opposante.

 

Ensuite, l’opposante a fait valoir que la marque n’est pas distinctive, en ce qu’elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par Bit Holder Inc. des marchandises de Mark A. Koch.

 

Ce motif a été ajouté après que la requérante ait procédé au contre-interrogatoire de M. Beauchamp. Jusqu’au 26 novembre 2004, ce dernier était administrateur et président de Bit Holder Inc. Le contre-interrogatoire dont il a fait l’objet s’est révélé assez particulier du fait que l’avocat et agent de marques de commerce représentant Bit Holder Inc. est M. Koch, qui était propriétaire au moment de la demande en litige. De plus, M. Beauchamp (qui était toujours actionnaire de Bit Holder Inc. au moment du contre-interrogatoire) a déclaré que les renseignements qu’il détient sur les activités de Bit Holder Inc. depuis le 26 novembre 2004 proviennent de M. Koch, maintenant président de Bit Holder Inc. [Questions 7-9]

 

M. Beauchamp, qui, semble-t-il, est l’inventeur des produits mis en marché par la requérante,

ne connaissait pas bien les aspects juridiques touchant la propriété de la marque, etc. Le contre-interrogatoire a donc été assez discontinu, puisque M. Koch intervenait fréquemment pour lui expliquer certains points ou lui rafraîchir la mémoire. Malgré plusieurs déclarations inexactes de M. Beauchamp ayant nécessité des corrections, le contre-interrogatoire dans son ensemble me permet d’interpréter les faits de la façon suivante.

 

M. Koch et M. Beauchamp étaient associés depuis le 19 novembre 2002. Ils avaient constitué Bit Holder Inc. avant cette date, mais comme à l’époque ils ne savaient qui désigner comme titulaire des droits de propriété intellectuelle, ils avaient convenu que M. Koch déposerait une demande en son nom pour la marque ROTOMOTION. Il a toujours été entendu que l’entreprise ou l’entité qui commercialiserait les inventions de M. Beauchamp aurait le droit d’employer la marque sous le contrôle et la direction de M. Koch. Par conséquent, une licence verbale accordée à Bit Holder Inc. par M. Koch était en vigueur à partir du 19 novembre 2002 jusqu’à ce que les droits afférents à la marque soient cédés à Bit Holder Inc., le 2 avril 2004. Entre-temps, M. Koch, qui était administrateur de Bit Holder Inc., exerçait un contrôle sur les marchandises faisant l’objet de la licence et portant la marque ROTOMOTION en supervisant la qualité technique des marchandises et de leur emballage. Il semble que la cession ait eu lieu pour protéger les associés de toute responsabilité légale éventuelle. À la suite de la cession, M. Koch a continué de vérifier la qualité des marchandises portant la marque ROTOMOTION en sa qualité d’administrateur de Bit Holder Inc.

 

Afin de s’acquitter du fardeau qui lui incombe à l’égard de ce deuxième motif fondé sur le caractère distinctif, l’opposante doit établir qu’au dépôt de la déclaration d’opposition, ROTOMOTION était devenue suffisamment connue comme marque appartenant à Bit Holder Inc. qu’elle a fait disparaître le caractère distinctif de la marque de M. Koch (qui était propriétaire le 20 novembre 2003).

 

Au paragraphe 2 de son affidavit,  M. Beauchamp a affirmé que [traduction] « Bit Holder Inc. utilise la marque ROTOMOTION au Canada en liaison avec des équipements de perceuses, des équipements pour perceuses, des porte-embouts et des perceuses depuis au moins avril 2003. » L’emballage fourni indique que le produit est fabriqué par Bit Holder Inc. Bien que la marque ROTOMOTION soit suivie du signe ^CM, il n’y a aucun avis concernant la propriété de la marque et aucune référence à M. Koch sur l’emballage.

 

D’une part, j’aimerais souligner que les acheteurs n’ont pas à connaître la source d’un produit  portant la marque pour que celle-ci soit distinctive. Il est plutôt important que les acheteurs n’associent pas plusieurs sources aux marchandises portant la marque. D’autre part, il n’est pas nécessaire que le nom du propriétaire de la marque apparaisse sur l’emballage ou qu’un licencié soit identifié en tant que tel. Ces renseignements ne sont nécessaires que si l’on veut se prévaloir du paragraphe 50(2) de la Loi, mais la présente requérante ne l’invoque pas. Au contraire, la requérante estime que l’emploi de la marque par Bit Holder Inc. (avant que cette entreprise n’acquière la marque) était un emploi qui bénéficiait au  propriétaire de la marque, M. Koch, en vertu du par. 50(1). Le paragraphe 50(1) prévoit ce qui suit :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

 

Selon la preuve de la requérante, M. Koch avait accordé une licence verbale autorisant Bit Holder Inc. à utiliser la marque, et M. Koch contrôlait la nature et la qualité des marchandises de diverses manières. Par conséquent, l’emploi fait par Bit Holder Inc. aurait été réputé être l’emploi fait par M. Koch en vertu du par. 50(1). Comme l’emploi fait par Bit Holder Inc. et l’emploi fait par M. Koch sont réputés être un seul et même emploi, l’« emploi » fait par Bit Holder Inc. n’aurait pas affaibli le caractère distinctif de la marque de M. Koch.  

 

Le deuxième motif d’opposition concernant le caractère distinctif est donc rejeté.

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e)

L’opposante a fait valoir que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi parce que, à la date du dépôt de la demande, la requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande.

L’alinéa 30e) se lit comme suit :

Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant […] dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié.

 

Tel que souligné lors du contre-interrogatoire, la demande en question a été déposée dans les termes suivants : 

[traduction] « Le requérant [M. Koch] a l’intention d’employer la marque au Canada avec les marchandises suivantes … »

Dans ses observations écrites, l’opposante a reconnu que cette formulation respecte les exigences de l’alinéa 30e), mais a prétendu que la requérante n’avait pas respecté en substance l’al. 30e) en ce que la déclaration était inexacte puisque M. Koch n’avait pas l’intention d’employer la marque au Canada; M. Koch avait plutôt l’intention d’employer la marque au Canada par l’entremise d’un licencié. 

 

Comme les faits concernant les intentions de la requérante relèvent spécifiquement du domaine des connaissances de la requérante, le fardeau initial de l’opposante est plus léger qu’à l’habitude en ce qui concerne l’al. 30e) [Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc. (2003), 29 C.P.R. (4^th) 315 (C.F. 1^re inst.)]. De plus, l’opposante peut se fonder sur la preuve de la requérante pour s’acquitter de son fardeau initial, mais elle doit établir que la preuve de la requérante est manifestement incompatible avec la demande de celle-ci [voir York Barbell Holdings Ltd. c. ICON Health & Fitness Inc. (2001), 13 C.P.R. (4^th) 156 (C.O.M.C.)].

 

Lors du contre-interrogatoire, la preuve suivante est ressortie à cet égard :

      [traduction]

Q96 :         Et la demande de marque pour Rotomotion pour laquelle nous sommes présentement parties aux présentes procédures d’opposition, elle était aussi déposée au nom de  M. Koch; est-ce exact?

R :             C’est exact.

Q97 :         D’accord. Et qui était le propriétaire de la marque quand l’emploi a commencé, tel que vous le mentionnez au paragraphe 2, en avril 2003?  

R :             Mark.

Q98 :         M. Koch, d’accord.

R :             M. Koch.

…

Q99 :         Et est-ce que Bit Holder Inc. était également un licencié de M. Koch relativement à la marque Rotomotion? L’entreprise avait l’autorisation de M. Koch comme nous le mentionnions?

R :             Oui.

Q100 :       D’accord. Et, aussi, y avait-il un accord de licence écrit en ce qui concerne la marque Rotomotion?

R :             Pas que je sache.

Q101 :       D’accord. Quelles étaient les dispositions de cet accord de licence verbal?

R :             Les dispositions, vous voulez dire qui a reçu l’autorisation d’utiliser Rotomotion comme marque de commerce pour un outil?

Q102 :       Oui. Oui. Autre chose?

R :             J’ai un accord verbal, c’est tout.

Q103 :       Et aucune autre condition? 

R :             Non.

Q104 :       Est-ce que Bit Holder Inc. devait faire – donner quelque chose à  M. Koch?

R :             Non, non.

Q105 :       Devait-elle lui accorder le droit de contrôler la qualité?

R :             Il contrôlait la qualité. 

Q106 :       D’accord. Et, était-ce une condition de l’accord?

R :             Il était un administrateur.

Q107 :       D’accord. Contrôlait-il la qualité à titre de – seulement parce qu’il était un administrateur ou parce qu’il était le propriétaire de la marque?

R :             Je dirais les deux.

Q108 :       D’accord. Et à quel moment l’accord de licence a-t-il été conclu relativement à la marque Rotomotion?

R :             Je pense que c’était en 2003 --

…

Q109 :       Vous voulez dire au moment où vous l’avez déposée? 

R :             Je pense que c’était à ce moment. 

Q110 :       D’accord.

M. Koch :  Il y a toujours eu une entente entre Fern et moi selon laquelle l’entreprise ou l’entité qui commercialiserait son invention aurait le droit d’employer cette marque sous mon contrôle et ma direction.

…

M. Koch :  Êtes-vous d’accord avec ça, Fern?

R :             Oui, oui. …

 

J’ai révisé la jurisprudence traitant d’autres demandes où la requérante n’a pas fait allusion à un licencié dans sa demande même si l’emploi devait être fait par un licencié et voici les résumés de ces décisions : 

           

Superdollar Stores Ltd. c. Dollar General Corp., 1998 CarswellNat 3379 (C.O.M.C.) : La demande est libellée de la même façon que la présente demande et le président de la Commission de l’époque a écrit au paragraphe 5 :

[traduction] Bien que le libellé du paragraphe 3 de la demande de la requérante ne soit pas conforme au texte particulier de l’alinéa 30e), la prétention selon laquelle la requérante elle-même a l’intention d’employer sa marque au Canada respecte les exigences de l’alinéa 30e) si elle n’a pas l’intention d’accorder une licence de sa marque au Canada. À cet égard, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve montrant que la requérante a intention d’employer sa marque DOLLAR GENERAL au Canada par l’entremise d’un licencié. Je rejette donc le motif fondé sur l’alinéa 30e).

 

Atlantic Queen Sea Foods Limited c. Frisco-Findus S.A. (1992), 44 C.P.R. (3d) 261 (C.O.M.C.) : En l’espèce, il semblait que l’intention véritable de la requérante était qu’un licencié utilise la marque. Comme la requérante n’a mentionné aucun licencié (usager inscrit) dans sa demande fondée sur un emploi projeté et n’a fourni aucun élément de preuve afin de prouver son intention selon laquelle la marque devait être employée autant par elle que par le licencié, la demande a été rejetée en vertu de l’al. 30e).

 

Hunter Douglas Canada Ltd. c. Flexillume Inc. (1983), 78 C.P.R. (2d) 212 (C.O.M.C.) : Dans une demande produite sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1970, ch. T-10, la requérante n’a fait aucune référence à un usage inscrit, mais la preuve a montré qu’un licencié devait être l’usager. En rejetant la demande, le commissaire Martin a écrit au paragraphe 29 :

[traduction] … Le libellé de l’al. 29e) [l’ancienne version de l’al. 30e)] de la Loi est clair et visait manifestement à empêcher les requérants de faire le trafic des marques de commerce. Même si la preuve au dossier montre clairement que la requérante n’en avait pas l’intention, elle s’est malheureusement placée dans les limites prévues de l’interdiction visant à prévenir de tels abus. De plus, les dispositions de la Loi sur les marques de commerce relatives aux demandes fondées sur un emploi projeté comportent une exception à la common law  selon laquelle les droits afférents aux marques de commerce ne s’acquièrent qu’avec l’usage. Comme pour toute autre exception légale à la common law prévues par la Loi (par exemple, les dispositions concernant l’usager inscrit à l’art. 49 de la Loi), les dispositions relativement aux demandes fondées sur un emploi projeté devraient être interprétées strictement. 

 

Au chapitre cinq de leur ouvrage, Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th Edition, R. Scott Jolliffe et Kelly A. Gill ont écrit, à la page 44 :

[traduction] L’alinéa 30e) oblige la requérante d’une marque de commerce projetée à déclarer qu’elle a l’intention de l’employer, au Canada, elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié. Par conséquent, la déclaration comprend deux aspects : d’abord, elle doit indiquer une intention d’employer la marque; ensuite, elle doit préciser qui a l’intention de l’employer : la requérante, un licencié ou les deux.

 

En l’espèce, la requérante a déclaré son intention d’employer la marque, mais n’a pas précisé qui en a l’intention. Comme dans l’affaire Hunter Douglas, je ne dis pas que la requérante voulait faire du trafic. Au contraire, la requérante [traduction] « s’est malheureusement placée dans les limites prévues de l’interdiction visant à prévenir de tels abus ». Dans ces circonstances, la demande est rejetée pour inobservation de l’al. 30e).

 

Décision

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 30 AOÛT 2007.

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce