Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

 

TRADUCTION/TRANSLATION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

                                                               THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

    Référence : 2011 COMC 140

Date de la décision : 2011-08-04

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Fronsac TM S.A. à l’encontre de la demande d’enregistrement n^o 1351271 pour la marque de commerce 60 EARTH HOUR & Dessin au nom du World Wide Fund For Nature Australia

 

 

[1]               Le 12 juin 2007, le World Wide Fund For Nature Australia (le Requérant) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce 60 EARTH HOUR & Dessin (reproduite ci-dessous) (la Marque) fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services suivants, tels que révisés :

 

 

(1) Carton; marchandises en papier ou en carton, nommément sacs en papier, étiquettes, enveloppes, blocs-notes, range-tout, articles de papeterie, cartes postales, papier à lettres, papiers à écrire et cartes de correspondance; imprimés et publications imprimées, nommément livres, livrets, bulletins, magazines, catalogues, fiches d’information, manuels de formation, brochures, agendas, calendriers, cartes de souhaits, affiches et papier d’emballage; photographies; sous-verres, napperons et dessous-de-plats; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements d’hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, chemises, teeshirts, vêtements de bain, vestes, complets et chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants habillés, articles chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants de randonnée et articles chaussants pour la pluie; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, cache-oreilles, chapeaux et tuques. (2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements d’hiver, vêtements de nuit, vêtements sport, sous-vêtements, pantalons, chemises, teeshirts, vêtements de bain, vestes, complets et tailleurs ainsi que chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants d’entraînement, chaussures de plage, chaussures tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussures habillées, chaussures de soirée, chaussures d’exercice, articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants de randonnée et articles chaussants pour la pluie; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, cache-oreilles, chapeaux et tuques.

(1) Services de publicité, nommément placement de publicités pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, publicité des marchandises et des services de tiers, publipostage ainsi que vente des marchandises et des services de tiers par correspondance; offre d’espace publicitaire dans des périodiques, des magazines, des bulletins, des livres et des livrets; services de promotion, nommément promotion des marchandises et des services de sorte que les commanditaires associent leurs marchandises et services aux évènements et aux organismes liés à la conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement; services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits de tiers et offre de stratégies de marketing; services de gestion et d’administration d’entreprise; services de vente au détail, nommément vente au détail de vêtements, d’articles de sport, de jouets, d’aliments, de livres, de périodiques et d’autres imprimés; services d’éducation, de formation et d’enseignement dans les domaines de la conservation de la nature et de la sauvegarde de l’environnement; activités récréatives, sportives et culturelles, nommément organisation d’évènements et d’activités de sensibilisation à la conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement ainsi que de collecte de fonds pour les organismes œuvrant pour la conservation de la nature et la sauvegarde de l’environnement; organisation de conférences, d’expositions, d’évènements communautaires et de conférences ayant trait à la conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement; services de publication, nommément exploitation d’un site web diffusant de l’information sur la conservation de la nature et la sauvegarde de l’environnement, offre de publications électroniques en ligne, publication de livres, de livrets, de magazines, de textes, de manuels de formation, de brochures, de fiches d’information et de bulletins; production de vidéos, de DVD, de CD et d’autres supports de contenu éducatif et/ou instructif; services de conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services d’éducation, de formation et d’enseignement dans le domaine de la préservation de la nature et de l’environnement; divertissement, activités sportives et culturelles, nommément organisation d’évènements et d’activités pour la sensibilisation à la préservation de la nature et de l’environnement ainsi que pour recueillir des fonds pour les organismes œuvrant pour la préservation de la nature et de l’environnement; organisation de conférences, d’expositions, d’évènements communautaires et de séminaires ayant trait à la préservation de la nature et de l’environnement; services de publication, nommément exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait à la préservation de la nature et de l’environnement, offre de publications électroniques en ligne, publication de livres, de livrets, de magazines, de textes, de manuels de formation, de brochures, de fiches d’information et de bulletins; production de vidéos, de DVD, de CD et d’autres supports de contenu éducatif et/ou instructif; services de conseil et d’information ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 13 décembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1151908 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 août 2007 sous le n^o 1151908 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

 

[2]               La demande est également fondée sur l’emploi de la Marque en Australie en liaison avec les marchandises (2) et les services (2) ainsi que sur l’enregistrement de la Marque dans ce pays en liaison avec les mêmes types de marchandises (1) et (2) et services (1) et (2). Le Requérant revendique également la date de priorité fondée sur la demande d’enregistrement pour la marque de commerce correspondante produite le 13 décembre 2006 sous le numéro 1151908 dans ce pays.

 

[3]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 2 juillet 2008.

[4]               Le 27 octobre 2008, Fronsac TM S.A. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition au dossier de la demande. Voici les motifs d’opposition :

(i)                La demande d’enregistrement de la Marque ne respecte pas les exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) pour les raisons suivantes :

a)      [traduction] « La demande ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la [Marque] aurait été employée ou sera employée »;

b)      [traduction] « Le Requérant n’a pas employé la [Marque] en liaison avec toutes les marchandises et services comme il le soutient dans la demande, ni même en liaison avec aucun d’entre eux »;

c)      [traduction] « Le Requérant n’a pas l’intention d’employer au Canada la [Marque] fondée sur l’emploi projeté en liaison avec toutes les marchandises et services décrits dans la demande »;

d)     [traduction] « Le Requérant ne peut être convaincu qu’il a le droit d’employer la [Marque] au Canada en liaison avec les marchandises et les services décrits dans la demande, compte tenu de l’emploi et de l’enregistrement antérieurs des marques de commerce de [l’Opposante] » SIXTY, MISS SIXTY et MISS SIXTY & Dessin (ci-après désignées collectivement comme les Marques MISS SIXTY de l’Opposante) énumérées à l’annexe A jointe à ma décision;

(ii)              La Marque n’est pas enregistrable compte tenu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, dans la mesure où elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante décrites à l’annexe A;

(iii)            Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu des dispositions des alinéas 16(2)a) et (3)a) de la Loi, dans la mesure où, à la date de la production de la demande, elle créait de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante décrites à l’annexe A, lesquelles ont été antérieurement employées ou révélées au Canada;

(iv)            La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce que la Marque ne permet pas de distinguer véritablement les marchandises et les services du Requérant des marchandises vendues par l’Opposante en liaison avec les marques de commerce décrites à l’annexe A, et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi.

 

[5]               Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il nie les allégations de l’Opposante.

 

[6]               À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit, souscrit le 7 août 2009, de Carla Edwards, une secrétaire employée par le cabinet d’avocats qui représente l’Opposante dans la présente procédure d’opposition. À l’appui de sa demande, le Requérant a produit l’affidavit, souscrit le 7 décembre 2009, de Josh Laughren, le directeur des communications du World Wide Life Fund Canada (WWF Canada).

 

[7]          Les deux parties ont produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été demandée.

 

Le fardeau de preuve

 

[8]          Le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux dispositions de la Loi incombe au Requérant. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels elle appuis chacun de ses motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.); et Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

 

L’analyse des motifs d’opposition

 

[9]               Si on applique ces principes à la présente affaire, les motifs fondés sur l’article 16 (absence de droit à l’enregistrement) et sur l’absence de caractère distinctif peuvent être rejetés sommairement au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial concernant ces éléments. Plus précisément, pour les raisons qui suivent :

 

•         Les motifs fondés sur les alinéas 16(2)a) et (3)a) sont rejetés parce que l’Opposante n’a pas démontré qu’à la date de production de la demande du Requérant – en l’espèce, la date de priorité fondée sur la demande produite le 13 décembre 2006, ses marques MISS SIXTY avaient été employées antérieurement au Canada et n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la demande du Requérant [par. 16(5) de la Loi]. L’Opposante n’a produit aucune preuve concernant l’emploi des marques MISS SIXTY. La preuve de l’Opposante comprend uniquement une copie des détails de trois des quatre enregistrements de la marque de commerce invoqués par l’Opposante dans sa déclaration d’opposition, tirée de la base de données sur les marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC), à savoir LMC409753, LMC519093 et LMC691460. Le seul fait que ces enregistrements existent ne permet d’établir qu’un usage de minimis des marques de commerce de l’Opposante [voir Entre Computer Centers, Inc. c. Global Upholstery Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 427 (C.O.M.C.)]. Un tel emploi ne répond pas aux exigences de l’article 16 de la Loi [voir Rooxs, Inc. c. Edit-SRL (2002), 23 C.P.R. (4th) (C.O.M.C.)];

 

•         Le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif ne peut être retenu parce que l’Opposante n’a pas démontré qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, ses marques MISS SIXTY avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada au point de faire perdre à la marque visée par la demande son caractère distinctif [voir Bojangles’ International LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)]. Là encore, l’Opposante n’a produit aucune preuve démontrant la mesure dans laquelle ces marques MISS SIXTY sont devenues connues au Canada.

 

[10]           Pour ce qui est des motifs d’opposition fondés sur l’article 30, l’Opposante soulève quatre motifs d’opposition dans ses observations écrites. Ces motifs reposent respectivement sur les alinéas 30a), 30d), 30e) et 30i) de la Loi. Tous ces motifs d’opposition peuvent également être rejetés sommairement de la façon suivante :

 

•         Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a), tel qu’invoqué, ne soulève pas un motif d’opposition valable dans la mesure où l’Opposante n’a pas invoqué l’existence d’un fait matériel le concernant;

 

•         Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30d) ne peut être retenu au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve initial à ce sujet. Aucun élément de preuve ne met en cause l’emploi et l’enregistrement à l’étranger que le Requérant invoque dans sa demande;

 

•         Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à ce sujet. Aucun élément de preuve ne met en cause l’emploi projeté que le Requérant invoque comme fondement à la demande d’enregistrement qu’il a produite;

 

•         Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i), tel qu’invoqué, ne soulève pas un motif d’opposition valable. Le seul fait que le Requérant ait pu être au courant de l’existence des marques MISS SIXTY de l’Opposante ne l’empêche pas de faire la déclaration qui figure dans sa demande et qu’exige l’alinéa 30i) de la Loi.

 

Même si le motif avait été invoqué valablement, lorsque le Requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), le motif fondé sur l’alinéa 30i) ne peut être retenu que dans les circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il existe des preuves indiquant que le Requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. Il n’existe pas de telles preuves en l’espèce.

 

[11]           Le seul motif d’opposition sur lequel le registraire doit se prononcer est le motif fondé sur le droit d’enregistrer la Marque. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable compte tenu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, puisqu’elle crée de la confusion avec les marques MISS SIXTY de l’Opposante, telles qu’énumérées à l’annexe A.

 

[12]           Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’Opposante a fourni, au moyen de l’affidavit de M^me Edwards, des détails sur trois des quatre enregistrements invoqués par l’Opposante et tirés de la base de données sur les marques de commerce de l’OPIC. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les quatre enregistrements sont tous valides en date d’aujourd’hui.

 

[13]           Étant donné que l’Opposante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait, le Requérant doit, par conséquent, établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques MISS SIXTY de l’Opposante.

 

[14]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. Le paragraphe 6(2) de la Loi énonce que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[15]           Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment des éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les éléments d’appréciation doivent être pris en compte, et ne se voient pas nécessairement attribuer le même poids [voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.), où l’on trouvera une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

 

[16]           Cela dit, et ainsi que nous l’a récemment rappelé le juge Rothstein au par. 49 de l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 :

 

Le degré de ressemblance [est] le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) […]. Comme le souligne le professeur Vaver, si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires […].En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion […].

 

[17]           Étant donné que j’estime que le degré de ressemblance entre les marques des parties est le facteur déterminant en l’espèce, je commencerai par analyser ce facteur.

 

[18]           Il est clair en droit que, lorsqu’il s’agit d’examiner le degré de ressemblance existant entre deux marques, il y a lieu de les examiner globalement et non pas de les scinder [voir British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48 (C. de l’É. du Canada), à la p. 56 confirmé par (1946) 5 C.P.R. 71 (C.S.C.)].

 

[19]           En l’espèce, je conviens avec le Requérant que les marques des parties ne sont manifestement pas semblables sur presque tous les aspects, et qu’il est facile de les distinguer l’une de l’autre. Leur seul point de ressemblance est l’inclusion du mot « SIXTY » dans les marques de l’Opposante et le numéro « 60 » qui figure dans la Marque. Cependant, le numéro « 60 » se présente sous la forme d’un dessin qui incorpore des images de régions du globe terrestre. Lorsque la Marque est considérée dans son ensemble, le chiffre « 60 » évoque l’intervalle de 60 minutes qui constitue une heure et les images des différentes régions du globe terrestre évoquent la Terre, d’où « EARTH HOUR ».

 

[20]           Par comparaison, les marques MISS SIXTY de l’Opposante, à l’exception de l’enregistrement n^o LMC409753 pour la marque nominale SIXTY, sont composées des mots « MISS SIXTY », qui, dans le contexte des marchandises de l’Opposante, transmettent l’idée d’articles de mode inspirés par les vêtements des années 1960 conçues pour les jeunes femmes. La marque nominale SIXTY de l’Opposante ne transmet pas d’idée particulière dans le contexte des marchandises de l’Opposante, si ce n’est peut-être, une référence encore une fois à la mode des années 1960. J’examinerai ensuite le caractère distinctif inhérent des marques des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues.

 

[21]           Les marques des parties ont un caractère distinctif inhérent, et ne décrivent pas un aspect particulier des marchandises ou services qui y sont associés.

 

[22]           Il est possible de renforcer une marque de commerce lorsqu’elle devient connue grâce à la promotion ou à l’emploi qui en est fait. Cependant, comme je l’ai indiqué ci-dessus, il n’existe pas d’élément indiquant que les marques MISS SIXTY de l’Opposante ont été employées au Canada ou qu’elles sont devenues connues de quelque façon que ce soit au Canada. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, la simple existence de l’enregistrement de l’Opposante ne peut établir qu’un emploi de minimis des marques MISS SIXTY au Canada.

 

[23]           Pour ce qui est de la Marque projetée du Requérant, celui-ci a fourni, par l’intermédiaire de l’affidavit de M. Laughren, des preuves tendant à établir l’emploi de la Marque. J’examinerai brièvement l’affidavit de M. Laughren en tenant compte des observations faites par l’Opposante dans son plaidoyer écrit.

 

[24]           Monsieur Laughren déclare être le directeur des communications de WWF Canada et affirme que WWF Canada est membre d’un groupe mondial d’organismes environnementaux qui s’appelle le WWF Global Network et qu’il a travaillé pour WWF Canada depuis 1997 [paragraphe 1 de son affidavit].

 

[25]           Monsieur Laughren affirme qu’en 1961, l’organisme cadre, WWF – World Wide Fund for Nature (WWF International) a été constitué sous le nom de World Wide Fund (WWF) et regroupe des organisations affiliées exerçant des activités à l’échelle mondiale pour appuyer des projets de conservation et sensibiliser le public aux questions environnementales. Il affirme ensuite que le Requérant et WWF Canada sont tous les deux des organismes indépendants, membres du WWF. Il poursuit en disant que ces organisations indépendantes collaborent entre elles, mais qu’elles fonctionnent également de façon autonome [paragraphes 2 à 5 de son affidavit].

 

[26]           Monsieur Laughren affirme que, dans le cadre de son travail, il est régulièrement en contact avec des collègues chez le Requérant et d’autres organismes membres du WWF et il a correspondu avec Andy Ridley pour parler du contenu de son affidavit qui touche l’Australie et pour en confirmer le contenu. Monsieur Laughren explique qu’Andy Ridley travaille comme directeur des communications pour WWF Australia depuis 2002, et qu’il a aidé à mettre sur pied l’événement inaugurant EARTH HOUR (Une Heure pour la Terre) en 2007 (analysé ci-dessous). Il est devenu directeur exécutif de la campagne mondiale EARTH HOUR après le succès de l’événement en 2007 mais continue à être basé auprès de WWF Australia [paragraphe 6 de son affidavit].

 

[27]           Monsieur Laughren relate ensuite l’historique de la Marque et déclare qu’en 2007, WWF Australia a mis sur pied le premier événement EARTH HOUR pour informer la population du changement climatique. Dans ce but, cette initiative encourageait les résidents de Sydney à éteindre leurs lumières pendant une heure à partir de 19 h 30 le 31 mars 2007. Monsieur Laughren affirme qu’Andy Ridley l’a informé du fait qu’au moins en janvier 2007, WWF Australia avait commencé à utiliser la Marque en liaison avec l’événement EARTH HOUR [paragraphes 7 à 10 de son affidavit]. Comme le souligne l’Opposante et comme le reconnaît le déposant lui-même, M. Laughren n’a pas accès aux dossiers commerciaux de WWF Australia et pour ce qui est de l’emploi de la Marque par WWF Australia en Australie, il s’appuie sur des renseignements dont il n’a pas eu personnellement connaissance. À ce titre, je conviens avec l’Opposante que les affirmations de M. Laughren concernant l’emploi de la Marque par le Requérant en Australie constituent du ouï-dire qui n’est pas admissible en preuve. Par conséquent, je ne ferai pas d’autre commentaire sur l’historique de l’emploi de la Marque par le Requérant, pour ce qui concerne l’Australie.

 

[28]           Cela dit, M. Laughren explique dans son affidavit qu’à la suite du succès qu’a connu l’événement EARTH HOUR en 2007, WWF a décidé de lancer cette initiative l’année suivante à l’échelle mondiale. Le 29 mars 2008, l’événement EARTH HOUR a été tenu dans 371 localités réparties dans 35 pays, y compris au Canada. Monsieur Laughren affirme que d’après les nouvelles, plus de 50 millions de personnes ont participé à cet événement [paragraphe 11 de son affidavit].

 

[29]           Plus précisément, M. Laughren joint à son affidavit, à titre de pièce 6, divers communiqués et documents connexes de WWF Canada utilisés au Canada en association avec l’événement EARTH HOUR de 2008, au cours duquel la Marque était placée bien en vue. Monsieur Laughren affirme que WWF Canada a distribué ces documents dans tout le Canada et en a reproduit un grand nombre sur son site Web. Il a également inclus une copie de la photographie de l’événement EARTH HOUR de 2008 à WWF Canada tenu dans le Nathan Phillips Square de Toronto sur laquelle figurent deux grandes bannières montrant la Marque. Il a également joint, à titre de pièce 7, une copie du communiqué daté du 16 avril 2008 rapportant les résultats d’un sondage Angus Reid demandé par WWF Canada, d’après lequel près de la moitié de la population adulte canadienne avait participé à [traduction] « l’événement Earth Hour du WWF le 29 mars 2008, lançant ainsi un appel à l’action sans précédent dans le domaine du changement climatique. […] À l’échelle nationale, plus de 150 villes et municipalités ont éteint leurs lumières – c’est le plus grand nombre de villes au monde. Dans l’ensemble du pays, 49 p. 100 des Canadiens affirment avoir participé à l’événement Une Heure pour la Terre et dans la région métropolitaine de Toronto (RMT), cette participation a atteint 85 p. 100 » [paragraphes 12 et 13 de son affidavit].

 

[30]           Monsieur Laughren affirme que le 28 mars 2009, l’événement EARTH HOUR a été tenu dans plus de 4 000 localités réparties dans 88 pays. Il affirme que cette fois-là, WWF a estimé que des centaines de millions de personnes avaient participé à l’événement. Là encore, WWF Canada a été un des principaux participants. Monsieur Laughren affirme qu’en collaboration avec la ville de Toronto, WWF Canada a organisé un concert gratuit EARTH HOUR dans le Nathan Phillips Square. WWF Canada a posté bien en vue des affiches montrant la Marque au cours du concert et dans la publicité qui l’a précédé [paragraphe 14 de son affidavit].

 

[31]           Monsieur Laughren affirme que, selon un sondage d’Environics, 52 p. 100 des répondants canadiens adultes ont participé à l’événement EARTH HOUR de 2009 et que 85 p. 100 des répondants de l’ensemble du pays connaissaient l’événement EARTH HOUR. Il joint à titre de pièce 8 une copie conforme de ce sondage. Il a également joint, à titre de pièce 9 une série de communiqués de presse et documents connexes de WWF Canada utilisés en liaison avec l’événement EARTH HOUR de 2009, qui ont été distribués dans l’ensemble du Canada et affichés sur le site Web de WWF Canada et qui montrent bien en vue la Marque [paragraphes 16 et 17 de son affidavit].

 

[32]           Monsieur Laughren affirme que [traduction] « [d]epuis au moins le mois de janvier 2008, WWF Canada a largement employé la [Marque] au Canada en liaison avec des produits, événements et documents concernant EARTH HOUR. Ces activités ont toujours été exercées conformément à une licence et assujetties aux directives et au contrôle de la qualité exercés par [le Requérant] » [paragraphe 18 de son affidavit]. Monsieur Laughren fournit ensuite d’autres [traduction] « exemples non exhaustifs » démontrant que WWF Canada « emploie largement le logo EARTH HOUR [qui est la Marque] au Canada » et affirme que dans chaque cas, ces documents montrent la Marque [paragraphe 19 de son affidavit]. Ces exemples sont les suivants :

 

•         L’emploi en ligne de la Marque sur le site Web de WWF Canada à l’adresse suivante : www.wwf.ca. Monsieur Laughren affirme qu’en mars 2008 seulement, les pages du site Web de WWF Canada ont été visitées par plus de 400 000 personnes. Plus de 120 000 Canadiens se sont enregistrés en ligne pour donner leur appui à l’événement EARTH HOUR de 2008. Il affirme en outre que plus de 70 000 Canadiens ont fait la même chose pour l’événement EARTH HOUR de 2009 et que 550 000 d’entre eux ont visité le site Web de WWF [paragraphes 20 à 24 de son affidavit, pièces 10 et 11];

•         Quelques milliers d’affiches, cartes postales et macarons faisant la promotion des événements reliés à EARTH HOUR [paragraphes 25 à 29 de son affidavit, pièces 12 à 15];

•         500 T-shirts, dont un grand nombre ont été vendus à des Canadiens grâce au magasin en ligne de WWF [paragraphes 30 à 32 de son affidavit, pièces 16 à 18, qui comprennent notamment, des copies des photographies de ces T-shirts portés au Canada par la chanteuse Nelly Furtado, par le président du Virgin Group, Richard Branson et par le maire de Toronto, David Miller];

•         Diverses annonces imprimées que WWF Canada a fait paraître dans le quotidien Toronto Star et sur les boîtes de distribution du quotidien Toronto Star avant l’événement EARTH HOUR de 2008. Monsieur Laughren présente également un organigramme qui résume la publicité faite par WWF Canada pour l’événement EARTH HOUR de 2009 (y compris des annonces ayant paru dans les quotidiens Toronto Star, Vancouver Sun et Halifax Herald, des annonces montrées sur les afficheurs numériques au coin des rues Yonge et Dundas, à Toronto, etc.) et des données concernant les annonces publicitaires diffusées à la télévision, comprenant par exemple des publicités montrant Nelly Furtado et Richard Branson, sur Global TV entre les 17 et 29 mars 2008. Monsieur Laughren affirme qu’à l’exception des annonces faites à la radio, toutes ces publicités montraient la Marque [paragraphes 33 à 38 de son affidavit, pièces 19 à 21].

 

[33]           L’Opposante soutient que l’affirmation de M. Laughren selon laquelle « [WWF Canada a toujours employé la Marque] en vertu d’une licence, et selon les directives du [Requérant] et sous le contrôle de la qualité exercé par lui » n’est qu’une simple affirmation, qui ne repose sur aucune preuve factuelle permettant de savoir si une licence avait effectivement été accordée, aux termes de l’article 50 de la Loi. L’Opposante soutient que M. Laughren a fait les déclarations contradictoires qui suivent au sujet des directives et du contrôle de la qualité exercé à l’égard de l’emploi de la Marque qu’en faisait WWF Canada :

 

•         Paragraphe 24 : [traduction] « À titre de dirigeant interne canadien de la WWF pour la marque EARTH HOUR, j’ai approuvé chacun des emplois en ligne du logo EARTH HOUR mentionnés ci-dessus »;

•         Paragraphe 29 : [traduction] « À titre de dirigeant interne canadien de la WWF pour la marque EARTH HOUR, j’ai approuvé chacun des documents mentionnés ci-dessus montrant le logo EARTH HOUR »;

•         Paragraphe 32 : [traduction] « À titre de dirigeant interne canadien de la WWF pour la marque EARTH HOUR, j’ai approuvé le dessin reproduit sur les [T]-shirts de 2008 et de 2009 »;

•         Paragraphe 36 : [traduction] « À titre de dirigeant interne canadien de la WWF pour la marque EARTH HOUR, j’ai approuvé chacune des annonces mentionnées ci-dessus montrant le logo EARTH HOUR »;

•         Paragraphe 39 : [traduction] « À titre de dirigeant interne canadien de la WWF pour la marque EARTH HOUR, j’ai approuvé ces annonces […] avant qu’elles soient diffusées au Canada. » [Non souligné dans l’original.]

 

[34]           L’Opposante fait remarquer que la copie de l’accord de licence conclu entre le Requérant et WWF Canada ne fait partie d’aucune des pièces jointes à l’affidavit de M. Laughren, ce qui permettrait de savoir si la licence est assortie de mécanismes de contrôle appropriés. L’Opposante soutient qu’à l’exception d’une déclaration mentionnant les directives et le contrôle de la qualité exercé par le Requérant, l’affidavit de M. Laughren est également muet pour ce qui est des détails concernant la nature des directives et méthodes de contrôle de la qualité utilisées par le Requérant. L’Opposante soutient également que les pièces 13 et 14 jointes à l’affidavit de M. Laughren indiquent un emploi de la Marque qui n’est pas réputé être celui du Requérant. En particulier, les pièces 13 et 14, qui contiennent respectivement des copies du recto et du verso d’une carte postale et l’œuvre d’art qui apparaissait sur certaines affiches distribuées par WWF Canada, montre la Marque associée au symbole ™. Deux autres logos, à savoir le LOGO du PANDA et le LOGO de WWF figurent sur ces documents et sont marqués du symbole ®. L’avis suivant apparaissait sur le verso de la carte postale et en bas de l’affiche :

 

[traduction] © Symbole d’un panda WWF-World Wide Fund for Nature (aussi appelé World Wildlife Fund). ® « WWF » est une marque de commerce déposée de WWF.

 

[35]           Je ne peux retenir les observations de l’Opposante. Le fait que la copie de l’accord de licence conclu entre le Requérant et WWF Canada ne fait partie d’aucune des pièces jointes à l’affidavit de M. Laughren ne désavantage pas le Requérant étant donné que l’article 50 de la Loi n’exige pas que l’accord de licence soit rédigé par écrit. Il en va de même du fait qu’aucune de ces pièces n’indique au public le fait que l’emploi de la Marque est autorisé par une licence ni l’identité de son propriétaire (en fait, toutes les pièces sont muettes au sujet du propriétaire de la Marque) étant donné que l’article 50 de la Loi n’exige pas qu’un avis public de la licence soit donné. L’article 50 de la Loi exige que le propriétaire « aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques de la qualité des marchandises et services ». En l’espèce, M. Laughren a clairement déclaré, au paragraphe 18 de son affidavit reproduit ci-dessus, que le Requérant exerce effectivement un tel contrôle sur la licence d’emploi de la Marque par WWF Canada. La déclaration expresse de M. Laughren au sujet du contrôle est également étayée par l’affirmation selon laquelle dans le cours habituel de ses fonctions, il est régulièrement en contact avec des collègues chez le Requérant. Selon une interprétation libérale de l’affidavit, je ne pense pas que l’on puisse conclure que les déclarations de M. Laughren selon lesquelles il aurait personnellement approuvé les documents décrits ci-dessus vont à l’encontre des déclarations faites au paragraphe 18 de son affidavit ou permettent de déduire que le Requérant n’a pas lui-même exercé un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises en question. J’estime que les déclarations faites par M. Laughren à ce sujet veulent dire qu’il est la personne chargée, au sein de WWF Canada, de veiller à ce que des normes de qualité appropriées soient respectées.

 

[36]           Compte tenu de ce qui précède, je suis disposée à conclure que le Requérant a commencé à employer sa Marque projetée au Canada depuis au moins mars 2008 en liaison avec une partie des marchandises et services décrits dans sa demande d’enregistrement de la Marque, comme des « T-shirts » et « organisation d’évènements et d’activités de sensibilisation à la conservation de la nature et à la sauvegarde de l’environnement ». Les témoignages fondés sur des données réunies par des tiers comme Angus Reid et Environics constituent certes une preuve par ouï-dire et donc inadmissible, mais je suis néanmoins disposé, après avoir examiné dans son ensemble l’affidavit de M. Laughren, à accepter que l’événement EARTH HOUR a fait l’objet d’une attention considérable au Canada et que la Marque a été utilisée et est devenue connue au moins dans une certaine mesure, dans ce pays, en liaison avec cet événement. Si je commets une erreur sur ce point, j’aimerais ajouter que l’issue générale de la présente opposition ne dépend pas de la conclusion relative à l’emploi et au caractère distinctif acquis de la Marque du Requérant, comme l’indiquent mes conclusions ci-dessous.

 

[37]           J’estime qu’il n’est pas nécessaire de faire une analyse détaillée des autres facteurs. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il s’agit de savoir si un consommateur, qui a un souvenir général mais vague des marques MISS SIXTY de l’Opposante, risque, lorsqu’il voit la Marque, de croire que les marchandises et les services associés proviennent d’une source commune. Il est vrai qu’il existe un certain chevauchement entre la nature des marchandises des parties pour ce qui est des vêtements, mais j’estime que ce chevauchement est insuffisant pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l’Opposante, compte tenu des fortes différences qui existent entre les marques des parties et de l’absence de preuve indiquant que les marques MISS SIXTY de l’Opposante, en particulier la marque nominale SIXTY de l’Opposante, ait acquis un caractère distinctif.

 

[38]           Étant donné que j’estime que le Requérant s’est acquitté du fardeau d’établir qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques en question, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.

 

Décision

 

[39]           Vu ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

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Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

ANNEXE A

 

Marque de commerce	No et date d’enregis-trement	Marchandises
SIXTY	LMC409,753 1993-03-19	Vêtements, nommément pantalons, jupes, tee-shirts, manteaux, pardessus, vestes, chemisiers, pull-overs, jumpers, foulards, costumes et robes.
	LMC519,093 1999-11-03	Jeans, chemises, shirts, tee-shirts; chaussures.
MISS SIXTY	LMC691,460 2007-07-06	Produits de parfumerie, huiles essentielles, gel pour le bain, bain moussant.
MISS SIXTY	LMC705,927 2008-01-29	Cuir et similicuir; articles en cuir et similicuir, nommément sacs à dos à armature, sacs de voyage, portefeuilles, anneaux porte-clés, sacs à bandoulière, peaux d'animaux.