Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 157

Date de la décision : 2014-07-31

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Pepperidge Farm, Incorporated à l'encontre de la demande d'enregistrement n^o 1,467,149 pour la marque de commerce ECCO IL PANE au nom de A. Bosa & Co. Ltd.

[1]               A. Bosa & Co. Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ECCO IL PANE pour emploi en liaison avec une gamme de produits de boulangerie-pâtisserie et de confiserie. Pepperidge Farm, Incorporated (l'Opposante) s'est opposée à cette demande principalement au motif que la marque de commerce ECCO IL PANE crée de la confusion avec ses enregistrements et son emploi de la marque de commerce ECCE PANIS en liaison avec des produits de boulangerie et des services de boulangerie de détail.

[2]               Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que l'opposition doit être rejetée.

Contexte

[3]               Le 26 janvier 2010, la demande d'enregistrement relative à la marque de commerce ECCO IL PANE (la Marque) fondée sur l'emploi projeté en liaison avec les marchandises suivantes (dans leur version modifiée) (les Marchandises) a été produite au nom de A. Bosa & Co. :

La Requérante a, par la suite, confirmé qu'il y avait une erreur typographique [traduction] « alors que la mention du statut juridique "Ltd." a été omise involontairement ». La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 3 août 2011.

[4]               Le 3 octobre 2011, l'Opposante s'est opposée à la demande en invoquant quatre motifs d'opposition. L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux articles 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) au motif que la Requérante est identifiée erronément dans la demande produite. L'Opposante fait valoir que la Marque n'est pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les enregistrements n^os LMC742,000 et LMC742,001 de la marque de commerce ECCE PANIS de l'Opposante. Les deux autres motifs d'opposition sont liés à la détermination de la probabilité de confusion entre la Marque et l'emploi par l'Opposante de la marque de commerce ECCE PANIS (voir les articles 2 et 16 de la Loi). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5]               L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Graham Cornech, directeur administratif du département des déjeuners, de la boulangerie artisanale et saisonnière et des desserts de l'Opposante, et de Karen Thompson, recherchiste en marques de commerce employée par son agent, ainsi que des copies certifiées de ses enregistrements. La Requérante a produit en preuve l'affidavit de Chris MacDonald, directeur du développement des affaires de la Requérante. Comme preuve en réponse, l'Opposante a produit l'affidavit de Joanne Araus, technicienne juridique employée par son agent. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[6]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst.), p. 298].

[7]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

•         articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p. 475]. Cependant, lorsqu'une demande est modifiée suivant sa production, la modification doit être prise en compte [Ipex Inc c. Royal Group Inc (2009), 77 CPR (4th) 297 (COMC), para. 34];

•         articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

•         articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de production de la demande; et

•          article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30

[8]               L'Opposante s'est opposée à la demande en invoquant la non-conformité à l'article 30. Ce motif d'opposition est énoncé ci-dessous :

[traduction]
L'article 30 de la [Loi] exige que le requérant soit identifié dans la demande et que la demande comprenne certaines déclarations faites par le requérant, y compris pour une demande fondée sur un emploi projeté, les déclarations exigées par les alinéas 30e) et 30i). La demande ne respecte pas ces exigences, du fait que la demande originale a été produite au mauvais nom et que la requérante identifiée n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce et ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la marque de commerce. La modification subséquente apportée au nom de la requérante était illégitime, parce que la requérante n'a pas produit de témoignage sous serment attestant qu'aucune société du nom de « A. Bosa & Co. » existait au moment où la demande a été produite.

[9]               Le fardeau de preuve initial qui incombe à l'Opposante à l'égard de ce motif d'opposition est peu exigeant, parce que les faits concernant l'entité qui a produit la demande et les déclarations d'intention faites dans la demande relativement à l'emploi et au droit à l'emploi relèvent en particulier de la connaissance de la Requérante [Tune Masters c. Mr P.'s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), p. 89]. Un opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve en invoquant les mesures prises par un requérant au cours de l'instruction de la demande [SmithKline Beecham Corp c. Pierre Fabre Médicament, [1998] COMC n^o 141, para. 10]. Si une modification est apportée au nom du requérant, le registraire peut examiner le bien-fondé de la modification si celle-ci est contestée par un opposant [LendingTree, LLC c. Lending Tree Corp 2006 CF 373 (CanLII), para. 19-20, (2006), 48 CPR (4th) 355 (CF), conf. par 2007 CAF 70 (CanLII), (2007), 55 CPR (4th) 385 (CAF)].

[10]           La demande d'enregistrement relative à la Marque a été produite le 26 janvier 2010 au nom de A. Bosa & Co. Le 23 septembre 2010, la Requérante a confirmé qu'elle était une personne morale et qu'une erreur typographique figurait dans le nom de la Requérante [traduction] « alors que la mention du statut juridique "Ltd." a été omise involontairement ». M. MacDonald affirme dans son affidavit que A. Bosa & Co. Ltd. a été constituée en société le 29 janvier 1957 (para. 2). M. MacDonald indique qu'il a donné l'instruction à KLS Trademark Services de produire des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce ECCO IL PANE et ECCO IL BISCOTTI au nom de A. Bosa & Co. Ltd., et que l'entité sans personnalité morale « A. Bosa & Co. » n'existe pas (para. 5). Je souligne que M. MacDonald n'a pas été contre-interrogé relativement à son affidavit. En outre, l'Opposante n'a produit aucune preuve qui contredit ou réfute la preuve de M. MacDonald.

[11]           L'Opposante soutient que la Requérante était tenue de produire un témoignage sous serment selon lequel aucune société du nom de « A. Bosa & Co. » existait au moment où la demande a été produite. Aucune déclaration de cette nature n'a été présentée par voie d'affidavit. Cependant, j'estime qu'une déclaration sous serment n'était pas requise. Je souligne qu'il n'y a aucune preuve que l'élément « Co. » (Cie) désigne une personne morale et que Le manuel d'examen des marques de commerce indique ce qui suit à la section II.5.1.7 Erreur dans l'identification du requérant :

[12]           Considérée dans son ensemble, la preuve ne permet pas d'étayer la conclusion que la demande a été produite par une entité autre que la Requérante ou que la modification était illégitime. Au contraire, la Requérante a indiqué qu'il y avait une erreur typographique dans la demande produite et a affirmé que la Requérante existait à la date de production de la demande. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[13]           J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre pour confirmer que les enregistrements invoqués par l'Opposante et énumérés ci-dessous sont en vigueur [Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L'Opposante s'est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

[14]           Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé à l'article 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énumérées à l'article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[15]           Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), para. 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc [2011] 2 RCS 387, au para. 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

[16]           Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce ECCE PANIS de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée [2006] 1 RCS 824, para. 20]. De plus, ce consommateur est anglophone, francophone ou bilingue anglais-français [Pierre Fabre Médicament c. SmithKline Beecham Corp (2001), 11 CPR (4th) 1, para. 15 (CAF)].

Caractère distinctif inhérent

[17]           La Requérante affirme que la Marque est en langue italienne et signifie [traduction] « ici le pain ». Les enregistrements de l'Opposante énoncent que ECCE PANIS signifie [traduction] « voilà le pain ». Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante affirme que ECCE PANIS constitue un terme latin.

[18]           Il n'existe aucune preuve que le Canadien moyen connaîtrait la signification de ECCE PANIS ou de ECCO IL PANE. Par conséquent, les marques de chacune des parties possèdent un caractère distinctif inhérent [Thai Agri Foods Public Co c. Choy Foong Int'l Trading Co Inc, 2012 COMC 61, para. 11]. En conséquence, ce facteur ne favorise ni l'une ni l'autre des parties.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19]           Une marque de commerce peut aussi acquérir un caractère distinctif par l'emploi ou la promotion. La preuve de la Requérante ne précise pas si la Requérante a commencé à employer la Marque. M. Corneck énonce et fournit ce qui suit :

•         que l'Opposante emploie la marque de commerce ECCE PANIS en liaison avec des produits de boulangerie vendus au détail aux États-Unis et au Canada (para. 4);

•         un spécimen d'emballage de pain arborant la marque de commerce ECCE PANIS qui, affirme-t-il, est représentatif des emballages employés au Canada (para. 4; Pièce A); et

•         que l'Opposante offre son pain ECCE PANIS en vente sur le site Web www.eccepanis.com, qui présente la marque de commerce ECCE PANIS (para. 5; Pièce B).

[20]           Bien que l'Opposante ne fournisse pas de preuve quant à la mesure dans laquelle sa marque est devenue connue ou à la période pendant laquelle elle a été en usage, elle a au moins démontré un certain emploi, contrairement à la Requérante. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'Opposante.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[21]           Le genre de marchandises favorise de manière significative l'Opposante, comme les marchandises de chacune des parties se recoupent, du fait que les Marchandises comprennent des produits de boulangerie comme du pain et des pâtisseries et tartinades, qui peuvent être consommées avec des pains. En l'absence de preuve quant à la nature du commerce de chacune des parties, je conclus qu'il y aurait également un recoupement.

Degré de ressemblance

[22]           Dans Masterpiece Inc, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important énoncé à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Bien que les marques de commerce des parties comprennent toutes deux des mots de quatre lettres commençant par ECC et PAN, j'estime que les marques de commerce dans leur ensemble ont une présentation et un son différents, compte tenu de leurs éléments constitutifs différents.

[23]           La confusion est improbable lorsque des marques partagent des caractéristiques communes, mais comportent également des différences importantes [voir Foodcorp Ltd c. Chalet Bar B Q (Canada) Inc (1982), 66 CPR (2d) 56, p. 73 (CAF)]. L'accent mis par l'Opposante sur les éléments individuels des mots qui sont les mêmes semble mettre en jeu une comparaison côte à côte du genre contre lequel les tribunaux nous ont mis en garde [Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, précité; et International Stars SA c. Simon Chang Design Inc, 2013 CF 1041, para. 9].

[24]           En outre, on ne peut pas dire que les marques de commerce des parties évoquent la même idée pour le consommateur ordinaire. Comme ni l'une ni l'autre des marques de commerce ECCE PANIS et ECCO IL PANE n'est formée de mots en langue anglaise ou française, il semble vraisemblable que les consommateurs considéreraient les deux marques comme des mots inventés ou comme des mots appartenant à une langue étrangère. Bien que, si on les traduit, les marques évoquent des idées similaires, [traduction] « voici le pain » et [traduction] « ici le pain », le Canadien moyen, connaissant très peu le latin ou l'italien, ne verrait pas de ressemblance dans les idées qu'elles suggèrent.

Similarité des mots en latin, en italien et en français

[25]           M^me Auraus fournit une copie des définitions du mot français « pain » tirées de trois dictionnaires anglais-français qui montrent dans chaque cas que « pain » signifie « bread » en anglais (Pièces A1 à A3). Elle joint aussi une copie de la définition de « pain » tirée du dictionnaire français Le Petit Robert 1 qui montre que le mot français « pain » vient du mot latin « panis » (Pièce B). L'Opposante soutient dans son plaidoyer écrit que le consommateur moyen serait d'avis que la Marque a la même signification que ECCE PANIS, comme l'italien et le français sont tous deux d'origine latine et comme de nombreux mots, notamment pain, sont semblables dans ces langues. Si les consommateurs peuvent reconnaître que ces langues ont une origine commune et estimer que les marques ont toutes deux une connotation latine en raison de cette origine, la preuve ne démontre pas que, à la première impression et sans analyse détaillée, les consommateurs francophones ou bilingues jugeraient que les marques se ressemblent.

Preuve de l'état du registre

[26]           L'affidavit de M^me Thompson présente les résultats d'une recherche effectuée dans le registre pour repérer les marques de commerce qui constituent des mots ou qui intègrent des mots comportant les éléments ECC et PAN (Pièces B et C1 à C7). Si la preuve de M^me Thompson peut démontrer qu'aucune autre marque n'est visée par une demande ni n'est enregistrée en liaison avec des marchandises et services connexes, j'estime que ceci ne permet pas de conclure que les consommateurs jugeraient que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ECCE PANIS.

[27]           M. MacDonald joint à son affidavit deux rapports NUANS concernant le mot ECCO datés du 20 septembre 2011 et du 21 février 2013 (para. 9-10; Pièces F et G). L'Opposante conteste cette preuve au motif qu'il n'existe aucune preuve que M. MacDonald a effectué ces recherches. À ce titre, j'estime que ces pièces sont inadmissibles.

Conclusion

[28]           Le test à appliquer est celui de la première impression que la vue de la Marque produit dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui n'a qu'un vague souvenir de la marque de commerce ECCE PANIS de l'Opposante et qui ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner les marques en détail [Veuve Clicquot Ponsardin, précité]. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce de l'Opposante et la Marque, compte tenu des différences entre les marques des parties. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Article 16(3)a)

[29]           L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, parce qu'elle crée de la confusion avec son emploi antérieur de la marque de commerce ECCE PANIS. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer l'emploi de cette marque de commerce à la date de production de la demande du 26 janvier 2010 et que cet emploi n'avait pas été abandonné le 3 août 2011, soit la date de l'annonce de la demande d'enregistrement relative à la Marque. Comme il n'existe aucune preuve que la marque de commerce ECCE PANIS était employée à ces dates, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est par conséquent rejeté.

Caractère distinctif

[30]           L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive. Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit établir que le 3 octobre 2011, soit la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce ECCE PANIS était connue à un point tel qu'elle pouvait faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), para. 33 et 34]. Comme aucune preuve n'a été produite indiquant que la marque de commerce ECCE PANIS était connue à ce point, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est donc rejeté.

Décision

[31]           Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

______________________________
Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.