Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2010 COMC 158
Date de la décision : 2010-09-29
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1291793 pour la marque de commerce ESTRASORB au nom de Graceway Pharmaceuticals, LLC
Le dossier
[1] Le 28 février 2006, Novavax, Inc. (une société du Delaware) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ESTRASORB, en vue de son emploi en liaison avec des
produits pharmaceutiques, nommément préparations topiques à base d’hormones.
La demande est fondée : (i) sur l’emploi et l’enregistrement de la marque aux États-Unis d’Amérique (le 18 novembre 2003 sous le numéro d’enregistrement 2784534), et (ii) sur l’emploi projeté de la marque au Canada. La requérante a produit une copie certifiée conforme de l’enregistrement susmentionné de la marque de commerce aux États-Unis, ainsi que l’exige le paragraphe 31(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. La demande en cause a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 15 août 2007 et a fait l’objet d’une opposition de la part de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. le 15 octobre 2007. Le registraire a transmis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 8 novembre 2007, comme le prescrit le paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie généralement les allégations formulées dans la déclaration d’opposition.
[2] La preuve de l’opposante comprend les affidavits d’Amal Khouri ainsi que des copies certifiées conformes des enregistrements des marques de commerce invoquées par l’Opposante dans la déclaration d’opposition. La preuve de la requérante consiste en l’affidavit de Lynda Palmer. Peu après la production de sa preuve, Novavax, Inc. a cédé la marque ESTRASORB à Graceway Pharmaceuticals, LLC, la requérante actuellement inscrite au dossier. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits; cependant, seule la requérante était représentée à l’audience tenue le 31 août 2010.
[3] L’original de l’affidavit de M. Khouri produit à la Commission le 28 février 2008 n’a pu être retracé avant la date prévue pour l’audience. Toutefois, l’opposante a collaboré avec la Commission en accédant à sa demande de lui fournir une copie de l’affidavit de M. Khouri et des pièces à l’appui; ces documents ont été transmis à la Commission les 24 et 25 août 2010. Au début de l’audience, j’ai informé l’avocat de la requérante de la situation concernant la preuve de l’opposante. L’avocat de la requérante ne s’est pas opposé à ce que la Commission fonde sa décision sur une copie de l’affidavit de M. Khouri et des pièces à l’appui plutôt que sur l’original signé, lequel n’était disponible ni à la date de l’audience ni à la date de la décision.
La déclaration d’opposition
[4] Comme premier motif d’opposition, l’opposante allègue que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi parce qu’à la date de la demande, la requérante connaissait l’existence des marques de commerce déposées ESTRADERM et ESTRADERM TTS de l’Opposante se rapportant aux marchandises suivantes :
estradiol administré à l’aide d’une plaquette ou d’un bandage fixé à la peau des êtres humains
et de la marque ESTRACOMB se rapportant à des
préparations hormonales pour le traitement des troubles ménopausiques au moyen de timbres transdermiques.
[5] Selon le deuxième motif, fondé sur l’alinéa 12(1)d), la marque ESTRASORB visée par la demande n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les marques déposées de l’opposante mentionnées ci-dessus.
[6] Dans les troisième et quatrième motifs d’opposition, fondés sur les alinéas 16(2)a) et 16(3)a), l’opposante avance que la requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque ESTRASORB visée par la demande, parce qu’à la date de production de la demande, la marque ESTRASORB créait de la confusion avec les marques susmentionnées de l’opposante, antérieurement employées au Canada par cette dernière.
[7] Enfin, dans le cinquième motif, l’opposante allègue que la marque visée par la demande n’est pas adaptée pour distinguer, ni ne distingue, les marchandises de la requérante de celles de l’opposante.
La preuve de la requérante
Lynda Palmer
[8] Madame Palmer, recherchiste en marques de commerce, a effectué différentes recherches dans le registre des marques de commerce pour y repérer des marques employées en liaison avec des produits pharmaceutiques ou des produits de soins de santé; elle a aussi exploré d’autres sources, notamment des textes de référence traitant de produits pharmaceutiques. Les résultats de ses recherches sont colligés de façon détaillée et exhaustive en deux volumes de pièces documentaires dont le contenu peut être résumé comme suit :
Le registre des marques de commerce
[9] Il existe 25 marques, soit 8 demandes et 17 enregistrements, qui incluent l’élément ESTRA; ces marques sont inscrites au nom de 15 propriétaires différents. Les trois enregistrements de l’opposante et la demande contestée en l’espèce sont inclus dans ce nombre. De plus, alors que l’élément ESTRA figure comme préfixe ou comme suffixe dans la plupart des marques, il s’insère dans le corps même de la marque dans plusieurs cas, par exemple dans QUESTRAN, SUPERGESTRAN et NESTRAZAR.
[10] Il existe 15 marques, consistant en une (1) demande et 14 enregistrements, qui comportent l’élément ESTRO; elles sont inscrites au nom de 15 propriétaires différents. L’élément ESTRO figure comme préfixe ou comme suffixe dans la plupart des marques, mais dans quelques cas, il s’insère dans le corps même de la marque, comme dans DELESTROGEN et LIMMEGESTROL, par exemple.
[11] Par ailleurs, 34 marques (inscrites au nom de 28 propriétaires différents) incluent l’élément ACE; 36 marques (inscrites au nom de 22 propriétaires différents) incluent l’élément HYDRO; enfin, 39 marques (inscrites au nom de 28 propriétaires différents) incluent l’élément CHLOR. L’élément ACE indique la présence d’acétyle chimique; l’élément HYDRO, de dioxyde d’hydrogène chimique (eau); l’élément CHLOR, de chlorophylle et aussi de chlore.
Les autres sources
[12] Le terme œstrogène désigne une hormone stéroïde produite dans les ovaires. Il s’agit d’une hormone oestrogénique qui régule le développement sexuel et la fonction reproductive féminins. L’estradiol est la plus puissante des hormones oestrogéniques. L’estrane est le [traduction] « précurseur stéroïdique parent des oestrogènes ».
La preuve de l’opposante
Amal Khouri
[13] Monsieur Khouri atteste qu’il est un employé de l’opposante, Novartis. Il explique que les produits ESTRADERM et ESTRACOMB de l’opposante sont des timbres qui contiennent des œstrogènes et de la progestérone. Les timbres sont appliqués sur le corps, et l’hormone est absorbée par la peau. Ces produits peuvent être obtenus sur ordonnance médicale. ESTRADERM a été introduit sur le marché canadien en 1987 et ESTRACOMB, en 1994. Les ventes d’ESTRACOMB ont atteint un sommet en 1998, s’élevant à 4,2 millions de dollars, puis ont décliné, se chiffrant en 2007 à leur plus bas niveau, soit 538 000 $. Les ventes annuelles ont atteint en moyenne 3,5 millions de dollars de 1997 à 2003, et 650 000 $ de 2004 à 2007. Les ventes d’ESTRADERM ont-elles aussi atteint leur plus haut niveau en 1998, soit 26,1 millions de dollars, et ont également décliné depuis, ayant diminué jusqu’à un plancher de 3,9 millions de dollars en 2007. Les ventes annuelles se sont chiffrées en moyenne à 16,3 millions de dollars de 1997 à 2003, et à 4,9 millions de dollars de 2004 à 2007.
[14] Les produits ESTRADERM et ESTRACOMB de l’opposante ont fait l’objet de publicité auprès de médecins et d’autres professionnels de la santé dans des hôpitaux, cliniques et bureaux de pratique privée partout au Canada au moment de leur lancement initial au Canada. Environ 277 000 $ ont été consacrés à la publicité pour ESTRACOMB au cours de la période triennale de 1998 à 2000. La promotion des produits ESTRADERM et ESTRACOMB a cessé vers 2005, car l’opposante estimait que ces produits étaient [traduction] « bien établis ».
Les fardeaux de preuve
[15] Il incombe au requérant d’établir que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, contrairement à ce qu’allègue l'opposant dans la déclaration d'opposition. L'existence d’un fardeau ultime au requérant signifie que si, après la production de la totalité de la preuve, on ne peut tirer une conclusion donnée sur cette question, celle-ci doit être tranchée à son encontre. Cependant, conformément aux règles de preuve habituelles, l'opposant a également le fardeau de produire une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels il appuie chacun des motifs invoqués dans sa déclaration d’opposition : voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, page 298. L'existence d’un fardeau incombant à l'opposant au sujet d’une question en particulier signifie que cette question ne pourra être prise en considération que s’il existe des éléments de preuve suffisants à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à L’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
La principale question en litige et les dates pertinentes
[16] La question principale en l’espèce est de savoir si la marque ESTRASORB visée par la demande crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques ESTRADERM, ESTRADERM TTS et ESTRACOMB de l’opposante. Il incombe à la requérante d’établir qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi, reproduit ci‑dessous, entre la marque ESTRASORB visée par la demande et l’une quelconque des marques de l’opposante :
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées […] par la même personne, que ces marchandises […] soient ou non de la même catégorie générale.
Par conséquent, le paragraphe 6(2) ne porte pas sur la confusion des marques elles‑mêmes, mais sur la confusion menant à conclure que les biens d’une source proviennent d’une autre source. Dans le cas qui nous occupe, la question que soulève le paragraphe 6(2) est de savoir si on confondrait les préparations d’hormones topiques fabriquées par la requérante en pensant qu’il s’agit de préparations d’hormones topiques offertes par l’opposante.
[17] Les dates pertinentes pour l’analyse de la question de la confusion sont : i) la date de la décision, en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité : voir Andres Wines Ltd. and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la page 424 (C.A.F.); ii) la date de production de la demande, en l’espèce le 28 février 2006, à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement : voir l’article 16 de la Loi sur les marques de commerce; iii) la date de l’opposition, soit le 15 octobre 2007, à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130; Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc. (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1re inst.). Dans les circonstances de l’espèce, la question de savoir si la confusion est déterminée en fonction de l’une ou l’autre des dates pertinentes, est sans incidence.
Le test en matière de confusion
[18] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour établir si deux marques (ou une marque et un nom commercial) créent de la confusion sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprise; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être examinés. Tous les facteurs n’ont pas nécessairement un poids égal. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun dépend des circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.).
L’application des facteurs énoncés au paragraphe 6(5)
[19] La marque de commerce ESTRASORB visée par la demande possède un certain caractère distinctif inhérent. Toutefois, cette marque est relativement faible lorsqu’elle est employée en liaison avec les marchandises de la requérante, parce que la marque dans son ensemble suggère [traduction] « l’absorption d’oestrogènes (ou d’estradiol) », ce qui est le résultat escompté du produit de la requérante. Aucun élément de preuve n’indique que la marque visée par la demande a acquis une réputation au Canada à l’une ou l’autre des dates pertinentes. De même, les marques de l’opposante sont relativement faibles, étant donné que le premier élément des marques de celle‑ci évoque l’hormone œstrogène ou estradiol et que le deuxième élément évoque i) la « peau », le terme DERM étant une troncation de derme ou dermis, et ii) la « combinaison », les produits pharmaceutiques étant souvent constitués d’une combinaison de drogues. Je conclus du témoignage de M. Khouri qu’à toutes les dates pertinentes, les marques ESTRADERM et ESTRACOMB de l’opposante avaient acquis une certaine réputation, mais qu’à aucune date pertinente cette réputation n’était-elle très considérable. La période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage favorise l’opposante, puisque celle‑ci a commencé à employer ses marques plus de dix ans avant la date de production de la présente demande. Aucune preuve n’indique que la requérante a commencé à employer sa marque ESTRASORB. La nature des marchandises et du commerce des parties, d’après ce que je peux conclure de la preuve au dossier, est essentiellement la même.
[20] Les marques de commerce en cause se ressemblent passablement dans la présentation et le son et dans les idées qu’elles suggèrent, en raison de l’élément ESTRA, qui est commun aux marques des parties. En l’espèce, la preuve de la requérante indique qu’il n’est pas rare, dans l’industrie pharmaceutique, de tronquer un terme de chimie pour en faire un élément d’une marque de commerce. La preuve de l’état du registre soumise par la requérante montre en outre que le terme ESTRA est employé par plusieurs commerçants comme élément de leur marque de commerce. Par conséquent, le public est généralement familier jusqu’à un certain point avec la présentation de la forme abrégée d’un produit chimique comme premier élément d’une marque de produit pharmaceutique et, plus particulièrement, le public a une certaine connaissance du terme ESTRA comme élément de marques de commerce de produits pharmaceutiques constitués de l’hormone œstrogène ou estradiol.
[21] Les marques en cause en l’espèce se ressemblent nécessairement dans une large mesure dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent, en raison de la présence du terme ESTRA qui forme le préfixe de chacune de ces marques. Cela dit, ce sont les marques dans leur ensemble qu’il convient d’examiner. Habituellement, le premier élément d’une marque est celui qui sert le plus à distinguer les marques entre elles, et dans le cas présent, l’élément ESTRA peut être considéré comme le premier élément dominant de chacune des marques en cause. Toutefois, lorsque le premier élément ou l’élément dominant d’une marque de commerce consiste en un mot descriptif courant, son importance diminue : voir Conde Nast Publications Inc. c. Union Des Éditions Modernes (1979), 26 C.P.R. (2d) 183, à la page 188 (C.F. 1re inst.); Vancouver Sushiman Ltd. c. Sushiboy Foods Co., (4th) 22 C.P.R. (4th) 107 (COMC). Dans le cas qui nous occupe, l’élément ESTRA serait aisément perçu comme une forme abrégée du nom chimique « oestronène ». De ce fait, en l’espèce, on serait porté à minimiser l’importance du préfixe ESTRA dans les marques des parties et, en corollaire, à se concentrer davantage sur les autres éléments de ces marques. Comme l’a fait remarquer la Cour dans l’arrêt United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la page 263 (C.A.F.) :
Même s’il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d’en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.
Naturellement, en l’espèce, le deuxième élément des marques des parties ne ressemble pas au deuxième élément des autres marques en cause.
[22] La requérante a porté à mon attention les principes suivants en droit des marques de commerce, énoncés dans l’arrêt General Motors c. Bellows (1949), 10 C.P.R. 101 (C.S.C.), aux pages 115 et 116 :
[traduction]
[…] on doit accorder une protection plus étroite à l’entreprise qui a puisé dans le vocabulaire commun du commerce le ou les mots lui servant de marque, qu’à celle dont la marque est constituée d’un mot inventé, unique ou non descriptif […]
[…] lorsqu’un commerçant choisit des mots d’usage courant pour former son nom commercial, cela crée nécessairement un risque de confusion. Mais il faut bien courir ce risque, à moins de consentir au premier utilisateur un monopole abusif sur l’emploi de ces mots. Le tribunal verra dans une différence assez minime un moyen suffisant d’éviter la confusion. On peut légitimement s’attendre à plus de discernement de la part du public lorsqu’un nom commercial consiste, en totalité ou en partie, de mots décrivant des produits ou des services offerts.
Il est sans aucun doute dans l’intérêt du public d’éviter la confusion entre ces marques, mais en revanche ce même intérêt public suppose la liberté du commerçant dans ses opérations ordinaires, et en particulier dans l’emploi de mots tirés de la langue.
(Non souligné dans l’original)
À mon avis, les principes exposés ci‑dessus sont applicables en l’espèce.
La décision
[23] Compte tenu de ce qui précède, abstraction faite dans une certaine mesure de l’importance du préfixe ESTRA dans l’examen de la ressemblance entre les marques des parties dans leur ensemble, et des autres facteurs examinés au titre du paragraphe 6(5), je conclus que la requérante a satisfait au fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’à aucune date pertinente la marque visée par la demande n’a créé ni ne crée de confusion avec l’une quelconque des marques de l’opposante. En conséquence, l’opposition est rejetée.
[24] Cette décision est rendue en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
___________________
Myer Herzig
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.