Contenu de la décision
TRADUCTION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2012 COMC 205
Date de la décision : 2012-10-31
DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS de Colba.Net inc. aux demandes nos 1,158,989 et 1,381,635 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce COLLABNET au nom de CollabNet, Inc.
[1] Le 15 novembre 2002, CollabNet, Inc. (la Requérante) a produit à l’égard de la marque de commerce COLLABNET (la Marque) une demande d’enregistrement fondé sur un emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec diverses marchandises et divers services informatiques, et sur un emploi et un enregistrement de la Marque aux États-Unis. L’état déclaratif des marchandises et services, tel que révisé et couvert par la demande no 1,158,989, est ainsi libellé :
Marchandises :
(1) Logiciel informatique pour la conception et le développement de
logiciels ouverts et privés.
Services :
(1) Services informatiques et
technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et
programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et
mise en œuvre de sites Web pour autrui, pour servir d’infrastructure et de
plateforme de développement, gestion, hébergement, essais et déploiement de
collecticiels par des développeurs; hébergement des types de sites Web
susmentionnés d’autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial aux fins de développement, gestion [sic], hébergement, essais et
déploiement de collecticiels par des développeurs; fournisseur de services d’applications,
notamment, hébergement d’applications informatiques d’autrui aux fins de
développement, gestion, hébergement, essais et déploiement de collecticiels par
des développeurs; sauf indication contraire, tout ce qui précède, à l’exception
de ce qui suit : la fourniture d’un accès Internet haute vitesse, les
services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux de
communication intranet, la distribution et la vente au détail de pièces et
d’accessoires d’ordinateurs, la prestation de cours de formation au public
concernant la façon d’accéder à Internet et de l’utiliser, l’entretien et la
réparation de matériel informatique, services de télécommunications
électroniques, notamment services de fournisseur d’accès Internet.
Demandes :
Employée aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistré aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 6 mars 2007 sous le no3,215,006 pour les marchandises. Enregistrée aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ou pour les ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 9 juillet 2002 sous le no 2,591,636 pour les services.
[2] Le 1er février 2008, la Requérante a produit une autre demande d’enregistrement de la Marque, fondée sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec diverses marchandises et divers services informatiques, ainsi que sur l’emploi et l’enregistrement de la Marque aux États-Unis. L’état déclaratif des marchandises et services, tel que révisé et couvert par la demande no 1,381,635, est ainsi libellé :
Marchandises :
(1) Publications électroniques téléchargeables, notamment, manuels
informatiques, livres blancs, articles, livres, guides, Webdiffusions, baladodiffusions
et lecture en transit de fichiers sonores/vidéos dans les domaines du
développement de logiciels informatiques, des outils de développement de
logiciels informatiques, des outils de développement de logiciels ouverts, des
logiciels, des communautés de développement de logiciels ouverts, de
l’informatique et des technologies, de la formation sur les logiciels et des
ressources de soutien technique. (2) Logiciels, notamment outils de
développement de logiciels pour la conception et le développement de programmes
de logiciels ouverts et privés; logiciels et outils de développement de
logiciels pour la conception et le développement de programmes de logiciels
ouverts et privés, notamment, plateformes de logiciels et de logiciels Web qui
servent d’infrastructure aux développeurs pour utiliser les outils logiciels
pour le développement collaboratif de logiciels.
Services :
(1) Fourniture de babillards et de forums électroniques en ligne
pour la transmission de messages, d’articles, de documents, de livres blancs,
de données et d’information parmi les utilisateurs informatiques au sujet des
outils de développement de logiciels ouverts, de l’informatique et de la technologie,
du développement et de la programmation de logiciels, de la formation sur les
logiciels, de la conception et du développement de sites Web, de ressources
d’hébergement d’applications et de ressources de soutien technique; fourniture
de Webdiffusions, de baladodiffusions et de lecture en transit de fichiers
sonores/vidéos dans les domaines du développement de logiciels, des outils de
développement de logiciels, d’outils de développement de logiciels ouverts, de
logiciels informatiques, de communautés de développement de logiciels ouverts,
de l’informatique et des technologies, de la formation sur les logiciels et des
ressources de soutien technique. (2) Journaux en ligne, notamment, blogues sur
les outils de développement de logiciels, sur les logiciels, sur les
communautés de développement de logiciels ouverts, sur l’informatique et la
technologie, le développement et la programmation de logiciels, la formation
sur les logiciels et les ressources de soutien technique; fourniture de
publications en ligne du type de livres blancs, de documents techniques, d’articles,
de livres et de guides dans le domaine du développement de logiciels, des
outils de développement de logiciels, des logiciels, des communautés de
développement de logiciels ouverts, de l’informatique et des technologies, du
développement et de la programmation de logiciels, de la formation sur les
logiciels et des ressources de soutien technique; fourniture d’information dans
le domaine de la formation sur les logiciels; fourniture de liens vers des
sites Web, des articles, des Webdiffusions, des baladodiffusions et des
lectures en transit de fichiers sonores/vidéos d’autrui offrant des formations
sur les logiciels. (3) Fourniture d’information dans les domaines du
développement de logiciels, des outils de développement de logiciels, des
logiciels, des communautés de développement de logiciels ouverts, de
l’informatique et des technologies, du développement et de la programmation de
logiciels, et des ressources de soutien technique, tous par l’entremise d’un
site Web interactif sur Internet; fourniture de liens vers des sites Web, des
articles, des Webdiffusions, des baladodiffusions et des lectures en transit de
fichiers sonores/vidéos pour autrui offrant de l’information sur le
développement de logiciels, les outils de développement de logiciels, les
logiciels, les communautés de développement de logiciels ouverts, l’informatique
et les technologies, le développement et la programmation de logiciels et les
ressources de soutien technique; services de soutien technique, notamment, diagnostics
de problèmes de logiciels; consultation sur les logiciels et la technologie
informatique; l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour le développement de logiciels, le suivi des changements et
les modifications aux logiciels et la gestion de projets de développement de
logiciels; services informatiques, notamment, mise en œuvre, installation,
maintenance, mises à jour, soutien et configuration de logiciels et
consultations connexes. (4) Services informatiques et technologiques pour
autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels, services
informatiques, notamment conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement
des sites Web pour autrui sur un serveur informatique pour un réseau
informatique mondial; fournisseur de services d’applications, notamment, hébergement
d’applications de logiciels d’autrui; services informatiques, notamment,
conception et développement de logiciels. (5) Services informatiques et
technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et
programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et
mise en œuvre de sites Web pour autrui afin de servir d’infrastructure et de
plateforme pour le développement, la gestion, l’hébergement, l’essai et le
déploiement de logiciels collaboratifs par les développeurs; hébergement des
types susmentionnés de sites Web d’autrui sur un serveur informatique pour un
réseau informatique mondial aux fins de développement, gestion, hébergement,
essais et déploiement de logiciels collaboratifs par les développeurs; fournisseur
de services d’applications, notamment, hébergement d’applications logicielles
d’autrui pour le développement, la gestion, l’hébergement, l’essai et le
déploiement de logiciels collaboratifs par les développeurs; sauf indication
contraire, tout ce qui précède, à l’exception de ce qui suit : la
fourniture d’un accès Internet haute vitesse, les services de consultation
concernant la création et la gestion de réseaux de communication intranet, la distribution
et la vente au détail de pièces et d’accessoires d’ordinateur, la prestation de
cours de formation au public concernant la façon d’accéder à Internet et de
l’utiliser, l’entretien et la réparation de matériel informatique, services de
télécommunications électroniques, notamment services de fournisseur d’accès
Internet.
Demandes :
Date de dépôt prioritaire : 1er août 2007, pays :
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Demande no 77/244,774 en liaison avec le
même type de marchandises (1). Date de dépôt prioritaire : 1er
août 2007, pays : ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Demande no 77/244,763
en liaison avec le même type de services (1). Date de dépôt prioritaire : 1er
août 2007, pays : ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Demande no 77/244,758
en liaison avec le même type de services (2). Date de dépôt prioritaire : 1er
août 2007, pays : ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, Demande no 77/244,769
en liaison avec le même type de services (3).
Employée au CANADA depuis le 2 novembre 2006 sur les marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 2 novembre 2006 pour les
services (1), (2), (3), (5). Employées aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrées pour les ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 6 mars 2007 sous le no 3,215,006
pour les marchandises (2). Enregistrés pour les ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
9 juillet 2002 sous le no 2,591,636 pour les services (4).
Enregistrés pour les ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le no 3,411,555
pour les services (1). Enregistrés aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril
2008 sous le no 3,411,554 pour les services (2). Enregistrés
aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le no 3,411,556
pour les services (3), (5). Enregistrées aux ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
15 avril 2008 sous le no 3,411,557 pour les marchandises.
[3] Les demandes ont été annoncées aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 13 juin 2007 (en ce qui concerne la demande no 1,158,989), et le 3 mars 2010 (en ce qui concerne la demande no 1,381,635).
[4] Joseph Bassili a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de chaque demande aux dates suivantes : 13 novembre 2007 en ce qui concerne la demande no 1,158,989, et 3 mai 2010 en ce qui concerne la demande no 1,381,635. Colba.Net inc. a par la suite été substituée à Joseph Bassili comme opposante dans chacun de ces dossiers. À moins d’indication contraire, Joseph Bassili et Colba.Net inc. seront collectivement désignés dans ma décision comme l’Opposante.
[5] Les déclarations d’opposition, telles que modifiées par l’Opposante et acceptées par le registraire le 30 novembre 2010 (relativement à la demande no 1,158,989) et le 5 novembre 2010 (relativement à la demande no 1,381,635) respectivement, prétendent que la demande ne respecte pas les exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi); que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16 de la Loi; que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)(d) de la Loi; et que la Marque n’est pas distinctive de la Requérante selon l’article 2 et l’alinéa 38(2)(d) de la Loi en raison de la confusion avec la marque de commerce et/ou du nom commercial COLBA.NET (et ses variantes), employés antérieurement au Canada par l’Opposante en liaison avec divers services informatiques.
[6] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle dément les allégations de l’Opposante.
[7] Comme preuve dans le dossier no 1,158,989, l’Opposante a produit la déclaration solennelle de Joseph Bassili, datée du 10 février 2009; l’affidavit d’Andrea Salera, daté du 11 août 2008; et une copie certifiée de l’enregistrement no TMA496,843 pour la marque de commerce COLBA.NET. Comme preuve dans le dossier no 1,381,635, l’Opposante a produit la déclaration solennelle de Joseph Bassili, datée du 25 novembre 2010; et une autre copie certifiée de l’enregistrement no TMA496,843. À moins d’indication contraire, j’utiliserai le singulier pour me reporter aux deux déclarations solennelles de M. Bassili, qui partagent la même structure.
[8] Comme preuve dans le dossier no 1,158,989, la Requérante a produit les affidavits de Thomas Clark, daté du 9 septembre 2009; de Debbie Benson, daté du 10 septembre 2009; et de Karen Monteith, daté du 8 septembre 2009. Comme preuve dans le dossier no 1,381,635, la Requérante a produit les affidavits de Thomas Clark, daté du 24 mars 2011; de Debbie Benson, daté du 28 mars 2011; et de Karen Monteith, daté du 28 mars 2011. À moins d’indication contraire, j’utiliserai le singulier pour me reporter aux deux affidavits (un par dossier) de chaque déposant, qui partagent la même structure.
[9] Seule la Requérante a présenté une observation écrite dans chaque dossier. Les deux parties étaient représentées par des conseillers juridiques lors de l’audience.
Fardeau de preuve
[10] La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes satisfont aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial consistant à présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence de faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F.P.I.); et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].
Aperçu de la preuve des parties
Preuve de l’Opposante
La déclaration solennelle Bassili
[11] Comme indiqué ci-dessus, l’Opposante a produit deux déclarations solennelles de M. Bassili datées du 10 février 2009 et du 25 novembre 2010 respectivement. La déclaration solennelle produite au dossier no 1,158,989 a été exécutée par M. Bassili à titre d’opposant et de propriétaire de la marque de commerce COLBA.NET enregistrée sous le no TMA496,843, comme il l’était à l’époque, ainsi que président de la détentrice de licence Colba.Net inc. Cet enregistrement a été affecté par M. Bassili à Colba.Net inc. le 6 juillet 2010. Comme indiqué ci-dessus, Colba.Net inc. a par la suite été substituée à M. Bassili comme opposant dans les deux cas en l’espèce. La déclaration solennelle produite dans le dossier no 1,381,635 a donc été exécutée par M. Bassili à titre de président de Colba.Net inc. (il s’agit du nouveau propriétaire de la marque de commerce enregistrée COLBA.NET), ainsi que d’ancien propriétaire et détenteur de la licence de la marque.
[12] Dans sa déclaration solennelle au dossier no 1,158,989, M. Bassili déclare qu’il a accordé une licence à « Colba. Net Inc. » (sic) relativement à l’emploi de la marque de commerce COLBA.NET et à ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. Je dois mentionner à ce moment-ci de ma décision que le nom Colba.Net inc. a été mal orthographié tout au long de la déclaration solennelle du 10 février 2009 de M. Bassili. Je me reporterai à cette entité comme elle a été orthographiée dans la déclaration d’opposition modifiée et dans le certificat d’enregistrement no TMA496,843. M. Bassili déclare qu’en vertu de cette licence, il a le contrôle direct ou indirect du caractère et de la qualité des services réalisés en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. M. Bassili ajoute qu’un tel contrôle se fait notamment grâce au fait qu’il est le président de Colba.Net inc. La déclaration solennelle de M. Bassili au dossier no 1,381,635 va dans le même sens, à l’exception du fait que le nom Colba.Net inc. a été orthographié correctement et qu’il tient compte des changements de propriétaire de la marque décrits ci-dessus.
[13] La Requérante souligne que M. Bassili ne fournit aucune preuve d’une telle licence et ne déclare pas non plus si la présumée licence était écrite ou verbale. Cependant, le fait qu’aucune des pièces des déclarations solennelles Bassili ne comprend de copie de l’accord de licence n’est pas fatal pour l’Opposante. L’article 50 de la Loi n’exige pas d’accord de licence écrit. Ce qui est exigé de l’article 50 est que « le propriétaire, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services ». M. Bassili a clairement démontré dans chacune de ses déclarations solennelles qu’un tel contrôle sur l’emploi licencié de la marque de commerce COLBA.NET, et de ses variantes COLBANET et COLBANET Inc., a été exercé. La déclaration explicite de M. Bassili concernant le contrôle est appuyée davantage par la déclaration selon laquelle il a agi à titre de président de Colba.Net inc. Aucune preuve n’établit que M. Bassili n’a pas exercé, directement ou indirectement, un contrôle du caractère ou de la qualité des services. De plus, le témoignage de M. Bassili n’a pas été remis en question par un contre-interrogatoire. Par conséquent, je suis prête à conclure que l’emploi de la marque de commerce COLBA.NET, et de ses variantes COLBANET et COLBANET Inc., selon le cas, par Colba.Net inc. à titre de détenteur de la licence pour les marques avant le 6 juillet 2010, a joué en faveur de M. Bassini à titre de propriétaire des marques en vertu de l’article 50 de la Loi.
[14] Pour revenir au témoignage de M. Bassili, ce dernier déclare que la marque de commerce COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. sont « essentiellement la même marque » et qu’une référence à COLBA.NET dans chacune de ses déclarations solennelles peut être comprise comme une référence à COLBA.NET et à ses variantes. La Requérante souligne que ces déclarations de M. Bassili sont, au mieux, trompeuses. Plus particulièrement, la Requérante prétend que COLBA.NET et ses variantes COLBANET et COLBANET Inc. ne sont pas la même marque et que la preuve, y compris la preuve de l’emploi d’une marque, n’est pas nécessairement une preuve concernant les autres marques. De plus, la Requérante prétend que M. Bassili ne peut identifier quelles marques sont censément utilisées comme marques de commerce et quelles sont censément utilisées comme noms commerciaux. Plus important, la Requérante prétend que M. Bassili ne présente aucune preuve de l’emploi de la marque de commerce enregistrée COLBA.NET en soi, sauf dans le cadre du nom de domaine www.colba.net. Finalement, elle prétend que la preuve concernant l’emploi de COLBANET est très limitée puisque la majorité de la preuve concerne COLBANET & Design et COLBANET en elle-même n’est utilisée que sur quatre factures. Bien que je sois d’accord avec la Requérante que la preuve d’emploi d’une marque n’est pas nécessairement une preuve concernant les autres marques, je suis convaincue, selon mon examen de chacune des déclarations solennelles Bassili, que l’Opposante a démontré l’emploi des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET pour les raisons expliquées ci-dessous. Cependant, je ne suis pas convaincue que l’Opposante ait démontré l’emploi de COLBANET Inc. en tant que marque de commerce.
[15] M. Bassili déclare que les services en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET sont offerts à des clients canadiens par l’entremise de Colba.Net inc. Ces services comprennent notamment ce qui suit :
• services d’accès Internet;
• services d’hébergement de sites Web;
• services de télécommunications électroniques qui comprennent des services de fournisseur d’accès.
[16] Plus particulièrement, M. Bassili explique que les services offerts par l’Opposante aujourd’hui (je précise) comprennent des services LNPA (ligne numérique à paire asymétrique) pour clients commerciaux et résidentiels, qui sont des services d’accès Internet ultra haute vitesse. L’Opposante fournit également des services de téléphonie, des serveurs de co-location pour serveurs contenant des sites Web, et des services de gestion pour les serveurs de courriels, ainsi que des services d’hébergement de sites Web et de nom de domaine. Bien que M. Bassili ne déclare pas expressément à quel moment chacun de ces services a été offert, il joint à chacune de ses déclarations solennelles les pièces suivantes, qui appuient et clarifient davantage les affirmations d’emploi ci-dessus :
• pièce JB-1 : copies de publicités représentatives publiées au fil des ans dans diverses publications y compris les PagesJaunes et les journaux Montreal Mirror, 24 Heures et Metro;
• pièce JB-2 : copies de factures représentatives émises entre les années 1998 et 2002.
[17] Plus particulièrement, lors de l’examen de la pièce JB-1, je note que l’annonce publiée dans l’édition du journal Metro du weekend du 2 au 4 novembre 2001 décrit les services de l’Opposante comme « Un des meilleurs services internet au Québec! Accès commuté, Haute-Vitesse, Hébergement, Co-location ». L’annonce publiée dans les PagesJaunes de Montréal en 2001-2002 décrit l’Opposante comme « Fournisseur d’accès Internet » offrant des services d’accès Internet résidentiels et commerciaux haute vitesse. L’annonce indique aussi « Installation gratuite de logiciels », « Les plus bas prix en ville », « Rapport utilisateur par modem très bas », « Lien T3 dédié à Internet » et « Solution clé en main pour les entreprises ». Les annonces publiées dans l’édition de septembre 2008 de HUB: The Computer Paper – Montreal ainsi que les journaux Montreal Mirror du 7 au 13 août 2008 et Montreal 24 heures du 28 octobre 2008 mentionnent également services « LNPA2+ » et « téléphonie VoIP », etc.
[18] Chacune de ces annonces affiche bien en vue la marque de commerce COLBANET & Design reproduite ci-dessous, suivie du mot « inc. » qui apparaît en caractères beaucoup plus petits dans les deux exemples d’annonces publiées dans les PagesJaunes :
[19] Je constate que l’emploi de la marque de commerce COLBANET & Design peut constituer l’emploi de la marque de commerce COLBA.NET. Effectivement, la marque de commerce de l’Opposante couverte par l’enregistrement no TMA496,843 consiste en la marque verbale COLBA.NET, permettant ainsi l’emploi de la marque de tous les styles et grosseurs de caractères, couleurs ou designs. Les différents caractères et grosseurs de police utilisés pour la lettre « N » de la marque COLBANET & Design créent une séparation entre les mots COLBA et NET, comme le point dans la marque de commerce enregistrée COLBA.NET. La marque de commerce enregistrée demeure reconnaissable en soi et par soi et conserve son identité [voir les principaux cas Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.) et Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 C.A.F.)].
[20] De la même façon, je constate que l’emploi de la marque de commerce COLBANET & Design peut également constituer l’emploi de la marque de commerce COLBANET. En effet, malgré son design, la marque est formée du mot COLBANET.
[21] À l’examen des factures jointes comme pièce JB-2, je note qu’elles concernent des services téléphoniques ainsi qu’une « base d’hébergement » et des services de mise à jour de sites Web. Les factures affichent bien en évidence au haut de la page la marque de commerce COLBANET & Design, suivie en dessous de l’adresse de l’Opposante. À ce titre, elles peuvent raisonnablement être perçues par le consommateur moyen comme identifiant le nom sous lequel l’Opposante fait affaire. Cependant, comme la marque de commerce COLBANET & Design apparaît en caractères beaucoup plus gros et gras que l’adresse de l’Opposante, elle peut également être perçue comme une marque de commerce. Comme l’a déclaré le membre de la Commission Martin dans Consumers Distributing Company Limited c. Toy World Limited, 1990 CarswellNat 1398 (C.O.M.C.), au paragraphe 14, « l’emploi d’une marque de commerce et l’emploi d’un nom commercial ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs ». La question à savoir si un nom commercial peut également être utilisé comme une marque de commerce dépend des circonstances de chaque cas particulier [voir Road Runner Trailer Manufacturing Ltd c. Road Runner Trailer Co (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.)]. Les factures comportent de plus au bas de la page la mention « Veuillez faire votre chèque au nom de ColbaNet et écrire votre nom d’utilisateur sur le chèque », ce qui appuie la conclusion de l’emploi de COLBANET comme nom commercial.
[22] Pour revenir aux annonces dans les PagesJaunes, je constate qu’elles appuient également la conclusion de l’emploi des noms commerciaux COLBA.NET INC. et COLBANET INC. Cependant, elles n’appuient pas la conclusion de l’emploi de COLBA.NET INC. et COLBANET INC. comme marques de commerce en raison des caractères beaucoup plus petits utilisés pour le mot « inc. ». Pour ce qui est du nom de domaine www.colba.net au bas des annonces, je constate qu’il sert de référence de contact pour le client.
[23] Concernant les chiffres de ventes et de publicité de l’Opposante, M. Bassili explique que pour chaque année depuis 1998, les revenus d’affaires annuels réalisés au Canada par l’Opposante concernant les services utilisés en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET pour la période de 1998 jusqu’au moment de la réalisation de chacune de ses déclarations solennelles n’ont jamais été en dessous de 1,5 million $ par année. M. Bassili déclare également que les dépenses annuelles en publicité encourues par l’Opposante pour promouvoir la marque de commerce COLBA.NET n’ont jamais été en dessous du montant évalué à 8 000 $ par année pour la période de 1998 jusqu’au moment de la réalisation de chacune de ses déclarations solennelles. Cependant, aucune ventilation de chacun des services de l’Opposante n’est fournie. De plus, les exemples de factures joints comme pièce JB-2 concernent les ventes réalisées dans les provinces de Québec et de l’Ontario seulement, alors que tous les échantillons d’annonces joints comme pièce JB-1 semblent provenir uniquement de la province de Québec. Je reviendrai à ces limitations plus loin lors de l’évaluation des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) et des circonstances supplémentaires dans le cadre du test en matière de confusion.
L’affidavit Salera
[24] Comme indiqué ci-dessus, l’Opposante a également présenté dans le dossier no 1,158,989 l’affidavit d’Andrea Salera, qui s’identifie comme commis pour la firme représentant l’Opposante. Mme Salera a simplement joint à son affidavit en tant que pièces ASA-1 et ASA-2 respectivement, des copies certifiées des enregistrements de marques de commerce nos 3,215,006 et 2,591,636 de la Requérante aux É.-U. pour la marque de commerce COLLABNET.
La preuve de la Requérante
L’affidavit Clark
[25] Comme indiqué ci-dessus, la Requérante a présenté deux affidavits de M. Clark datés du 9 septembre 2009 et du 24 mars 2011 respectivement, qui partagent la même structure. Je soulignerai les différences qui existent entre les deux lorsque nécessaire.
[26] M. Clark, qui est le vice-président, Finances, de la Requérante, relate d’abord l’historique de la Requérante. Il déclare que la Requérante œuvre dans le domaine de la fourniture de logiciels et de services de soutien connexes pour des clients qui développent et exploitent des logiciels collaboratifs et des programmes informatiques. Il explique que la Requérante a été fondée et incorporée en 1999 sous le nom Collab.Net, Inc. afin de développer et de commercialiser un environnement de mise au point de logiciels collaboratifs privés fondés sur des concepts de logiciels ouverts; les services ont par la suite été élargis pour comprendre des services de gestion du cycle de vie du développement Web, tel que le contrôle des versions de codes, le repérage des bogues, des forums de discussion par courriels, des outils de navigation de code-source et une interface administrative.
[27] M. Clark explique ensuite que les produits de la Requérante se sont améliorés et ont évolué pour inclure, à la fin des années 2000, la fourniture de solutions distribuées de gestion du cycle de vie d’applications (GCA) sur demande et sur place visant à accélérer les déploiements et faciliter la collaboration entre développeurs situés à différents lieux et emplacements.
[28] M. Clark explique le changement de nom de la Requérante le 21 octobre 2002 de Collab.Net, Inc. à CollabNet, Inc. La Requérante se considérait comme une entreprise « point.com » et le « point » était redondant et pouvait facilement être oublié sur les documents officiels. Le point créait également de la confusion lors de l’utilisation des noms de domaines sur Internet et Collab.Net.net ou Collab.Net.com étaient plus encombrants lorsque le point faisait partie de la dénomination sociale. M. Clark joint comme pièce A à chacun de ses affidavits des copies certifiées de la page d’authentification du Secrétaire d’État du Delaware et des première et dernière pages des articles d’incorporation modifiés prouvant le changement de nom.
[29] Dans son affidavit présenté au dossier no 1,158,989, M. Clark déclare que les produits actuellement offerts par la Requérante sont CollabNet Entreprise Edition et CollabNet TeamForge, alors que dans son affidavit subséquent présenté au dossier no 1,381,635, ces produits comprennent également CollabNet Subversion et CollabNet ScrumWorks. M. Clark explique que chacun des produits peut être utilisé par de petites et moyennes équipes de projet jusqu’à de grandes équipes de développement pour entreprises de milliers d’utilisateurs. La Requérante offre des services de soutien, de formation et de consultation en lien avec ces produits. Les forces du marché menant à l’adoption des produits et services de la Requérante comprennent notamment ce qui suit : activités de fusions et d’acquisitions; rentabilité commerciale grâce à des ressources à l’étranger; logiciels ouverts et interopérables d’architecture orientée services (AOS); mandats tels que Sarbanes Oxley (loi fédérale américaine précisant les normes des conseils de sociétés ouvertes et firmes de gestion et de comptes publics américaines) ou SAS 70 (normes professionnelles utilisées par un vérificateur de services); règlements gouvernementaux et de l’industrie; et les problèmes qui surviennent avec des systèmes de gestion de la configuration logicielle (SCL) complexes qui exigent d’importants investissements.
[30] M. Clark explique ensuite plus en détail la nature des produits et services de la Requérante ainsi que les différences entre ces derniers et ceux de l’Opposante. La nature des marchandises, des services ou des affaires des parties et la nature du commerce des parties seront discutées en détail plus tard dans ma décision lorsque j’évaluerai les facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) dans le cadre du test en matière de confusion.
[31] M. Clark déclare que le principal véhicule de promotion de la Requérante est son site Web situé à collab.net et accessible par collabnet.com. Il joint comme pièce B à chacun de ses affidavits des exemples de pages du site Web de la Requérante imprimées le 9 septembre 2009 et le 17 février 2011 respectivement, et comme pièce E à chacun de ses affidavits, des exemples de pages archivées du site Web de la Requérante imprimées à partir du site Web www.internetarchive.org (connu sous le nom « wayback machine ») aux mêmes dates. Il joint également comme pièces C et D à chacun de ses affidavits, des versions imprimées de VeriSign, Inc. Whois Search et Network Solutions Whois Search respectivement, qui fournissent les détails d’enregistrement pour le nom de domaine collab.net.
[32] M. Clark déclare ensuite que la Requérante a continué d’être très présente sur le World Wide Web. Il joint comme pièce F à chacun de ses affidavits des copies de divers articles de publication sur le Web, communiqués de presse et annonces sur la Requérante. Il explique que c’est la Requérante qui a lancé, à l’échelle mondiale, le Développement de logiciels collaboratifs en élargissant les meilleurs principes du développement de logiciels ouverts à l’entreprise. Il déclare que la Requérante a remporté des dizaines de prix dans les domaines des affaires, de la technologie et de l’industrie pour son leadership et a été qualifiée de leader dans des livres à très grand tirage comme The World is Flat, de l’écrivain Tom Friedman. Il ajoute que la Requérante est également la créatrice – et demeure la personne morale répondante – de l’application de source ouverte d’entreprise que l’on pourrait qualifier de plus utilisée au monde, l’outil de gestion de la configuration logicielle Subversion, qui est à la base des réseaux de développement de logiciels collaboratifs et des serveurs de développement pour plus de 5 000 000 d’utilisateurs à travers le monde. M. Clark déclare de plus qu’en décembre 2009, le Forum économique mondial a nommé la Requérante parmi la classe de 2010 des pionniers en technologie. En décembre 2010, IDC, une des principales firmes d’analystes, a nommé la Requérante « Entreprise de développement et de déploiement d’applications innovatrices de moins de 100 M$ à surveiller ». M. Clark déclare que grâce à son leadership et à son importance pour l’industrie des logiciels, la reconnaissance de la marque CollabNet et l’emploi de ses marques de commerce connexes est respectée et reconnue à travers le monde dans l’industrie des TI 100 B$+.
[33] M. Clark explique que le nom COLLABNET a été choisi au départ parce qu’en anglais, il suggère un processus collaboratif sur Internet. Au début de l’existence de la Requérante, lorsqu’on demandait aux représentants de l’entreprise ce que signifiait le nom « CollabNet », ils répondaient que cela était censé vouloir dire « développement de logiciels collaboratifs sur Inter net ».
[34] M. Clark déclare que la Requérante a d’abord offert ses produits et services pour la vente en liaison avec la Marque aux États-Unis aux alentours de juillet 2000. Il joint à chacun de ses affidavits des copies de factures émises par la Requérante et prouvant les ventes des produits et services de la Requérante en liaison avec la Marque dans ce pays tant avant le 15 novembre 2002 (pièce G) qu’après cette date (pièce H).
[35] M. Clark déclare que depuis 2000, la clientèle de la Requérante a connu une croissance pour inclure des clients de partout à travers le monde, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. En ce qui concerne plus particulièrement le Canada, M. Clark déclare que la Requérante offre ses marchandises et services dans ce pays en liaison avec la Marque depuis 2006, alors que la Requérante a vendu des marchandises et services évalués à 5 000 $ à son premier client canadien. Il joint comme pièce J à chacun de ses affidavits des copies de factures émises par la Requérante et prouvant la vente en 2006 ainsi que d’autres ventes au Canada depuis 2006. Depuis 2007, la Requérante a vendu des marchandises et services au Canada pour une valeur évaluée à au moins 160 000 $ (à la date de son premier affidavit) et 1 411 567 $ (à la date de son deuxième affidavit). Je reviendrai à l’expansion de l’entreprise et de la clientèle de la Requérante plus loin dans ma décision lors de l’évaluation des facteurs des alinéas 6(5)(c) et (d) et des circonstances supplémentaires dans le cadre du test en matière de confusion.
L’affidavit Benson
[36] Comme indiqué ci-dessus, la Requérante a présenté deux affidavits de Mme Benson datés du 10 septembre 2009 et du 28 mars 2011 respectivement. À l’exception de leur date d’exécution, les affidavits sont identiques.
[37] Mme Benson s’identifie comme libraire pour la firme représentant la Requérante. Mme Benson joint simplement à chacun de ses affidavits comme pièces A à H des copies de pages provenant de divers dictionnaires anglais et français indiquant les résultats de ses recherches sur les entrées commençant avec les lettres « colba » et « collab ». Les recherches de Mme Benson indiquent qu’aucun mot du dictionnaire anglais ou français ne débute par « colba » mais que « collab » est présent en anglais dans le mot « collaborate » et en français dans le mot « collaborer » et leurs variantes.
L’affidavit Monteith
[38] Comme indiqué ci-dessus, la Requérante a présenté deux affidavits de Mme Monteith datés du 8 septembre 2009 et du 28 mars 2011 respectivement. À l’exception de leur date d’exécution, les affidavits sont identiques.
[39] Mme Monteith s’identifie comme agente de marques de commerce pour la firme représentant la Requérante. Mme Monteith joint simplement à chacun de ses affidavits comme pièces A et B des copies des résultats de recherches sur des sociétés qu’elle a menées au sujet de « colbanet » dans le système de recherche informatisé NUANS et sur le site Web du Registre des entreprises du Québec. Elle n’a trouvé aucune occurrence.
Analyse des motifs d’opposition
[40] J’évaluerai maintenant les motifs d’opposition sans nécessairement respecter l’ordre dans lequel ils ont été soulevés dans chacune des déclarations d’opposition.
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d)
[41] L’Opposante soutient que la Marque n’est pas enregistrable suivant l’alinéa 12(1)(d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée COLBA.NET de l’Opposante identifiée ci-dessus. J’ai exercé le droit du registraire pour confirmer que cet enregistrement est en règle en date d’aujourd’hui, qui est la date pertinente pour évaluer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) [voir Park Avenue Furniture Corp c. Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
[42] Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante.
[43] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[44] Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles mentionnées au paragraphe 6(5) de la Loi, notamment : (a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; (b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; (c) le genre de marchandises, services ou entreprises; (d) la nature du commerce; (e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, mais ils n’ont pas tous nécessairement le même poids [voir Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 C.P.R. (4th) 401 (C.S.C.); Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.) pour une discussion détaillée des principes généraux qui gouvernent le test en matière de confusion].
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[45] Malgré la connotation descriptive de « NET » dans le contexte des marchandises et/ou des services des parties, la Marque et la marque COLBA.NET de l’Opposante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien que l’on pourrait dire qu’il est moindre dans le cas de la Marque, compte tenu également de la connotation suggestive de « COLLAB » dans le contexte des marchandises et services pour lesquels la Requérante a fait sa demande (voir les explications de M. Clark concernant la façon dont le nom COLLABNET a été choisi au départ). Je reviendrai aux idées suggérées par les marques des parties lors de l’évaluation du facteur de l’alinéa 6(5)(e).
[46] La force d’une marque de commerce peut augmenter alors qu’elle devient connue grâce à des activités de promotion ou à son emploi. Selon mon examen de la preuve au dossier, les marques de commerce des deux parties sont employées au Canada depuis un certain temps. Alors que la déclaration solennelle Bassili ne prouve pas l’emploi de la marque de commerce COLBA.NET à la date du premier emploi prétendu dans l’enregistrement correspondant, notamment en septembre 1996, les revenus annuels d’entreprise fournis pour chaque année depuis 1998, combinés aux exemples d’annonces des services de l’Opposante en liaison avec la marque de commerce COLBA.NET et les dépenses en publicité encourues par l’Opposante me portent à conclure que la marque de commerce COLBA.NET est devenue suffisamment connue au Canada, particulièrement dans la province de Québec.
[47] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, l’affidavit Clark me porte à conclure que la Marque est devenue connue de l’auditoire ciblé de la Requérante grâce à la reconnaissance que la Requérante a reçue des revues spécialisées et à la croissance continue du nombre de clients à travers le monde, et plus particulièrement au Canada depuis 2006.
[48] Compte tenu de ce qui précède, la considération générale du caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues ne favorise vraiment aucune des parties.
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[49] Comme indiqué ci-dessus, l’Opposante prétend qu’elle emploie sa marque enregistrée au Canada en liaison avec les services allégués depuis au moins aussi tôt que septembre 1996, bien qu’elle n’ait fourni des preuves d’emploi que depuis 1998. La Requérante a commencé à employer la Marque au Canada en 2006. La période pendant laquelle les marques de commerce ont été employées favorise donc l’Opposante.
c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce
[50] Pour ce qui est de la nature des marchandises et services et la nature du commerce, je dois comparer la déclaration des marchandises et services de la Requérante à la déclaration des services dans l’enregistrement de l’Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); et Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.)]. Toutefois, ces déclarations doivent être lues dans l’optique de déterminer le type probable d’affaires ou de commerce visé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être regroupés sous l’appellation. La preuve des commerces réels des parties est utile en ce sens [voir McDonald’s Corp c. Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); et American Optional Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].
[51] L’enregistrement de l’Opposante couvre les services suivants :
Services informatiques, notamment; fourniture d’accès au réseau Internet, création de sites Internet sur le Web, gestion de sites Web, services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux intranet, création de logiciels, distribution et vente au détail de pièces et d’accessoires d’ordinateurs, prestation de cours au public sur l’utilisation d’Internet; entretien et réparation de systèmes informatiques; services de télécommunications électroniques y compris fournisseur d’accès Internet.
Alors que les marchandises et services pour lesquels la Requérante a fait une demande tournent tous expressément autour du développement de logiciels collaboratifs pour développeurs de logiciels, à l’exception des services suivants :
• relativement à la demande no 1,158,989 :
Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment conception, développement et programmation de logiciels
• relativement à la demande no 1,381,635 :
(3) […] services de soutien technique, notamment, diagnostic de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologies informatiques; […]; services informatiques, notamment, mise en œuvre, installation, maintenance, mise à jour, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard. (4) Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement de sites Web pour autrui sur un serveur informatique pour réseau informatique mondial; […]; services informatiques, notamment, conception et développement de logiciels. (5) Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels.
[52] Comme il a été prouvé par l’affidavit Clark, le produit principal de la Requérante est un outil logiciel utilisé par les développeurs de logiciels et les services de TI des grandes organisations pour collaborer à la mise au point de logiciels. M. Clark explique qu’en appui à ses produits de base décrits ci-dessus aux paragraphes 26 à 29 de ma décision, la Requérante exploite divers centres de données distribués géographiquement avec des liens Internet redondants et des centres de soutien technique partout au monde disponibles 24 heures par jour. De plus, ils offrent des données chiffrées, des copies de sûreté chiffrées, des systèmes de secours et de reprise après catastrophe, des infrastructures physiques dédiées et des réseaux privés virtuels (RPV) en plus de connectivités de lignes directes.
[53] Les clients de la Requérante sont des développeurs de logiciels complexes et des services de TI à la recherche de plateformes étendues. M. Clark explique que la Requérante a comme clients de nombreux organismes gouvernementaux ainsi que plusieurs millions d’utilisateurs de milliers d’entreprises représentant 200 pays à travers le monde. Sa clientèle comprend également une grande variété d’industries, dont celles des services financiers, des TI, d’appareils et de logiciels informatiques, des entreprises pharmaceutiques, du sans fil et des télécommunications, et compte parmi ses clients des entreprises telles que Hewlett-Packard, Sun Microsystems et Motorola. Les consommateurs ciblés sont des équipes de mise au point de logiciels de 30 à 5 000+ membres dans les marchés et les entreprises de classe moyenne supérieure, ainsi que des équipes de 5 à 50 membres dans les marchés de classe moyenne inférieure.
[54] En comparaison, les publicités de l’Opposante présentées en preuve dans la déclaration solennelle Bassili indiquent que les clients de l’Opposante désireraient obtenir des services de fournisseur d’accès Internet (FAI) ou des services semblables pour leurs résidences ou entreprises.
[55] Pour ce qui est plus particulièrement des services de l’Opposante, la déclaration solennelle Bassili prouve qu’ils comprennent des services LNPA pour clients commerciaux et résidentiels, des services de téléphonie, des serveurs de co-location pour serveurs contenant des sites Web et des services de gestion de serveurs de courriels, ainsi que des services d’hébergement de sites Web et de noms de domaines. Comme précisé par M. Clark dans son affidavit, ce ne sont pas des types de services que la Requérante offre. La Requérante n’est pas un « FAI ». La Requérante ne fournit pas des services d’hébergement de sites Web, sauf comme service auxiliaire aux clients utilisant le programme et logiciel collaboratif de la Requérante. La Requérante n’offre pas non plus de produits et services résidentiels ou pour petites entreprises.
[56] La Requérante prétend que la seule communité entre la Requérante et l’Opposante est l’Internet : l’Internet est utilisé pour fournir les marchandises et les services de la Requérante et la fourniture d’un accès Internet est la base des services de l’Opposante. L’Opposante prétend pour sa part qu’il y a un chevauchement entre les marchandises et services de la Requérante et les services énumérés dans l’enregistrement de l’Opposante comme « création de logiciels ». À mon avis, la vérité se situe à mi-chemin entre les prétentions des parties. Il m’apparaît que la position de la Requérante ne tient pas compte de certains des autres services énumérés dans l’enregistrement de l’Opposante, tels que ceux décrits comme « création de logiciels », « distribution et ventes au détail de pièces et d’accessoires d’ordinateurs » et « entretien et réparation de systèmes informatiques », qui ne font pas nécessairement appel à Internet. D’un autre côté, la position de l’Opposante ne tient pas compte du fait que chacune des déclarations de services couverts par les applications instantanées exclut ce qui suit :
[…] la fourniture d’un accès Internet haute vitesse, les services de consultation concernant la création et la gestion de réseaux de communication intranet, la distribution et la vente au détail de pièces et d’accessoires d’ordinateurs, la prestation de cours éducatifs au public sur la façon d’accéder à Internet et de l’utiliser, l’entretien et la réparation de systèmes de matériel informatique, les services de télécommunications électroniques, notamment les services de fournisseur d’accès Internet.
et que la plupart des marchandises et services faisant l’objet de la demande de la Requérante tournent expressément autour du développement de logiciels collaboratifs pour les développeurs de logiciels.
[57] Toutefois, je suis d’accord avec l’Opposante qu’il y a un chevauchement potentiel entre les services énumérés dans l’enregistrement de l’Opposante comme « création de logiciels », « entretien et réparation de systèmes informatiques », « création de sites Internet sur le Web » et ceux généralement décrits comme suit dans les demandes de la Requérante :
- relativement à la demande no 1,158,989 :
Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
- relativement à la demande no 1,381,635 :
(3) […] services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologie informatique; […]; services informatiques, notamment, mise en œuvre, installation, entretien, mise à niveau, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard. (4) Services informatiques et technologues pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement de sites Web pour autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; […]; services informatiques, notamment, conception et mise au point de logiciels. (5) Services informatiques et technologiques, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[58] Il y a un degré modéré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante dans l’apparence. Cependant, je constate qu’elles diffèrent dans le son et, plus important, dans les idées qu’elles suggèrent.
[59] Comme précisé par la Requérante, l’élément initial de la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante est orthographié et prononcé différemment de l’élément initial de la Marque. De plus, la marque de commerce de l’Opposante est prononcée pour indiquer le « dot » ou « point » entre les mots « COLBA » et « NET » - « COLBA dot NET » ou « COLBA point NET ».Les deux marques utilisent la terminaison « NET », mais l’importance de cette portion des marques est amoindrie en raison de la connotation descriptive de « NET » dans le contexte des marchandises et/ou services des parties.
[60] Comme précisé davantage par la Requérante, la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante est une marque inventée. Comme démontré dans l’affidavit Benson, « COLBA » ne constitue un mot dans aucun des dictionnaires anglais ou français, bien que « NET » signifie le médium avec lequel les services de l’Opposante sont connectés, selon l’avertissement de droit d’usage exclusif de « NET » que l’on retrouve dans l’enregistrement de l’Opposante. En comparaison, « COLLAB » suggère, tant en anglais qu’en français, la nature collaborative des marchandises et services de la Requérante [voir la définition de « collab. » que l’on trouve dans la seconde édition du Random House Webster’s Unabridged Dictionary jointe en pièce A à l’affidavit Benson]. Comme indiqué ci-dessus, la Marque a été choisie à l’origine par la Requérante, car elle suggérait un « développement de logiciels collaboratifs sur le net ».
Circonstances supplémentaires de l’espèce
[61] Comme circonstances supplémentaires de l’espèce, la Requérante prétend que les marques des parties coexistent sur le marché canadien depuis 2006 et l’Opposante n’a fourni aucune preuve de confusion réelle.
[62] La pertinence de telles circonstances de l’espèce a été commentée comme suit dans Dion Neckwear, supra :
En ce qui concerne le manque de preuve de confusion réelle par l’opposante, le registraire a exprimé le point de vue qu’une opposante n’a pas à présenter ce type de preuve. Cela est vrai en théorie, mais dès qu’une requérante présente des preuves qui pourraient indiquer l’improbabilité de confusion, l’opposante risque fort si, se fiant au fardeau de la preuve qui repose sur la requérante, elle présume qu’elle n’a pas à présenter de preuve de confusion. Bien que l’enjeu pertinent soit la « probabilité de confusion » et non la « confusion réelle », le manque de « confusion réelle » est un facteur que les tribunaux ont trouvé d’importance lors de la détermination de la « probabilité de confusion ». Une inférence défavorable peut être tirée lorsqu’un emploi concurrent de la preuve est important, quoiqu’aucune preuve de confusion n’ait été présentée par l’opposante. (Voir Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998], 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.); Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A. (1994), 55 C.P.R. (3d) 372 (C.F.P.I.); Bally Schuhfabriken AG/Bally's Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 205 (C.F.P.I.); Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F.P.I.).)
[63] Comme indiqué ci-dessus, la déclaration solennelle Bassili met en preuve l’emploi de la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante dans les provinces de Québec et de l’Ontario. L’affidavit Clark met également en preuve l’emploi de la Marque de la Requérante dans ces provinces [voir les copies de factures jointes comme pièce J de l’affidavit Clark mettant en preuve les ventes aux clients situés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec]. Toutefois, à l’exception de ces quelques ventes, l’affidavit Clark ne fournit pas beaucoup d’information sur le degré d’emploi de la Marque au Canada. Selon l’affidavit Clark, le nombre de clients de la Requérante au Canada est passé de 1 en 2006 à 19 en 2008 (à la date d’exécution de l’affidavit Clark au dossier no 1,158,989) et 100 en 2010 (à la date d’exécution de l’affidavit Clark au dossier no 1,381,635). Dans les circonstances, et en transposant les commentaires du tribunal dans Dion Neckwear, je ne suis pas disposée à conclure que l’emploi concurrent sur la preuve est généralisé. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder beaucoup de poids à de telles circonstances en l’espèce.
Conclusion concernant la probabilité de confusion
[64] Comme indiqué ci-dessus, l’enjeu consiste à savoir si un consommateur, qui a un souvenir vague et général de la marque de commerce COLBA.NET de l’Opposante, sera susceptible, en voyant la Marque, de croire que ses marchandises ou services connexes partagent une source commune.
[65] Compte tenu de mes commentaires ci-dessus, je constate que les différences qui existent entre la nature exacte des marchandises et des activités des parties combinées à celles qui existent entre les marques des parties font pencher l’équilibre des probabilités en faveur de la Requérante pour ce qui est des marchandises et services de la Requérante gravitant autour du développement de logiciels collaboratifs.
[66] Cependant, je constate qu’il y a équilibre des probabilités lorsque l’on tient compte des services suivants, généralement décrits dans les demandes de la Requérante :
- relativement à la demande no 1,158,989 :
Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
- relativement à la demande no 1,381,635 :
(3) […] services de soutien technique, notamment, diagnostics de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologie informatique; […]; services informatiques, notamment, mise en œuvre, installation, entretien, mise à niveau, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard. (4) Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement de sites Web pour autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; […]; services informatiques, notamment, conception et développement de logiciels. (5) Services informatiques et technologiques, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
[67] En fait, je constate que les différences qui existent entre les marques des parties ne suffisent pas à elles seules à contrebalancer les similitudes entre ces derniers services et ceux qui sont couverts par l’enregistrement de l’Opposante. En conséquence, j’accueille partiellement le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)(d) dans chaque cas.
Motifs d’opposition concernant le droit à l’enregistrement
[68] L’Opposante a déposé divers motifs d’opposition en vertu de l’article 16 de la Loi.
[69] Considérant plus particulièrement les motifs d’opposition déposés au dossier no 1,158,989, l’Opposante a allégué que :
a) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions des alinéas 16(2)(a) et (3)(a) de la Loi, car à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce COLBA, COLBA.NET, COLBANET et COLBANET INC. antérieurement employées ou révélées au Canada par l’Opposante en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement no TMA496,843 ou avec les marchandises ou services semblables à ceux de la Requérante;
b) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des dispositions des alinéas 16(2)(c) et (3)(c) de la Loi, car à la date de production de la demande de la Requérante, la Marque créait de la confusion avec les noms commerciaux COLBA, COLBA.NET, COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. antérieurement employés ou révélés au Canada par l’Opposante en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement no TMA496,843 ou avec les marchandises ou services semblables à ceux de la Requérante.
[70] L’Opposante a de plus allégué divers motifs d’opposition en vertu des textes d’introduction des paragraphes 16(2) et (3) de la Loi, y compris, entre autres, que la demande ne respecte pas les exigences de l’article 30 de la Loi, que la Marque n’est pas enregistrable et ne fonctionne pas comme une marque de commerce, etc.
[71] Les mêmes motifs d’opposition ont essentiellement été allégués dans le dossier no 1,381,635, sauf que les motifs d’opposition des alinéas 16(3)(a) et (c) ont été remplacés par ceux des alinéas 16(1)(a) et (c) de la Loi en ce sens qu’à la date présumée du premier emploi de la Marque au Canada, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET et COLBANET) et les noms commerciaux incorporant le mot COLBA (y compris COLBA.NET, COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC.), antérieurement employés ou révélés au Canada par l’Opposante en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement no TMA496,843 ou les marchandises ou services semblables à ceux de la Requérante.
[72] Je suis d’avis que tous les motifs d’opposition fondés sur les textes d’introduction des paragraphes 16(2) et (3) de la Loi ne présentent pas de motifs d’opposition valables. De telles allégations seraient mieux accueillies en vertu de l’alinéa 38(a) (non-respect de l’article 30 de la Loi – discuté ci-dessous) ou (b) (non-enregistrabilité en vertu de l’alinéa 12(1)(d) de la Loi - discuté ci-dessus). Je note également que l’Opposante n’a fait aucune représentation lors de l’audience concernant de telles allégations. En conséquence, chacun de ces motifs particuliers est rejeté.
[73] Pour ce qui est des autres motifs d’opposition en vertu des alinéas 16(1)(a) et (c), 16(2)(a) et (c) et 16(3)(a) et (c), l’Opposante doit démontrer qu’à la date alléguée de premier emploi de la Marque au Canada ou à la date de production de chacune des demandes de la Requérante, selon le cas, les marques de commerce ou les noms commerciaux allégués ci-dessus incorporant le mot COLBA avaient été employés antérieurement au Canada et n’avaient pas été abandonnés à la date de publication de chacune des demandes de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. Selon mon examen de la déclaration solennelle Bassili ci-dessus, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial relativement aux marques de commerce COLBA et COLBANET INC. et au nom commercial COLBA. Toutefois, je constate que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve relativement aux marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et aux noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. en ce qui concerne les services de l’Opposante décrits ci-dessus aux paragraphes 15 et 16 de ma décision.
[74] La différence dans les dates pertinentes n’affecte pas substantiellement mon analyse en vertu du motif d’opposition de l’alinéa 12(1)(d). Toutefois, la position de l’Opposante est plus faible en vertu des motifs d’opposition concernant le droit à l’enregistrement lorsque l’on tient compte des différences qui existent entre les marchandises et/ou services des parties et leurs voies commerciales correspondantes. En fait, de telles différences sont plus importantes lorsque l’on considère les services de l’Opposante et la façon dont ils ont été utilisés (comme l’exige le paragraphe 16(5) de la Loi), par opposition à la façon dont ils ont été enregistrés (comme l’exige l’alinéa 12(1)(d) de la Loi). Selon mon examen de la déclaration solennelle Bassili, la preuve de l’Opposante ne fait aucune mention de certains des services énumérés dans l’enregistrement no TMA496,843 de l’Opposante, notamment ceux décrits comme « création de logiciels » et « entretien et réparation de systèmes informatiques ». Bien que la marque de commerce COLBANET ait quelque ressemblance, dans le son, avec la Marque, car aucun point n’est à prononcer, les idées suggérées par les marques des parties demeurent différentes (sans parler du fait que la plupart des occurrences d’emploi fournies par l’Opposante sont pour COLBANET & Design, dont le mot design distingue encore plus la marque de commerce de l’Opposante, particulièrement en termes d’apparence). Le même raisonnement s’applique aux noms commerciaux de l’Opposante.
[75] En conséquence, et à l’exception des services décrits dans la demande no 1,381,635 de la Requérante comme des « services informatiques, notamment conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement des sites Web d’autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial », je constate que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l’une ou l’autre des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et l’un ou l’autre des noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC.
[76] Toutefois, je constate qu’il y a équilibre des probabilités en ce qui concerne les services généralement décrits dans la demande no 1,381,635 de la Requérante comme des « services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement des sites Web d’autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial ».
[77] En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement en vertu des alinéas 16(1)(a) et (c) et 16(2)(a) et (c) sont partiellement accueillis dans le dossier no 1,381,635 seulement.
Motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif
[78] Le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif, tel qu’il est plaidé par l’Opposante dans chacune de ses déclarations d’opposition modifiées, comporte trois volets.
[79] Le premier volet allègue que la Marque ne distingue pas les marchandises et les services avec lesquels la Marque est employée ou avec lesquels on propose de les utiliser des marchandises et services d’autrui, y compris ceux de l’Opposante. Le second volet allègue que la Requérante a permis à des tiers, y compris CollabNet Japan K.K., d’employer la Marque au Canada, un tel emploi se faisant sans licence et étant donc contraire à l’article 50 de la Loi. Le troisième volet allègue qu’en raison d’un transfert, le droit d’employer la Marque a subsisté pour deux ou plusieurs personnes, y compris CollabNet Japan K.K., et que ces droits ont été exercés simultanément, contrairement au paragraphe 48(2) de la Loi.
[80] Les deuxième et troisième volets peuvent être sommairement rejetés sur la base que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve à ces égards. Il n’y a en effet aucune preuve, de quelque nature que ce soit, entourant l’emploi de la Marque par d’autres entités qui met en cause le caractère distinctif de la Marque en vertu du paragraphe 48(2) ou de l’article 50 de la Loi. Je note également que l’Opposante n’a fait aucune représentation, lors de l’audience, en lien avec de telles allégations.
[81] En ce qui concerne le premier volet, je conclus que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de prouver qu’à la date de production de chacune des oppositions en l’espèce, les marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et les noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. avaient été suffisamment révélés pour annuler le caractère distinctif de la Marque en ce qui concerne les services de l’Opposante décrits précédemment aux paragraphes 15 et 16 de ma décision.
[82] La différence dans les dates pertinentes n’affecte pas substantiellement mon analyse en vertu des motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement. En conséquence, la conclusion à laquelle j’en suis arrivée ci-dessus au sujet de la probabilité de confusion entre la Marque et chacune des marques de commerce COLBA.NET et COLBANET et chacun des noms commerciaux COLBANET, COLBANET INC. et COLBA.NET INC. continue de s’appliquer.
[83] Compte tenu de ce qui précède, et à l’exception des services généralement décrits dans la demande no 1,381,635 de la Requérante comme des « services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement des sites Web d’autrui sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial », les motifs d’opposition fondés sur le caractère non distinctif sont rejetés dans chacun des cas.
Motifs d’opposition fondés sur l’article 30
[84] L’Opposante a allégué divers motifs d’opposition en vertu de l’article 30 de la Loi.
[85] À l’exception du motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(d) allégué au dossier no 1,158,989 et du motif d’opposition en vertu de l’alinéa 30(b) allégué au dossier no 1,381,635 discuté ci-dessous, je ne discuterai pas en détail de tous et chacun des motifs d’opposition spécifiques en vertu de l’article 30 allégués par l’Opposante. Qu’il suffise de dire que même si je devais supposer que chacun de ces autres motifs d’opposition était valablement allégué, l’Opposante n’a fourni aucune preuve pour appuyer ses allégations, non plus qu’il existe des preuves fournies par la Requérante qui remettent en cause l’exactitude de la base d’emploi proposée alléguée dans la demande no 1,158,989 de la Requérante ou l’exactitude des autres déclarations produites dans chacune des demandes de la Requérante. Je note également que l’Opposante n’a fait aucune représentation relativement à de telles allégations lors de l’audience.
[86] Concernant le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(b) allégué au dossier no 1,381,635, l’Opposante a soutenu que la Requérante n’avait pas employé la Marque au Canada avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans la demande et la date du premier emploi allégué est fausse. L’Opposante n’a présenté aucune preuve pour appuyer ses allégations factuelles. Elle compte plutôt sur la preuve de la Requérante, et plus particulièrement sur les déclarations faites par M. Clark dans son affidavit daté du 24 mars 2011.
[87] Dans la mesure où les faits pertinents concernant le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(b) de la Loi sont plus facilement accessibles à la Requérante, le fardeau de la preuve qui repose sur l’Opposante relativement à un tel motif d’opposition est plus faible [voir Tune Master c. Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)]. De plus, l’Opposante peut se fier sur la preuve de la Requérante, quoique cette preuve ne corresponde clairement pas à l’allégation de la Requérante [voir York Barbell Holdings Ltd c. ICON Health & Fitness, Inc (2001), 13 C.P.R. (4th) 156 (C.O.M.C.)]. Je conviens avec la Requérante que tel n’est pas le cas.
[88] En l’absence de toute preuve laissant supposer que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada tel qu’allégué dans sa demande, la Requérante n’avait aucune obligation de prouver concrètement un tel emploi. De plus, M. Clark a clairement indiqué que la Requérante fournit ses marchandises et services au Canada en liaison avec la Marque « depuis 2006, alors que la Requérante a vendu des produits et fourni des services évalués à 5 000 $ à son premier client canadien », déclaration corroborée par la pièce J. En ce qui concerne plus particulièrement la copie de la facture relative à la vente en 2006, je note que la facture est datée du 06/22/06, qu’elle est au montant de 5 000 $ et qu’elle concerne des « Services de formation sur Subversion – 2 classes » et concerne une « Entente datée de 6/16/06 ». Le simple fait que la date réelle de premier emploi est avant la date de premier emploi alléguée dans la demande de la Requérante n’est pas fatal pour la Requérante [voir Marineland Inc c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.P.I.)]. Comme mentionné ci-dessus, M. Clark a expliqué que le produit « CollabNet Subversion » peut être employé par des équipes de projet de petite et moyenne taille jusqu’à des vastes équipes de développement dans des entreprises de milliers d’utilisateurs et que la Requérante offre des services de soutien, de formation et de consultation en lien avec un tel produit. En considérant l’affidavit Clark dans son ensemble, je constate que la preuve de la Requérante n’est pas clairement incompatible avec la date alléguée du premier emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et services visés par la demande. En conséquence, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve et le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(b) allégué au dossier no 1,381,635 est rejeté.
[89] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(d) plaidé au dossier no 1,158,989, l’Opposante prétend, concernant les allégations de la Requérante fondées sur l’emploi et l’enregistrement à l’étranger, que l’enregistrement no 3,215,006 aux É.-U. a été émis le 6 mars 2007 à la suite de la demande no 78/713,741 produite le 15 septembre 2005, alors que la demande no 1,158,989 de la Requérante a été produite le 15 novembre 2002, ce qui est contraire à l’alinéa 30(d) et à l’article 34 de la Loi. L’Opposante prétend également que l’enregistrement no 2,591,636 aux É.-U. n’est pas au nom de la Requérante, mais au nom de Collab.Net, Inc.
[90] Lors de l’audience, l’Opposante a uniquement présenté des déclarations relativement au premier volet du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(d), notamment celui concernant l’enregistrement no 3,215,006 aux États-Unis. Comme mentionné ci-dessus, cet enregistrement a été émis pour enregistrement découlant de la demande pour COLLABNET produite sous la demande no 78/713,741 aux États-Unis le 15 septembre 2005. Une telle demande a été produite selon un emploi aux États-Unis en liaison avec les marchandises revendiquées depuis le 1er octobre 2002. Pour ce qui est de l’enregistrement no 2,591,636, il a été initialement produit avant que la Requérante change son nom de Collab.Net, Inc. à CollabNet, Inc. Selon mon examen de la preuve ci-dessus, M. Clark a expliqué ce changement de nom dans son affidavit. La Requérante est la même entité corporative que lorsque l’enregistrement a été fait aux É.-U. le 9 juillet 2002. En conséquence, le second volet du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(d) est rejeté en raison du fait que l’Opposante ne s’est pas acquittée de sa charge initiale de preuve.
[91] Compte tenu plus particulièrement du premier volet, l’Opposante a prétendu que comme la demande no 78/713,741 n’avait pas été produite aux É.-U. à la date de production de la demande de la Requérante au Canada, la Requérante est privée du droit de s’appuyer sur le motif d’emploi et d’enregistrement à l’étranger selon l’enregistrement no 3,215,006 aux É.-U. La Requérante prétend au contraire que compte tenu du fait que la Marque faisait l’objet d’un enregistrement aux É.-U., qui est un pays de l’Union (tel que défini dans la Loi), les détails de l’enregistrement ont été fournis dans la demande révisée de la Requérante produite le 30 novembre 2006, que le nom du pays (c.-à-d. les États-Unis) dans lequel la Marque a été employée a été fourni, et qu’un tel emploi aux États-Unis précédait la date de production de la demande de la Requérante, la demande n’est pas contraire à l’alinéa 30(d).
[92] Je ne connais aucune jurisprudence concernant cette situation en particulier. Cela étant dit, je note que les modifications aux demandes sont régies par les articles 30 à 32 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195 (le Règlement). Plus particulièrement, l’article 30 stipule ce qui suit :
30. Sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32, la demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l’annonce faite en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.
Alors que l’alinéa 32(d) du règlement stipule ce qui suit :
32. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise après l’annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :
[…]
(d) à modifier la demande n’alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union en une demande alléguant ce fait;
[93] Dans le cas d’espèce, la demande de la Requérante a été valablement produite sur la base d’un emploi proposé de la Marque au Canada et le motif d’emploi et d’enregistrement à l’étranger fondé sur l’enregistrement no 3,215,006 aux États-Unis a été ajouté plus tard le 30 novembre 2006, avant la date de l’annonce du 13 juin 2007. Bien que la demande no 78/713,741 a été produite aux É.-U. après la demande de la Requérante, l’emploi aux États-Unis s’est produit avant la date de production de la demande de la Requérante. Comme le règlement permet de modifier des demandes pour ajouter une demande d’enregistrement et d’emploi à l’étranger à tout moment avant l’annonce, et comme les déclarations produites dans la demande modifiée étaient officielles à la date de production de la demande modifiée, je ne vois aucun fondement d’objection. En conséquence, je conclus que le second volet du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(d) devrait être rejeté en raison du fait que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve. Si ma conclusion est erronée, je désire ajouter que cela ne change pas le résultat global de la procédure d’opposition en l’espèce, car la demande no 1,158,989 de la Requérante peut tout de même procéder sur la base de l’emploi proposé de la Marque au Canada [voir Reitmans (Canada) Ltd c. Thymes Ltd, 2011 C.O.M.C. 100 au paragr. 37; Canada Dry Mott’s Inc c. Krush Global Ltd, 2011 C.O.M.C. 86 au paragr. 17].
[94] À la lumière de ce qui précède, chacun des motifs d’opposition fondés sur l’article 30 est rejeté dans chaque cas.
Dispositif
[95] Compte tenu de ce qui précède et en vertu du pouvoir qui m’est délégué sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande no 1,158,989 relativement aux services suivants :
Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
et la demande no 1,381,635 relativement aux services suivants :
(3) […] services de soutien technique, notamment, diagnostic de problèmes de logiciels; consultation au sujet de logiciels et de technologies informatiques; […]; services informatiques, notamment, mise en œuvre, installation, maintenance, mise à jour, soutien et configuration de logiciels et consultation à cet égard. (4) Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels; services informatiques, notamment, conception et mise en œuvre de sites Web pour autrui; hébergement de sites Web pour autrui sur un serveur informatique pour réseau informatique mondial; […]; services informatiques, notamment, conception et développement de logiciels. (5) Services informatiques et technologiques pour autrui, notamment, conception, développement et programmation de logiciels
et je rejette les oppositions relativement au reste des marchandises et services en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F.P.I.) comme autorité pour une décision partagée].
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Annie Robitaille
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad.a.