Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 184
Date de la décision : 2014-08-29
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Ranpro Inc à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,494,046 pour la marque de commerce FLAME GARD & Dessin au nom de Component Hardware Group Inc.
[1]
Le 30 août 2010, Component Hardware
Group, Inc (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque
de commerce FLAME GARD & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, en
liaison avec les marchandises suivantes et sur les bases suivantes :
[Traduction]
(1) Filtres à graisse pour cloisons, filtres à pare-étincelles, trappes d'accès pour conduits, raccords de traversées de cloison. – Sur la base d'un emploi au Canada par la Requérante et son prédécesseur en titre, Flame Gard Inc, depuis au moins aussi tôt que juillet 1999.
(2) Produits de CVCA, nommément ventilateurs d'extraction et rebords pour utilisation avec des systèmes de ventilation de cuisine, de l'équipement de traitement d'air, nommément ventilateurs d'extraction et rebords pour utilisation avec des systèmes de ventilation de cuisine, de l'équipement de ventilation, nommément conduits d'aération, filtres à air pour aération, équipement et accessoires pour hotte aspirante, nommément lampes pour hotte aspirante, joints d'étanchéité pour hotte aspirante, nettoyants pour hotte aspirante, filtres pour hotte aspirante, registres pour hotte aspirante, grilles à registre, grilles à air et diffuseurs, équipement et accessoires de hotte de cuisine, nommément lampes pour hotte de cuisine, joints d'étanchéité pour hotte de cuisine, nettoyants pour hotte de cuisine, filtres pour hotte de cuisine, registres pour hotte de cuisine, registres, grilles à air et diffuseurs, conduits, nommément conduits d'extraction de graisses, conduits de hotte de cuisine, conduits de chauffage, hottes, matériaux isolants pour conduits, équipement d'extinction, nommément filtres à graisse, portes d'accès pour conduits d'extraction de graisses, appareils d'extinction d'incendie, nommément filtres à graisse, portes d'accès pour conduits d'extraction de graisses, ventilateurs d'extraction et rebords, gobelets à graisse, systèmes pour recueillir et contenir la graisse, nommément filtres à graisse, appareils d'éclairage et composants, moulures et séparateurs métalliques, produits d'étanchéité en silicone, filtres à air pour équipement de cuisson, registres d'air, registres, nommément dispositifs de régulation pour conduits d'air servant à réguler le débit d'air, diffuseurs de lumière, nommément grilles pour utilisation sur des conduits de hotte aspirante, registres de chaleur, grilles de soufflage, nommément grilles de ventilation pour conduits d'air, accessoires de tuyauterie, outils pour retirer les filtres à graisse et les filtres à air, registres coupe-feu, trappes d'accès pour ventilateurs, tuyaux d'évacuation de la graisse, supports d'isolants, boîtes de commandes, conduits, raccords électriques, commutateurs électriques, thermostats, capteurs de chaleur et fils fusibles pour hottes aspirantes, conduits d'extraction de graisses et conduits de hotte de cuisine. – Sur la base d'un emploi projeté.
(3) Panneaux d'accès en métal et portes d'accès en métal pour conduits, nommément conduits d'extraction de graisses, conduits de hotte de cuisine, conduits de chauffage et conduits de ventilation; filtres à graisse pour utilisation avec les conduits d'extraction de graisses, conduits de ventilation et hottes à évacuation de cuisine; filtres à graisse pour filtrer la graisse provenant des gaz des conduits de ventilation; cloisons pour influencer la direction et la vitesse des gaz aspirés par les conduits d'extraction de graisses et les conduits de ventilation. – Sur la base d'un emploi et d'un enregistrement aux États-Unis.
(4) Installations de filtration d'air constituées de filtres à air en mailles, moulures et séparateurs, gobelets à graisse et tuyaux d'évacuation; appareils d'éclairage pour hotte aspirante et pièces de rechange, nommément registres, à savoir dispositifs de régulation pour conduits d'air servant à réguler le débit d'air, registres de chaleur, diffuseurs de lumière et grilles de soufflage. – Sur la base d'un emploi et d'un enregistrement aux États-Unis.
[2] La demande renferme la revendication de couleur suivante :
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée des mots FLAME GARD, accompagnés du dessin d'une flamme rouge entourant la lettre F. La lettre F est écrite en blanc et les autres lettres sont en noir.
[3] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 mai 2012.
[4] Le 14 mai 2012, Ranpro Inc (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :
• En vertu des alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, ch T-13 (la Loi), la demande ne contient pas d'état déclaratif des Marchandises rédigé dans les termes ordinaires du commerce; plus précisément, en ce qui concerne les marchandises que sont les « air filtering installations comprised of mesh air filters, mouldings and dividers, grease cups and drains », énoncé qui est vague et imprécis en raison de l'utilisation du mot « installations », lequel ne permet pas de déterminer l'objet de ces marchandises, encore moins de manière précise.
• En vertu des alinéas 38(2)a) et 30b) de la Loi, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi parce que :
i. la Marque n'a pas été employée au Canada par la Requérante et son prédécesseur en titre depuis la date revendiquée en liaison avec les Marchandises (1), ou tout sous-ensemble de celles-ci;
ii. la marque de commerce qui aurait été employée ne correspond pas à la Marque;
iii. l'emploi (qui est refusé) de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises (1) n'a pas été continu depuis la date de premier emploi revendiquée.
• En vertu des alinéas 38(2)a) et 30d) de la Loi, la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30d) de la Loi parce que :
i. la Requérante et son prédécesseur en titre n'ont jamais employé la Marque aux États-Unis en liaison avec chacune des Marchandises (3) et (4); la Requérante n'est pas la propriétaire des enregistrements étrangers allégués; et à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, celle-ci n'était pas employée aux États-Unis;
ii. l'emploi, qui a été refusé, de la Marque aux États-Unis en liaison avec les Marchandises (3) et (4) n'a pas été continu pour chacune de ces marchandises;
iii. la Requérante et son prédécesseur en titre n'ont jamais employé, comme il est allégué dans la demande, la Marque aux États-Unis en liaison avec chacune des marchandises qui, dans ladite demande, est indiquée comme ayant été employée aux États-Unis; la Requérante n'est pas la propriétaire des enregistrements étrangers allégués; et à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, celle-ci n'était pas employée aux États-Unis;
iv. la présumée cession de la Marque depuis le prédécesseur en titre de la Requérante à la Requérante n'est pas valide.
• En vertu des alinéas 38(2)a), 30d) et 30h), la demande n'est pas conforme aux alinéas 30d) et 30h) parce que la marque de commerce qui aurait été employée n'est pas la Marque, mais une autre marque de commerce différente.
• En vertu des alinéas 38(2)a) et 30i), la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) parce que :
i. La Requérante ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises, étant donné qu'à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, la Requérante était au courant des marques déposées de l'Opposante, à savoir FLAME-GARD (LMC233,364) et FLAME GARD Dessin (LMC593,333), reproduites ci-dessous (les Marques de l'Opposante).
ii. Comme la demande ne contient pas d'état déclaratif des marchandises spécifiques, rédigé dans les termes ordinaires du commerce, en liaison avec lesquelles la Marque est employée et proposée d'être employée, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque.
iii. L'emploi réel et l'emploi projeté de la Marque en liaison avec les Marchandises laissent entendre que ces marchandises visées par la demande ont été autorisées, licenciées ou approuvées aux fins d'emploi par la Requérante par l'Opposante ou qu'elles ont été employées dans le cadre des activités de l'Opposante, et davantage du fait que l'Opposante a autorisé, licencié ou approuvé d'autres à employer une marque créant toute autant de confusion par rapport à la Marque. Un tel emploi par l'Opposante ne se fait pas sans l'autorisation, l'octroi d'une licence ou l'approbation de la Requérante. Par conséquent, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue de son droit, parce qu'elle avait, ou aurait dû avoir pris connaissance de l'emploi par l'Opposante de ses marques.
iv. La Requérante ne pouvait pas et ne peut toujours pas être convaincue qu'elle a le droit d'employer la Marque en liaison avec les Marchandises puisque la présumée cession de la Marque depuis le prédécesseur à la Requérante n'est pas valide.
• En vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les Marques de l'Opposante.
• En vertu des alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, en ce sens qu'à la date de premier emploi revendiquée (juillet 1999), la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient déjà été employées au Canada.
• En vertu des alinéas 38(2)c) et 16(2)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, en ce sens qu'à la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient déjà été employées au Canada.
• En vertu des alinéas 38(2)c) et 16(2)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement, parce que la Requérante n'avait pas commencé à employer la Marque aux États-Unis au moment où elle a produit sa demande canadienne.
• En vertu des alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, en ce sens qu'à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l'Opposante, lesquelles avaient déjà été employées au Canada.
• En vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive puisqu'elle :
i. ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Marchandises de celles de l'Opposante et des marques de commerce de l'Opposante;
ii. l'emploi de la Marque ne s'inscrit pas dans la portée de l'article 50, parce que la Requérante a accordé une sûreté relativement à sa marque de commerce à un tiers, nommément ARES Capital Corporation;
iii. les Marchandises et l'emploi en liaison avec celles-ci laissent entendre qu'elles ont été autorisées, licenciées ou approuvées aux fins d'emploi par la Requérante par l'Opposante ou qu'elles ont été employées dans le cadre des activités de l'Opposante, et davantage du fait que l'Opposante a autorisé, licencié ou approuvé d'autres à employer une marque créant toute autant de confusion par rapport à la Marque;
iv. la Marque n'est pas distinctive puisque la cession présumée de la Marque par prédécesseur en titre de la Requérante à la Requérante n'est pas valide.
[5] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante et somme cette dernière d'en prouver le bien-fondé.
[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Chris Ransome, président de l'Opposante.
[7] Pour soutenir sa demande, la Requérante a produit les affidavits de Larry Capalbo, ancien président du prédécesseur en titre de la Requérante Flame Gard Inc; Zhengxiao Yang, un étudiant en droit à l'embauche de l'agent de la Requérante; et Harry Franze, président et directeur général de la Requérante.
[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.
[9] Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit, et toutes deux étaient représentées à l'audience.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[10] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter une preuve admissible suffisante de laquelle on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst) page 298].
[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :
• alinéa 30(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à 475 COMC) et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 page 432 (COMC)];
• articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision ‑ [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(1) – la date de premier emploi revendiquée [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
• alinéa 38(2)c)/paragraphes 16(2) et (3) – la date de production de la demande [voir les paragraphes 16(2) et (3) de la Loi];
• alinéa 38(2)d)/article 2 – ‑la date de production de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Question préliminaire – Admissibilité de la preuve de la Requérante
[12] L'Opposante fait valoir que les affidavits Capalbo et Yang, produits par la Requérante, ne sont pas admissibles parce qu'il s'agit de ouï-dire.
[13] En ce qui a trait à l'affidavit Capalbo, l'Opposante soutient qu'il s'agit d'une preuve par ouï-dire inadmissible puisque que M Capalbo a avoué qu'une partie de sa preuve provenait non seulement de son souvenir des événements, mais aussi de discussions qu'il a eues avec son frère, Thomas Capalbo, qui a également travaillé pour Flame Gard Inc, le prédécesseur en titre de la Requérante. Plus précisément, l'Opposante prétend que la preuve de M. Capalbo est entrelacée des pensées de son frère, de sorte qu'il est impossible de séparer les pensées du déposant de celles de son frère.
[14] À l'audience, la Requérante a fait valoir que la production d'un affidavit par chacun des deux frères aurait donné lieu à une surabondance de preuves, puisqu'ils auraient tous deux fourni la même preuve. En outre, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis les événements, et le fait que certains dossiers d'entreprise ne sont plus accessibles, il n'est pas inapproprié que M. Capalbo discute de questions avec son frère qui a également été directeur chez Flame Gard, Inc.
[15] Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'un contre-interrogatoire, je suis prête à accorder un poids à la preuve de M. Capalbo.
[16] En ce qui concerne l'affidavit Yang, l'Opposante soutient que, comme les imprimés tirés du site Web archivé qui ont été joints à l'affidavit de M. Yang concernent le site Web de Flame Gard Inc, il aurait été préférable que cette preuve soit présentée par M. Capalbo. Cependant, la preuve ne provient pas directement du site Web du prédécesseur en titre de la Requérante, mais plutôt de Wayback Machine, un service d'archivage Internet indépendant. Par conséquent, les imprimés auraient constitué un ouï-dire, qu'ils aient été soumis par M. Yang ou par M. Capalbo.
[17] Le système d'archivage Internet Wayback Machine a déjà été accepté en tant que source fiable pour démontrer l'état de sites Web [voir Candrug Health Solutions Inc c Thorkelson (2007), 60 CPR (4th) 35 (CF); infirmée pour d'autres motifs 2008 CAF 100]. Bien que je ne sois pas en mesure de me fier aux imprimés des sites Web en tant que preuve de la véracité de leur contenu, je suis donc prête à m'appuyer sur ceux-ci en tant que preuve de l'état des sites Web aux dates indiquées.
Motifs fondés sur la non-enregistrabilité – alinéa 12(1)d) de la Loi
[18] L’Opposante est déchargée de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) si le ou les enregistrements invoqués sont en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le Registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence du ou des enregistrements invoqués par l’Opposante [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd. (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je note que les enregistrements des marques FLAME GARD de l'Opposante sont en vigueur. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime.
[19] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi stipule que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont impartis ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[20] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à chacun de ces facteurs [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]
[21] Je considère que l'argument le plus solide de l'Opposante concerne la marque de commerce FLAME-GARD (LMC233,364) enregistrée en liaison avec des « vêtements ignifuges ». Donc, pour aborder le motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d), je vais me concentrer sur la probabilité de confusion entre cette marque et la Marque. Par conséquent, l'acceptation ou le rejet de ce motif s'articulera autour de la question de la confusion avec cet enregistrement.
Alinéa 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[22] Les marques des deux parties comprennent les éléments FLAME (un mot du dictionnaire qui concerne le feu) et GARD (phonétiquement identique au mot « guard », qui concerne la protection). Ces mots évoquent clairement la nature de protection anti-feu des marchandises associées. La Marque comporte des éléments de dessins ayant la forme d'une flamme ainsi que des caractères stylisés. Le dessin de flamme ne permet pas d'accroître le caractère distinctif inhérent de la Marque d'une manière significative, puisqu'il vient davantage appuyer l'idée suggérée par la Marque en soulignant l'aspect relatif au feu.
[23] À la lumière de ce qui précède, j'estime que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est essentiellement le même et relativement faible.
[24] Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître au Canada par la promotion ou l'usage. Je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.
[25] La Requérante fournit une preuve d'emploi et de réputation de la Marque depuis 1999, d'abord par son prédécesseur en titre Flame Gard Inc (de 1999 à 2008) et subséquemment par la Requérante (à partir de 2008).
[26] Dans la demande d'enregistrement de la Marque, on revendique l'emploi au Canada seulement pour les Marchandises (1) (c'est-à-dire « [Traduction] filtres à graisse pour cloisons, filtres à pare-étincelles, trappes d'accès pour conduits, raccords de traversées de cloison »). On y revendique l'emploi depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les Marchandises (1). Les autres marchandises, à savoir les Marchandises (2), (3) et (4), sont fondées soit sur un emploi projeté, soit sur un emploi ou un enregistrement aux États-Unis, et aucune preuve d'emploi ni de réputation n'a été produite à cet égard. Par conséquent, je conclus que la Marque n'est pas devenue connue en ce qui a trait aux Marchandises (2), (3) et (4).
[27] Comme les livres comptables remontant à 1999 n'étaient pas accessibles, M. Capalbo, l'ancien président de Flame Gard Inc, présente ses propres souvenirs concernant l'emploi de la Marque à ses tout débuts. Plus précisément, M. Capalbo affirme solennellement que Flame Gard Inc a vendu des « [Traduction] filtres à graisse pour cloisons, filtres à pare-étincelles, trappes d'accès pour conduits, raccords de traversées de cloison et crochets d'installation d'équipement d'incendie » ainsi qu'un « [Traduction] composé qui absorbe la graisse ». En outre, M. Capalbo affirme que la Marque apparaissait sur des boîtes et des factures qui ont servi à la livraison des Marchandises (1) aux clients canadiens. De plus, il se rappelle avoir personnellement vendu les Marchandises (1) à des clients au Canada.
[28] M. Capalbo produit une preuve accessoire pour corroborer ses propres déclarations concernant l'emploi de la Marque depuis 1999, à savoir :
a. des fiches de produits et des listes de prix fournies par Flame Gard Inc aux clients potentiels canadiens avant 1999 (pièces A et D).
b. une liste de distributeurs canadiens des Marchandises (1), laquelle a été créée à un moment donné entre 1989 et 1998 (pièce E);
c. une liste des clients canadiens de Flame Gard Inc comptant 29 entreprises, dont la plupart étaient des distributeurs des Marchandises (1) (pièce F).
[29] Bien qu'il existe un certain nombre de documents affichant la Marque sur du matériel promotionnel, M. Capalbo ne fournit aucun document affichant la Marque sur les Marchandises (1), sur l'emballage de celles-ci ou sur des factures.
[30] M. Capalbo fournit également des chiffres d'affaires non négligeables pour la période de juin 2006 à juin 2008 (pièce G) et affirme solennellement que, d'aussi loin qu'il s'en souvienne, les chiffres d'affaires des années 1990 à 2000 auraient été semblables à ceux présentés en pièce G.
[31] M. Franze produit une preuve d'emploi de la Marque par la Requérante après son acquisition de Flame Gard Inc en 2008. Plus précisément, il explique que la Marque apparaît sur des gravures et des étiquettes apposées sur les marchandises et leur emballage ainsi que dans des annonces. M. Franze fournit divers documents qu'il déclare être représentatifs de la manière dont la Requérante a employé la Marque depuis qu'elle a acquis Flame Gard Inc en 2008, à savoir :
a. des étiquettes ainsi que des photos affichant des étiquettes et des gravures, qu'il déclare être apposées sur des panneaux d'accès pour conduits d'extraction de graisses (pièce H);
b. des boîtes en carton qu'il déclare avoir été utilisées pour expédier ces marchandises aux clients canadiens (pièce I);
c. des guides d'installations qu'il déclare avoir été inclus dans les livraisons contenant les panneaux d'accès pour conduits d'extraction de graisses (pièce J).
[32] M. Franze produit d'autres documents pour corroborer ses déclarations solennelles concernant l'emploi de la Marque au Canada, à savoir :
a. des catalogues de produits contenant les Marchandises (1), de 2009 à 2011 (pièce D);
b. des listes de prix des Marchandises (1), de 2008 à 2012 (pièce E);
c. des fiches d'information sur les produits qu'il déclare avoir été distribuées aux clients actuels et potentiels de la Requérante (pièce F);
d. « des fiches techniques » portant sur les diverses Marchandises (1) ainsi que des bons de commande pour des panneaux d'accès recourbés ou plats faits sur mesure pour les systèmes de ventilation de cuisine (pièce G).
[33] M. Franze affirme que la Requérante a fait l'annonce et la promotion de ses marchandises sur son site Web et fournit en pièce jointe à son affidavit des imprimés représentatifs du site Web, tant des versions archivées tirées de Wayback Machine (2008 à 2011, pièce L) que des extraits de la version actuelle, qu'il déclare être représentatifs de l'apparence du site Web depuis 2011 (pièce K).
[34] M. Franze affirme que la Requérante fait également la promotion de ses marchandises dans le cadre de salons professionnels, dont un à Toronto en 2011.
[35] M. Franze déclare que la Requérante vend les Marchandises (1) au Canada par l'entremise de son distributeur canadien exclusif, Specialty Food Service Hardwares Inc depuis 2008. Il présente des chiffres d'affaires non négligeables pour la vente des Marchandises (1) au Canada, lesquels s'élèvent à un total de plus de 1 million de dollars en ventes de septembre 2008 à mars 2013.
[36] Bien que je ne sois saisie d'aucune preuve documentaire montrant la Marque sur les Marchandises (1) ou leur emballage depuis 1999, je détiens la déclaration solennelle de M. Capalbo selon laquelle y elle était apposée à cette époque et la preuve de M. Franze démontrant la manière dont elle a ainsi été affichée depuis 2008. À la suite d'une lecture objective des deux affidavits, je suis prête à déduire que la Marque a toujours été apposée sur les Marchandises (1) et leur emballage de manière semblable à celle démontrée dans l'affidavit Franze. D'après la preuve au dossier, j'estime que la Requérante et son prédécesseur en titre emploient la Marque depuis environ 1999, réalisant des ventes non négligeables des Marchandises (1) (c'est-à-dire [Traduction] filtres à graisse pour cloisons, filtres à pare-étincelles, trappes d'accès pour conduits, raccords de traversées de cloison »). Par conséquent, la Requérante a établi une réputation plutôt importante pour la Marque en liaison avec les Marchandises (1) seulement.
[37] La preuve de l’Opposante établit les ventes de ses produits FLAME-GARD depuis environ 1996. M. Ransome fournit des exemples d'étiquettes sur lesquelles apparaît la marque FLAME-GARD, apposées sur les vêtements ignifuges de l'Opposante (pièce 13). M. Ransome fournit également des chiffres de vente pour la période de 1996 à 2012. La preuve établit que les ventes ont augmenté annuellement, passant de 383 000 $ en 1996 à 1 800 000 $ en 2012, avec un nombre total d'unités vendues de 12 000 en 1996 et de 37 500 en 2012. M. Ransome fournit également des dépenses en publicité visant les marchandises de l'Opposante pour les années 2002 à 2012, lesquelles ne sont pas négligeables. Il explique également que l'Opposante annonce ses marchandises sur son site Web, dans des catalogues de produits, dans des brochures ainsi que dans le cadre de salons professionnels au Canada (pièces 37 à 41). Par conséquent, l'Opposante a établi une réputation plutôt importante pour la marque de commerce FLAME-GARD, en liaison avec des « vêtements ignifuges ».
Alinéa 6(5)b) – la période pendant laquelle chaque marque a été en usage
[38] Comme il en a été question plus en détail précédemment dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)b), la Requérante a établi l'emploi de la Marque depuis environ 1999 en liaison avec les Marchandises (1) seulement, et l'Opposante a établi l'emploi de la marque de commerce FLAME-GARD en liaison avec des « vêtements ignifuges » depuis environ 1996.
Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce
[39] L'Opposante soutient que les marchandises des parties partagent un certain degré de similitude, du fait que les marchandises des deux parties présentent des caractéristiques de protection contre le feu. D'après la preuve au dossier, j'estime que la nature particulière des marchandises des parties est différente (c'est-à-dire des vêtements et de l'équipement de cuisine industriel); cependant, elles partagent un certain degré de similitude en ce sens qu'elles sont toutes deux employées pour assurer une protection contre le feu.
[40] La preuve démontre que les marchandises de la Requérante ciblent l'industrie de la restauration (voir par exemple Capalbo, paragraphe 9 et Franze, paragraphe 4), alors que les marchandises de l'Opposante ciblent les ingénieurs en sécurité; les industries maritimes, de la pêche et de la navigation; l'industrie du pétrole, etc. (voir par exemple les paragraphes 9, 15 et les pièces 33, 43 à 54 de l'affidavit Ransome).
[41] L'Opposante fait valoir qu'il est envisageable que l'exploitant d'une cuisine commerciale achète les vêtements ignifuges de l'Opposante pour les employés de la cuisine. Bien que cela puisse être vrai, la preuve démontre que l'Opposante offre ses vêtements pour un usage à l'extérieur et non pour un usage dans les cuisines commerciales (p. ex. la pièce 13 présente des vêtements qui semblent être des « waterproof outerwear » (vêtements extérieurs imperméables) et qui sont ainsi décrits; la pièce 33 consiste en des annonces affichant les vêtements et expliquant l'usage pour lequel ils sont prévus – « These suits, job-fit for applications ranging from electrical utility to petro chemical, are rugged and watertight » (ces habits spéciaux sont conçus pour des activités allant des services électriques aux activités de pétrochimie, sont robustes et étanches); la pièce 37 présente le site Web de l'Opposante, lequel explique le modèle opérationnel de celle-ci – « Extreme condition protective apparel » (vêtements de protection pour conditions extrêmes).
[42] Cependant, comme la Cour fédérale l'a déjà déclaré relativement à une marque de commerce déposée, il importe de tenir compte de toute la portée des droits conférés en vertu de l'enregistrement, et l'emploi potentiel doit également être pris en compte de même que l'emploi réel [voir : Hayabusa Fightwear Inc. c Suzuki Motor Corporation 2014 CF 784 citant Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 au para. 59, [2011] 2 RSC 387]. L'Opposante a fait référence aux déclarations de M. Ransome, selon lesquelles l'Opposante prévoyait participer prochainement à des salons professionnels auxquels la Requérante avait déjà participé. Bien que ces observations ne soient pas déterminantes, je note que l'enregistrement de l'Opposante n'inclut aucune restriction quant aux voies de commercialisation qu'emprunteront les « vêtements ignifuges » de l'Opposante.
Alinéa 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent
[43] La Requérante convient du fait que les marques des parties partagent les mêmes éléments de mot, à savoir FLAME et GARD, créant une similitude importante sur le plan de la présentation, du son, ou des idées qu'elles suggèrent. Les éléments de dessin supplémentaires créent certaines différences entre les marques des parties dans la présentation, mais n'ont aucune incidence sur les similitudes dans le son et les idées suggérées (en fait, les marques des parties sont identiques dans le son et les idées qu'elles suggèrent).
Conclusion
[44] Ayant considéré la question de la confusion sur le principe de la première impression et à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, j'estime que la prépondérance des probabilités penche tout autant du côté de la confusion entre les marques des parties que du côté de l'absence de confusion. Comme il incombe à la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque FLAME-GARD de l'Opposante, je dois trancher en défaveur de la Requérante et accueillir le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d).
Absence de droit à l'enregistrement – Alinéas 16(1)a), 16(2)a) et 16(3)c) de la Loi
[45] L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir l'emploi d'au moins une des marques FLAME GARD alléguées avant la date de premier emploi revendiquée (juin 1999) pour le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a), et la date de production de la demande d'enregistrement de la Marque (30 août 2010) pour les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(2)a) et 16(3)a). Enfin, l'Opposante doit démontrer qu’elle n'a pas abandonné ses marques alléguées à la date de l'annonce (9 mai 2012).
[46] Comme il a été expliqué plus en détail ci-dessus dans l'analyse du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d), l'Opposante a démontré l'emploi de sa marque FLAME-GARD aux dates pertinentes, de sorte qu'elle s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement à ces motifs d'opposition.
[47] La différence dans les dates pertinentes n'est pas suffisamment importante pour avoir une incidence significative sur les conclusions tirées au titre du motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) ci-dessus. À la lumière de ce qui précède, les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(1)a), 16(2)a) et 16(3)a) sont également accueillis.
Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif – alinéa 38(2)d) de la Loi
[48] Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses Marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit, pour sa part, s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.
[49] Le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif est plaidé en tant que motif d'opposition à quatre volets, soit :
a. la Marque ne distingue pas, ni n'est adaptée à distinguer, les Marchandises de celles de l'Opposante et des marques de commerce de l'Opposante;
b. l'emploi de la Marque ne s'inscrit pas dans la portée de l'article 50 parce que la Requérante a accordé une sûreté relativement à la Marque à un tiers, nommément ARES Capital Corporation;
c. l'emploi des Marchandises laisse entendre qu'elles ont été autorisées, licenciées et approuvées par l'Opposante;
d. la Marque n'est pas distinctive puisque la cession Flame Gard Inc à la Requérante n'est pas valide.
[50] En ce qui concerne le premier et le troisième volet du motif d'opposition, l'Opposante est tenue de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques FLAME GARD invoquées était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, confirmé (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[51] Comme il a été présenté plus en détail dans l'analyse du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d), je suis convaincue que l'Opposante a établi l'emploi de la marque FLAME-GARD à la date pertinente.
[52] Ces motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif, étant fondés sur la confusion entre les marques des parties, sont semblables aux motifs d'opposition fondés sur la non-enregistrabilité et l'absence de droit à l'enregistrement. Je n'estime pas que la différence entre les dates pertinentes a une incidence importante sur l'évaluation des facteurs pour l'analyse de la confusion au titre du motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d). Par conséquent, le premier et le troisième volet du motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif sont accueillis.
[53] En ce qui a trait au deuxième et au quatrième volet de l'opposition, l'Opposante doit établir des faits à l'appui de son allégation, selon laquelle l'emploi de la Marque ne s'inscrit pas dans la portée de l'article 50 de la Loi. L'Opposante ne produit aucune preuve admissible à l'appui de ces allégations, puisque l'entente de sécurité et le document de cession ne constituent qu'un ouï-dire lorsque présentés par M. Ransome, une personne qui n'a aucun lien avec l'entreprise de la Requérante. En outre, même si les ententes étaient admissibles, je note qu'elles ne sont pas contredites par la preuve de M. Franze, y compris les déclarations assermentées concernant l'octroi d'une sûreté à ARES Capital Corporation et la cession de Flame Gard inc à la Requérante, incluant les documents à l'appui (pièces A1 à A5 de l'affidavit Franze). Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe relativement à ces autres volets du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif.
Motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 30
Non-respect de l'alinéa 30a) de la Loi
[54] L'Opposante n'a fourni aucune preuve ni observation convaincante à l'appui du motif d'opposition qu'elle invoque en vertu des alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi et donc, ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe. Ce motif d'opposition est donc rejeté.
Non-respect de l'alinéa 30b) de la Loi
[55] Le fardeau de preuve initial imposé à l'Opposante en ce qui concerne la question de la non-conformité de la Requérante à l’article 30b) est peu exigeant [voir Molson Canada c Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4th) 315 (CF 1re inst)].
[56] L'Opposante n'a présenté aucune preuve à l'appui du motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30b). L'Opposante peut s'appuyer sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe relativement à ce motif [voir Molson Canada c Anheuser-Busch Inc (2003), 29 CPR (4e) 315 (CF 1re inst) et York Barbell Holdings Ltd c ICON Health and Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4e) 156 (COMC)]. Toutefois, l'Opposante est dans l'obligation de démontrer que la preuve est « nettement incompatible » avec les revendications exposées dans la demande de la Requérante [voir Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 CPR (4e) 562 pages 565-6 (COMC), conf. par 11 CPR (4e) 489 (CF 1re inst)].
[57] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, sur le fondement suivant : soit (a) la Marque n'a pas été employée de façon continue depuis la date de premier emploi revendiquée, soit (b) la marque qui aurait été employée n'était pas la Marque telle que visée dans la demande.
[58] À l'appui du premier volet du motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30b), l'Opposante soutient que la Requérante n'a pas établi l'emploi continu de la Marque en liaison avec les Marchandises depuis la date de premier emploi revendiquée. Cependant, la Requérante a seulement le fardeau d'établir un emploi continu de la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée, dans la mesure où l'Opposante s'acquitte du fardeau de preuve qui lui incombe. Bien que je convienne du fait que la preuve de la Requérante contient certaines irrégularités, l'Opposante n'a pas établi que la preuve est « clairement incompatible » avec la date de premier emploi revendiquée.
[59] Ensuite, l'Opposante soutient que la marque qui apparaît dans les documents joints à l'affidavit Capalbo est différente de la Marque visée par la demande. La seule différence entre la Marque faisant l'objet de la demande et la Marque telle qu'elle figure dans les documents joints à l'affidavit Capalbo est que les mots FLAME et GARD sont en italiques dans les documents joints à l'affidavit Capalbo.
[60] On considérera l'emploi d'une marque de commerce comme respectant le sens de la Loi si elle est employée d'une manière telle qu'elle ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle est enregistrée et la forme sous laquelle elle est employée. Comme il a été énoncé dans Registrar of Trade Marks c Compagnie Internationale Pour L’Informatique CII Honeywell Bull, Societe Anonyme et al (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) à la p. 525 :
[traduction]
Le test pratique qu'il convient d'appliquer pour résoudre un cas de cette
nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la
marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre
ces deux versions de la marque sont à ce point minimes qu'un consommateur non
averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux,
malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
[61] Les différences entre la Marque telle qu'elle apparaît dans la documentation jointe à l'affidavit de M. Capalbo et la Marque visée dans la demande sont négligeables. Par conséquent, je suis convaincue que la marque qui apparaît sur les documents joints à l'affidavit de M. Capalbo constitue un emploi de la Marque visée par la demande.
[62] Je ne suis pas convaincue que l'Opposante a établi que la preuve de la preuve de la Requérante est clairement incompatible avec la date de premier emploi que celle-ci revendique. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe et je rejette donc ce motif d'opposition.
Non-respect de l'alinéa 30d) de la Loi
[63] Comme il a été souligné dans la décision Tune Masters c Mr P's Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 à la p. 89 (COMC) : « [Traduction] il est difficile pour un opposant de prouver une allégation de non-emploi par un requérant, car le requérant a d’emblée accès aux faits pertinents ». Bien que ces commentaires concernent un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30b) de la Loi, ils s'appliquent tout autant à un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30d) [voir 105272 Canada Inc c Grands Moulins de Paris, Société Anonyme (1990), 31 CPR (3d) 79 (COMC)]. Dans la mesure où la Requérante a plus facilement accès aux faits, le fardeau de preuve dont doit s'acquitter l'Opposante à l'égard du motif d'opposition fondé sur la non-conformité à l'article 30d) est moins exigeant [voir Tune Masters, supra].
[64] Il n'existe aucune preuve pour appuyer les allégations de l'Opposante, selon lesquelles la Requérante n'a jamais employé la Marque aux États-Unis en liaison avec les marchandises pour lesquels un tel emploi est revendiqué; la Requérante n'est pas la propriétaire de l'enregistrement à l'étranger revendiqué; la cession à la Requérante par son prédécesseur en titre n'est pas valide. Le motif est donc rejeté, parce que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe.
Non-respect de l'alinéa 30i) de la Loi
[65] Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif d’opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'alinéa 30i) est rejeté.
Décision
[66] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande au titre du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.