Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2010 COMC 120

Date de la décision: 2010-08-09

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l’enregistrement n^o LMC529728 de la marque de commerce MAKING GARDENING EASY au nom d’Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd.

[1]               Le 21 juillet 2008, à la demande de Smart & Biggar (la « partie requérante »), le registraire des marques de commerce a fait parvenir l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C.  1985, ch. T-13 (la « Loi »), à Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd., la propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée.

[2]               La marque de commerce MAKING GARDENING EASY (la « Marque ») est enregistrée pour être employée en liaison avec des « plantes vivantes, semis, arbres naturels, plants de vigne, herbes y compris les herbes décoratives et indigènes ».

[3]               L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si celle-ci a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Dans la présente affaire, la période pertinente en ce qui concerne l’emploi est la période allant du 21 juillet 2005 au 21 juillet 2008 (la « période pertinente »).

[4]               L’inscrivante est tenue de démontrer que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans l’état déclaratif des marchandises et des services; il est bien reconnu que de simples allégations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi de la marque de commerce dans le contexte des procédures prévues à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)]. Bien que le critère de la preuve requise pour établir l’emploi dans une instance fondée sur l’article 45 soit très peu exigeant [Woods Canada Ltd. c. Lang Michener (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1^re inst.), p. 480] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une « preuve surabondante » [Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^re inst.)], encore faut-il mettre en preuve suffisamment de faits pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises et les services que spécifie l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[5]               L’« emploi » en liaison avec des marchandises est décrit comme suit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi :

Le paragraphe 4(1) s’applique en l’espèce.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’inscrivante a produit l’affidavit de Rodney Thorpe signé le 15 décembre 2008 ainsi que les pièces A à D. Seule la partie requérante a produit des observations écrites et aucune audience de vive voix n’a été demandée.

[7]               Dans son affidavit, M. Thorpe atteste qu’il est le chef de la direction de la société Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd. (l’« inscrivante » ou la « société ») et que, à ce titre, il est personnellement au courant des faits qui y sont relatés. Il mentionne qu’il s’est joint à la société en 1994 et que, dans le cadre de ses fonctions actuelles, il surveille toutes les activités commerciales de l’entreprise, y compris les finances, l’administration, les aspects juridiques et les questions liées aux marques de commerce et aux brevets, ainsi que la mise en oeuvre des programmes de commercialisation.

[8]               Monsieur Thorpe déclare que la société, dont le siège social se trouve à Silvan, en Australie, a été créée en 1994 et qu’elle fabrique des plantes écologiques et faciles à cultiver pour des clients situés aux quatre coins du globe, en ciblant principalement les jardiniers, les paysagistes et les horticulteurs. Elle fait la promotion de plantes écologiques, mène des recherches pour améliorer la tolérance des plantes à la sécheresse et au stress et s’efforce de trouver des plantes à offrir sur le marché. Lorsqu’une plante ayant les caractéristiques désirées est choisie, elle est soumise à de nombreux essais, après quoi elle est confiée à un réseau de producteurs pour être vendue dans des centres de jardinage, des pépinières et ainsi de suite.

[9]               Monsieur Thorpe explique que la société permet à Anthony Tesselaar USA Inc., par voie de licence, d’utiliser la Marque, laquelle entreprise accorde ensuite une licence à l’égard de celle‑ci à des producteurs grossistes du Canada, qui s’occupent de cultiver les plantes, de les faire propager et de les vendre à des consommateurs du Canada. Monsieur Thorpe précise qu’en vertu de l’accord de licence, la société contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des marchandises. Sur la foi de ces déclarations, je conclus que la société contrôle les caractéristiques ou la qualité des plantes vendues par les producteurs grossistes au Canada. En conséquence, étant donné que Pan American Nursery Products Inc. (« Pan American ») est décrite dans l’affidavit comme l’un des principaux producteurs de la société au Canada (elle possède des bureaux à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Milgrove, en Ontario), je suis convaincue que tout emploi de la Marque par Pan American peut être attribué à l’inscrivante conformément au paragraphe 50(1) de la Loi.

[10]           Monsieur Thorpe déclare que la société a employé la Marque au Canada uniquement en liaison avec des plantes vivantes et admet qu’à l’heure actuelle, la Marque n’est pas employée au Canada en liaison avec les autres marchandises visées par l’enregistrement. Il explique que l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des plantes vivantes a débuté au cours de l’année 2000 et que la Marque a été utilisée de façon constante depuis ce temps. Compte tenu de la nature saisonnière des marchandises, il explique que les plantes sont généralement vendues chaque année au printemps, à l’automne et à l’été.

[11]           En ce qui a trait à la preuve relative aux ventes, M. Thorpe fournit comme pièce A des rapports faisant état de ventes au Canada, au cours de la période allant de 2004 à 2008, de plantes qu’il décrit comme les variétés de plantes les plus populaires de la société : les Dream roses, les Tropicanna cannas et les roses couvre-sol Flower Carpet. Il appert des rapports qu’en 2005‑2006, 111 591 de ces plantes ont été vendues au Canada; en 2006-2007, ce nombre a atteint 85 315 et, en 2007-2008, 115 750.

[12]           En ce qui concerne la façon dont la marque de commerce était liée aux marchandises lors du transfert de celles-ci, M. Thorpe explique que la marque de commerce MAKING GARDENING EASY est apposée sur les plantes vendues au Canada au moyen d’étiquettes ou de marqueurs pour plantes piqués dans le sol. Sur ces étiquettes figurent le nom de la variété en question, la marque de commerce précise employée en liaison avec la variété (p. ex., TROPICANNA, COLOR FLASH) et la marque de commerce ANTHONY TESSELAAR. Monsieur Thorpe fournit comme pièce B des exemples d’étiquettes utilisées pour les ventes au Canada. Ces étiquettes comportent des renseignements sur les plantes ainsi que des directives sur l’entretien et le mode de plantation. Je souligne que la marque de commerce MAKING GARDENING EASY figure sur toutes les étiquettes en caractères noirs plus petits sous la marque de commerce ANTHONY TESSELAAR et, dans le cas de certaines des étiquettes, sur la même ligne que la marque ANTHONY TESSELAAR – MAKING GARDENING EASY^MD, comme le montrent les illustrations reproduites ci-dessous. Il appert des étiquettes que plusieurs marques de commerce sont employées en même temps en liaison avec les marchandises, mais il est bien reconnu en droit que rien n’empêche l’emploi de deux marques de commerce en même temps en liaison avec les mêmes marchandises  [voir A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc. (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F. 1^re inst.) et Canadian Council of Professional Engineers c. Ardex Inc. (2001), 13 C.P.R. (4^th) 554 (C.O.M.C.)]. De plus, j’estime que la marque de commerce MAKING GARDENING EASY apparaît de façon suffisamment claire sur les étiquettes pour être considérée comme la marque de commerce elle-même employée en liaison avec les marchandises [voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.) Principe 1].

[13]           Monsieur Thorpe affirme qu’au Canada, les plantes de la société sont disponibles chez les détaillants, y compris les centres de jardinage et les centres de rénovation. Il explique que la marque de commerce MAKING GARDENING EASY figure sur les plantes de la société que vend Pan American et fournit comme pièce D des registres de ventes à l’égard des plantes de l’entreprise que Pan American a distribués à différents détaillants du Canada au cours du printemps et de l’automne des années 2005, 2007 et 2008. Il appert de ces registres, établis par Pan American, qu’un total de 3 096 plantes appelées « Astilbe Colorflash » ont été expédiées à des détaillants du Canada au cours de la période pertinente, y compris Les Entreprises Normand Tellier Inc. (Québec), Norseco Inc. (Québec), Plantation Garden Centre (Alberta), Arts Nursery Ltd. (Colombie-Britannique) et Gardenworks at Mandeville (Colombie-Britannique). En conséquence, je suis convaincue que les plantes de la société étaient vendues et distribuées au Canada au cours de la période pertinente.

[14]           La partie requérante a invoqué deux arguments au sujet de la preuve présentée. Selon le premier, la preuve ne montre pas que la Marque a été employée au Canada en liaison avec des semis, des arbres naturels, des plants de vigne ou des herbes, y compris des herbes décoratives et indigènes, ni n’établit des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi. Selon le second argument, aucun élément de preuve ne permet de dire que la Marque figurait sur l’une ou l’autre des marchandises vendues au cours de la période pertinente. Plus précisément, la partie requérante fait valoir que, étant donné que les déclarations de M. Thorpe sont rédigées au présent, elles ne peuvent montrer la façon dont la Marque a été employée au cours de la période pertinente.

[15]           En ce qui a trait au premier argument, le déposant a admis que la Marque n’a pas été employée en liaison avec des semis, des arbres naturels, des plants de vigne ou des herbes, y compris des herbes décoratives et indigènes, et n’a invoqué aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi. En conséquence, ces marchandises seront radiées de l’enregistrement.

[16]           En ce qui concerne le second argument, je suis convaincue, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que la Marque a été apposée sur les plantes vivantes au cours de la période pertinente. Je ne vois aucune ambiguïté dans les déclarations de M. Thorpe selon lesquelles [traduction] « la marque de commerce MAKING GARDENING EASY est apposée sur les plantes vendues au Canada au moyen d’étiquettes ou de marqueurs enfoncés dans le sol » et [traduction] « la marque MAKING GARDENING EASY figure sur les plantes de la société que vend Pan American Nursery Products Inc. ». L’utilisation du temps présent dans ces déclarations doit être lue dans le contexte de l’ensemble de l’affidavit, où M. Thorpe souligne également que [traduction] « l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec des plantes vivantes a débuté au cours de l’année 2000 et la Marque a été utilisée de façon constante depuis ce temps ». Lorsque j’examine ces déclarations de concert avec la preuve que M. Thorpe a présentée au sujet des ventes réalisées pendant la période pertinente, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les plantes vendues au cours de cette période portaient la Marque qui figure sur la pièce B.

[17]           Eu égard à ce qui précède, je suis convaincue que l’affidavit suffit en soi pour établir l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec des « plantes vivantes » de la façon exigée par la Loi. En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu dans le cas des « plantes vivantes » et sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : « semis, arbres naturels, plants de vigne, herbes y compris les herbes décoratives et indigènes », conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Ronnie Shore 

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.