Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de
Ocean Spray Cranberries, Inc. à la
demande numéro 833,864 produite par
La Compagnie Coca-Cola
en vue de l’enregistrement de la marque de commerce
SIMPLY CRAN-ULICIOUS!
----------------------------------------------------------------------
Le 17 janvier 1997, la requérante, La Compagnie Coca-Cola, a produit une demande d’enregistrement de la marque SIMPLY CRAN-ULICIOUS!, cette demande étant fondée sur l’emploi projeté de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes, à savoir :
[TRADUCTION] boissons non alcoolisées à base de fruits,
jus de fruits et concentrés de fruits.
La demande produite à l’origine spécifiait que des services publicitaires étaient également offerts sous la marque de commerce projetée, mais une demande modifiée a supprimé ces services : voir la décision de la Commission rendue le 31 juillet 1998. La demande en l’instance fut annoncée aux fins d’opposition dans le numéro du 12 novembre 1997 du Journal des marques de commerce, et la société Ocean Spray Cranberries, Inc. produit une déclaration d’opposition le 14 avril 1998. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration.
Les motifs d’opposition se résument comme suit :
(1) La marque visée par la demande, SIMPLY CRAN-ULICIOUS! n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce, parce qu’elle crée de la confusion avec la famille des marques de commerce de l’opposante qui comportent le préfixe CRAN, nommément CRANS, le dessin CRAN RASPBERRY, CRAN STRAWBERRY, CRAN.GRAPE, CRANAPPLE, CRANRASPBERRY et CRAN CURRANT, et qui sont employées en liaison avec des boissons non alcoolisées et des produits connexes, notamment des jus de fruits et des concentrés de fruits;
(2) la requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce SIMPLY CRAN-ULICIOUS! en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 16 (3) de la Loi parce que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en l’instance, la marque de commerce projetée de la requérante créait de la confusion avec les marques de commerce de l’opposante mentionnées ci-dessus, que celle‑ci avait antérieurement employées et fait connaître au Canada;
(3) [le troisième motif d’opposition a trait aux services dont la mention fut supprimée de la demande produite à l’origine et n’est donc plus pertinent];
(4) la marque visée par la demande, SIMPLY CRAN-ULICIOUS!, n’est pas distinctive par rapport aux marchandises de la requérante en raison de l’emploi et de la publicité considérable faits par l’opposante de ses marchandises sous ses marques de commerce comportant le terme CRAN à titre de préfixe,
(5) la demande en l’instance ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce projetée au Canada, vu les motifs énoncés ci-dessus.
La preuve de l’opposante consiste en l’affidavit souscrit par Larry Martin, vice-président et directeur général d’une filiale en propriété exclusive de l’opposante. La preuve de la requérante consiste en un affidavit souscrit par Herb McPhail, recherchiste en marques de commerce, et un affidavit souscrit par J. Bruce Richardson, étudiant en droit. La preuve présentée par l’opposante en réponse consiste en l’affidavit souscrit par Me Alana Sharenow, avocate au contentieux de l’opposante. Chacune des deux parties a produit une plaidoirie écrite, mais seule l’opposante était représentée à l’audience.
La preuve présentée par M. Martin peut se résumer comme suit. L’opposante effectue la commercialisation, la production, la distribution, la publicité et la vente de boissons aux fruits et de produits alimentaires au Canada et à l’étranger. L’opposante est propriétaire de plusieurs marques de commerce comportant le préfixe CRAN, notamment CRANAPPLE (vendu au Canada depuis 1967); CRAN GRAPE et dessin, CRAN RASPBERRY et dessin, CRAN TASTIC et dessin (vendu au Canada depuis 1979); CRAN STRAWBERRY, CRAN CURRENT, et CRAN TANGERINE et dessin vendus au Canada depuis au moins 1994, 1997 et 1998 respectivement. Les produits mentionnés ci-dessus sont vendus dans plus de 25 000 points de vente au détail dans l’ensemble du Canada, y compris dans des grands marchés d’alimentation et des grandes surfaces tels COSTCO et WALMART. Au cours de la période comprise entre 1994 et 1998 inclusivement, le chiffre d’affaires total provenant des ventes fut approximativement de 6,3 millions de dollars pour les produits vendus sous la marque CRANAPPLE; de 20,7 millions de dollars, sous la marque CRAN RASBERRY et dessin; de 4,1 millions de dollars, sous la marque CRAN STRAWBERRY; de 1,9 millions de dollars, sous la marque CRAN CURRANT (1997 - 1998 seulement); et de 6,8 millions de dollars, sous la marque CRAN GRAPE et dessin. La manière par laquelle les marques CRAN de l’opposante sont employées est illustrée ci-dessous. Je relève au passage que l’opposante vend également une boisson sous une étiquette qui donne une description claire, « Cranberry Juice Cocktail », enregistrant des ventes totalisant quelque 35 millions de dollars par année depuis 1994.
L’opposante publicise ses boissons sous les marques à préfixe CRAN depuis 1969, notamment par le biais d’affiches sur des panneaux-réclame, de commandites d’événements, de publicités à la radio, à la télévision, dans des revues et des journaux ainsi que des étalages en magasin. Les dépenses publicitaires pour la période comprise entre 1994 et 1998 inclusivement se sont élevées à environ 60 millions de dollars. Divers exemples de la publicité consacrée par l’opposante sont joints en liasse à l’affidavit de M. Martin. Pour l’année 1999, l’opposante prévoyait un budget publicitaire de 2,2 millions de dollars en publicité télévisée dans plus de quinze agglomérations urbaines dans l’ensemble du Canada. La position de l’opposante dans le cadre de l’opposition en l’instance est exprimée de manière succincte au paragraphe 36 de l’affidavit de M. Martin :
Je conviens avec l’opposante qu’elle a adopté le préfixe CRAN à titre de composante de sa famille de marques de commerce visant des boissons non alcoolisées. La question sous-jacente soulevée par l’opposition en l’espèce consiste à savoir jusqu’à quel point les droits de l’opposante dans l’emploi du préfixe CRAN sont protégés en vertu de la loi et du droit.
L’affidavit de M. McPhail, produit au soutien de la demande de la requérante, introduit en preuve diverses marques de commerce enregistrées se rapportant à un aliment ou à une saveur dans le libellé de la marque de commerce, par exemple SNAPPLE, REALEMON, ALL-BRAN, RICE-A-RONI, CLAMATO, BEEFARONI, CRANJELLY et ainsi de suite. M. McPhail souligne en outre que (i) l’enregistrement de la marque de commerce de l’opposante, CRANAPPLE, enregistrée sous le numéro 151,235, a été supprimée du registre le 24 février 1998 vu le défaut de l’opposante de renouveler cet enregistrement, (ii) que l’enregistrement de la marque CRANTINI portant le numéro 496,401, propriété d’un tiers, est lié aux marchandises « [TRADUCTION] boissons alcoolisées distillées seulement, et en combinaison avec des jus de fruits, des saveurs ou des liqueurs », (iii) que le site web « WebTender » énumère quelque 254 consommations alcoolisées dont l’un des ingrédients est le jus de canneberge, (iv) que le terme « cran » est mentionné à divers sites web.
L’affidavit de M. Richardson, produit au soutien de la demande de la requérante, établit que les consommateurs peuvent aisément se procurer des produits vendus sous les marques CLAMATO, REALEMON, RICE A RONI ainsi que d’autres marques mentionnées dans l’affidavit de M. McPhail, dans les supermarchés et autres points de vente au détail. M. Richardson a également pu se procurer des capsules CRANACTIVE (du jus de canneberge concentré auquel on a ajouté des feuilles d’olivier et de l’épillet de maïs), des capsules de CRAN-MAX (concentré de canneberge), des sachets de tisane CRAN-AID, et des capsules de CRANACTIN (extrait de canneberge).
La preuve présentée dans l’affidavit de Me Sharenow, produit en réponse à la preuve de la requérante, peut être résumée comme suit. C’est par inadvertance que l’enregistrement de la marque CRANAPPLE, sous le numéro 151,235, n’a pas été renouvelé. Une nouvelle demande d’enregistrement de la marque CRANAPPLE fut produite le 28 septembre 1999 pour remplacer l’enregistrement supprimé et vise les boissons et concentrés, et cette demande est fondée sur l’emploi antérieur de cette marque depuis le début des années 1990. L’opposante fait par ailleurs preuve de diligence afin de protéger ses droits à l’utilisation du préfixe CRAN et vérifie régulièrement à cette fin les demandes d’enregistrement de marques de commerce produites par des tiers. L’opposante a souscrit un contrat avec le propriétaire de la marque CRAN-MAX, en vertu duquel l’opposante assume la propriété de la marque et octroie des licences d’utilisation de cette marque. L’opposante est présentement en litige avec le propriétaire de la marque CRAN-AID et un règlement éventuel de ce différend porterait essentiellement sur le retrait par le propriétaire de cette marque de commerce de la mention « tisanes » de la demande d’enregistrement de cette marque. De plus, l’opposante a présenté une opposition à la demande déposée sous le numéro 881,185 visant l’enregistrement de la marque CRANACTIN. Me Sharenow a fait part de son expertise et de son expérience à titre d’avocate au contentieux de l’opposante et elle est jugée apte à témoigner au paragraphe 7 de son affidavit quant à l’état du marché :
La question déterminante en l’espèce consiste à décider si la marque faisant l’objet de la demande, SIMPLY CRAN-ULICIOUS! dont l’emploi est proposé en liaison avec des « [TRADUCTION] boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de fruits et concentrés de fruits » crée de la confusion avec une ou plusieurs marques de commerce de l’opposante. La date pertinente la plus hâtive à laquelle l’existence d’une telle confusion, le cas échéant, doit être appréciée est la date à laquelle la demande visée a été produite, soit le 17 janvier 1997, alors que la date la plus tardive doit être la date à laquelle je rends ma décision. L’on peut notamment consulter l’arrêt mentionné ci-après pour une analyse de la jurisprudence en matière de dates pertinentes dans le cadre d’une instance d’opposition : American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 C.P.R.(3d) 198, aux pages 206 à 209 (CF 1re inst.). En l’espèce la question de l’appréciation de l’existence d’une confusion à une date en particulier n’est pas en litige.
La requérante a le fardeau de démontrer qu’il n’existe selon toute vraisemblance raisonnable aucune confusion, au sens du paragraphe 6(2), entre la marque visée par sa demande, SIMPLY CRAN-ULICIOUS! et une ou plusieurs marques de commerce de l’opposante comportant le préfixe CRAN. Le fait qu’un tel fardeau de preuve incombe à la requérante signifie que si une décision concluante ne peut être rendue à cet égard une fois toute la preuve examinée, la question en litige doit alors être décidée contre la requérante : voir John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990) 30 C.P.R.(3d) 293, aux pages 297 et 298 (CF 1re inst.). Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les éléments dont il faut tenir compte en appréciant s’il peut y avoir confusion entre deux marques de commerce sont énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Cette énumération n’est pas exhaustive; il faut tenir compte de tous les éléments pertinents. Les éléments n’ont pas nécessairement tous la même valeur probante. La valeur probante de chacun des éléments varie en fonction des circonstances de l’espèce : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (CF 1re inst.).
Les marques de commerce de l’opposante comportant le préfixe CRAN possèdent un caractère distinctif inhérent relativement peu élevé. Le préfixe CRAN, suivi du nom d’une baie ou d’un fruit, dans le contexte d’une boisson, suggère fortement la présence de canneberge dans la constitution de la boisson en cause. Néanmoins, le terme CRAN employé ici est un terme inventé et la preuve démontre que l’opposante a adapté ses marques comportant le préfixe CRAN (ainsi que sa marque-maison OCEAN SPRAY) afin de distinguer ses boissons des autres. L’opposante a fait la preuve qu’elle est le propriétaire de la marque de commerce CRAN TASTIC et dessin; cependant, cette marque n’a pas fait l’objet du plaidoyer de l’opposante dans sa déclaration d’opposition et ne peut donc être invoquée par l’opposante afin de faire valoir ses prétentions. La marque visée par la demande d’enregistrement, SIMPLY CRAN-ULICIOUS!, possède un caractère distinctif inhérent relativement peu élevé, dans le contexte des boissons, bien qu’elle soit en partie constituée du mot inventé CRAN-ULICIOUS. Sous ce rapport, il appert que la marque constitue dans son ensemble une ellipse de l’expression descriptive et chargée de louanges « simply delicious cranberry .» La preuve présentée par l’opposante me permet d’inférer que les marques de commerce de l’opposante CRANAPPLE, CRAN RASBERRY et dessin, CRAN STRAWBERRY, et CRAN GRAPE et dessin ont commencé à connaître une renommée appréciable depuis au moins 1994 en raison des ventes et de la publicité de ces produits. Il n’y a évidemment aucune preuve que la marque visée par la demande d’enregistrement, SIMPLY CRAN-ULICIOUS!, cette demande étant fondée sur l’emploi projeté de cette marque au Canada, ait acquis une renommée quelconque au Canada à quelque moment pertinent aux fins des présentes. La période pendant laquelle les marques de commerce en cause ont été en usage au Canada milite certes en faveur de l’opposante. À cet effet, l’opposante a fait la preuve de la notoriété de ses marques comportant le préfixe CRAN depuis plus de 20 ans, en plus de démontrer l’emploi considérable de ses marques depuis 1994. Les marchandises des parties sont essentiellement du même genre, et il n’y a aucune raison de croire que les parties n’emploieraient pas les mêmes canaux de distribution afin de commercialiser leurs marchandises.
Je conclus que la preuve présentée par la requérante ne permet pas d’appuyer de manière sensible les prétentions de la requérante en l’instance. D’ailleurs, à cet égard, une partie de la preuve présentée par la requérante vise à démontrer que les marques de commerce de l’opposante comportant le préfixe CRAN possèdent un caractère distinctif inhérent très peu élevé, en raison du fait que le public est habitué de voir des marques de commerce comportant notamment des éléments se rapportant à un aliment ou à une saveur en particulier. Or, il m’a été donné de conclure dès le départ que les marques de commerce de l’opposante possédaient un caractère distinctif inhérent relativement peu élevé et ce, uniquement en constatant le libellé desdites marques de commerce. La preuve de la requérante n’est pas de nature à sensiblement réduire le degré du caractère distinctif inhérent de ces marques de l’opposante, que j’avais au départ évalué comme étant relativement bas. D’autres éléments de preuve présentés par la requérante ont pour objet de démontrer que le public est habitué à voir des marques de commerce employées par des tiers et comportant le préfixe CRAN, en liaison avec des boissons ou des produits connexes. Une telle preuve aurait pour effet de diminuer le caractère distinctif acquis par les marques de commerce de l’opposante comportant le préfixe CRAN puisqu’elles perdraient leur caractère de produit unique en son genre sur le marché. Cependant, je conclus que la preuve de la requérante a été réfutée par la preuve présentée par Me Sharenow en réplique, et j’accepte la preuve qu’elle a présentée à l’effet qu’aucune marque comportant le préfixe CRAN n’est employée au Canada en liaison avec des boissons concurrentielles comme celles visées par la demande en cause visant l’enregistrement de la marque SIMPLY CRAN-ULICIOUS! La marque visée par cette demande d’enregistrement ressemble aux marques de commerce de la famille des marques de l’opposante comportant le préfixe CRAN, dans la mesure où le terme CRAN est un élément commun à toutes les marques en cause. Or, il importe de souligner que le terme CRAN est l’élément le plus distinctif des marques de commerce de l’opposante et qu’il est également l’élément le plus distinctif de la marque dont l’enregistrement est visé par la demande.
Dans son argumentation écrite, la requérante plaide notamment ce qui suit :
J’estime que la cause Pepsi-Cola citée ci-dessus se distingue de la présente espèce sous plusieurs rapports, à savoir : (i) le terme « cola » est un mot du dictionnaire. Il désigne un extrait de substrat obtenu de la noix d’un kolatier. Dans le cas qui nous occupe, le terme « cran » est un mot inventé, adapté par l’opposante afin de l’employer en liaison avec des boissons constituées en partie de jus de canneberge. Le terme « cran » a certes un caractère suggestif, mais il demeure qu’il s’agit d’un terme inventé. (ii) Dans l’affaire Pepsi-Cola, la preuve présentée établissait notamment l’état du registre des marques de commerce quant à l’adoption du terme « cola » à titre d’élément de certaines marques de commerce de certaines boissons. Or, dans la présente cause, il n’existe aucune preuve que le terme « cran » aurait communément été adopté à titre d’élément de certaines marques de commerce visant des boissons ou des produits connexes. (iii) Dans l’affaire Pepsi-Cola, les marques en cause se distinguaient respectivement par leur préfixe distinctif « pepsi » et par le préfixe « coca ». Le suffixe « cola », commun aux deux marques PEPSI-COLA et COCA-COLA constituait en fait la partie non distinctive de ces marques. Dans le cas qui nous occupe, l’élément préfixe CRAN, commun aux marques en cause, constitue l’élément distinctif des marques de commerce de l’opposante.
J’ai mentionné un peu plus tôt que la question sous-jacente soulevée par l’opposition en l’espèce consiste à savoir jusqu’à quel point les droits de l’opposante dans l’emploi du préfixe CRAN sont protégés en vertu de la loi et du droit. Un des principes émanant du droit en matière de marques de commerce milite en faveur de la requérante, en ce que des petites distinctions suffisent afin d’établir une distinction entre des marques dont le caractère distinctif inhérent est faible. En l’espèce, bien qu’il soit vrai que les marques de l’opposante possèdent un caractère distinctif inhérent relativement faible, il ne faut pas négliger le fait que les marques de l’opposante comportant le préfixe CRAN ont acquis leur caractère distinctif à la suite de leur emploi et de la publicité. Un autre principe issu du droit et qui favorise la requérante veut que l’on interdise à tout commerçant de s’accaparer un mot ou un terme existant dans le vocabulaire employé dans le commerce, de manière à empêcher ses concurrents de faire de même. Or, dans l’espèce, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que le terme « cran » est un terme communément employé dans le commerce des boissons ou qu’il est reconnu par les consommateurs comme étant un diminutif du mot « cranberry ». En réalité, la preuve semble plutôt montrer que l’opposante a été la première à adopter le terme « cran » à titre d’élément d’une marque de commerce employée pour désigner des boissons.
Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que j’ai des doutes quant à savoir si la marque de commerce faisant l’objet de la demande d’enregistrement, SIMPLY CRAN-ULICIOUS!, crée de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce suivantes de l’opposante : CRANAPPLE, CRAN RASPBERRY et dessin, CRAN STRAWBERRY, CRAN CURRANT, et CRAN GRAPE et dessin. Puisque la requérante avait le fardeau de démontrer qu’il n’existe selon toute vraisemblance raisonnable aucune confusion, la demande d’enregistrement en l’instance doit être rejetée.
FAIT À HULL, QUÉBEC, CE 4e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2001.
Myer Herzig,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce