Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Valcom Manufacturing Group Inc. à la demande numéro 1 181 448 produite par 1465539 Ontario Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce VELCOM

                                                        

 

Le 13 juin 2003, 1465539 Ontario Inc. (la requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce VELCOM (la marque en cause) sur le fondement de l’emploi de ladite marque au Canada en liaison avec des services depuis le 14 janvier 2000. L’état des services énumère actuellement les services suivants :

Services de télécommunications, nommément transmission électronique de données, vidéo, voix, images et documents au moyen de réseaux informatiques et de communication mondiaux; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; fourniture de services de courrier électronique et de messagerie électronique sur un réseau informatique mondial; fourniture de services de transfert de fichiers électroniques sur des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de réseaux informatiques mondiaux et de services de passerelles informatiques sur un réseau informatique mondial; fourniture de services d’aide dans le domaine de l’hébergement, de l’hébergement collectif et de l’exploitation de sites Web, de serveurs Web et d’autres réseaux informatiques et de communication mondiaux pour la fourniture de différents services; exploitation de sites Web et d’autres réseaux informatiques et de communication mondiaux pour mise de réseaux informatiques et de communication mondiaux; fourniture de services de surveillance de la sécurité des réseaux informatiques; services de création de sites Web ayant trait à ce qui précède

 

La demande a été annoncée pour fin d’opposition dans l’édition du Journal des marques de commerce du 12 mai 2004.

 

Le 10 décembre 2004, Valcom Manufacturing Group Inc. (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement. La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration, dans laquelle elle a nié les allégations de l’opposante.

 

La preuve de l’opposante est constituée de l’affidavit de M. Paul R. MacPherson, et celle de la requérante, de l’affidavit de M. Robert Contaldi. Je n’ai pas tenu compte des parties de l’affidavit de M. Contaldi qui relevaient de l’argumentation.

 

Aucun des deux déposants n’a été contre‑interrogé sur son affidavit.

 

Seule la requérante a soumis un plaidoyer écrit. Aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.

 

La charge de la preuve

C’est à la requérante qu’il incombe de démontrer suivant la prépondérance des probabilités que la demande d’enregistrement est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), mais l’opposante a la charge initiale de présenter suffisamment d’éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), p. 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d)

L’opposante fait valoir que la marque en cause n’est pas enregistrable, aux termes de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, parce que ladite marque crée de la confusion avec la marque VALCOM de l’opposante, enregistrée sous le numéro LMC211,337 pour emploi en liaison avec des antennes, des transformateurs, des amplificateurs, des filtres électriques et du câblage électrique.

 

La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de la décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

Puisque cet enregistrement est en règle, l’opposante s’est acquittée de sa charge de preuve initiale.

 

Le critère applicable en matière de confusion

Le critère qu'il convient d'appliquer en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Suivant le paragraphe 6(2) de la Loi, il y a confusion entre deux marques de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises qui y sont liées sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Pour déterminer s'il y a confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment de celles qui sont expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’accorder un poids égal à chacun de ces facteurs.

 

Dans les arrêts Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321, [2006] 1 R.C.S. 772, et Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée et al. (2006), 49 C.P.R. (4th) 401, [2006] 1 R.C.S. 824, la Cour suprême du Canada a indiqué la procédure à appliquer dans l’évaluation des circonstances afin d’établir s’il y a confusion. C’est donc en me fondant sur ces principes généraux que je procéderai à l’évaluation de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

 

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

Chacune des marques possède un fort caractère distinctif inhérent puisqu’aucune ne suggère les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée.

 

Il est possible d'accroître la force d'une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion ou l'emploi.

 

L’affidavit du président de l’opposante, M. MacPherson, renferme les renseignements suivants :

• l’opposante et ses prédécesseurs en titre ont conçu et fabriqué les marchandises visées par l’enregistrement et ont également fourni des services de soutien professionnel et technique et de soutien en génie dans le domaine de la gestion de l’information, du développement d’applications, des communications, de la communication de données, du matériel et du câblage, depuis 1955;
• environ 5 000 dépliants faisant la promotion des marchandises et services de l’opposante ont été distribués dans tout le Canada et les États‑Unis entre 1995 et 2005 (la quantité distribuée au Canada n’a pas été indiquée);
• l’opposante fait la promotion de ses marchandises et services dans des foires commerciales, mais il n’est pas certain qu’une de ces foires se soit tenue au Canada;
• l’opposante fait la promotion de ses marchandises et services au moyen de l’Internet, mais elle n’a pas indiqué le nombre de Canadiens qui ont visité son site Web;
• les sommes consacrées à la publicité et à la promotion de la marque VALCOM au Canada se sont chiffrées à au moins 105 000 $ pour l’exercice financier 2004 et 275 000 pour l’exercice 2005; environ 2000 vidéodisques de promotion des marchandises et services de l’opposante ont été distribués au Canada entre 1995 et 2005;
• les recettes brutes provenant de la vente au Canada d’antennes et d’équipement de communication par l’opposante ont été d’environ 7,3 millions de dollars pour l’exercice financier 2004 et 5,7 millions de dollars pour l’exercice 2005;
• un article au sujet de l’opposante a été publié dans le bulletin d’octobre 1997 de la section d’Ottawa de l’Air Force Communication Electronic Association (aucun chiffre sur la diffusion de cette publication n’a été fourni);
• l’édition de 2005 du Book of Lists Ottawa’s Buying Guide comporte une inscription pour la titulaire de licence de l’opposante, Valcom Consulting Group Inc. (M. MacPherson atteste que Valcom Consulting Group Inc. [traduction] « offre des services de consultation, de gestion de projet et d’autres services professionnels de haute qualité visant à aider le gouvernement et l’industrie à atteindre leurs objectifs dans les domaines multidisciplinaires de la gestion de l’information, des communications et du soutien d’ingénierie et du soutien technique spécialisé »; elle est autorisée par licence à employer la marque VALCOM en liaison avec ces services et [traduction] « la qualité de ces services [...] est étroitement surveillée »).

 

Par ailleurs, l’affidavit du président de la requérante, M. Contaldi, établit ce qui suit :

• l’entreprise de la requérante consiste à fournir des services d’hébergement Internet et des services connexes;
• la promotion et la publicité de la requérante se font exclusivement sur Internet;
• les dépenses publicitaires et promotionnelles de la requérante en 2006 étaient de l’ordre de 106 000 $, ce poste de dépense n’était que de 63 000 $ en 2000 (l’affidavit est muet sur l’audience canadienne rejointe par les activités promotionnelles);
• les recettes brutes annuelles réalisées auprès de la clientèle canadienne sont passées d’approximativement 215 000 $ en 2000 à approximativement 395 000 $ en 2006.

 

Les renseignements qui précèdent m’amènent à conclure que la marque de la requérante a acquis une certaine notoriété au Canada, mais que celle de l’opposante jouit d’une notoriété plus grande.

 

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

La durée de la période d’emploi de chaque marque favorise l’opposante (1955 contre 2000).

 

Alinéa 6(5)c) et d) - le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

En ce qui concerne l’examen des marchandises et de la nature du commerce des parties afin d’évaluer s’il y a confusion au sens de l’alinéa 12(1)d), c’est l’état déclaratif des marchandises figurant à la demande d’enregistrement ou à l’enregistrement qui est déterminant (voir Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3, p. 10 11; [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, p. 390-392; [1995] 1 C.F. 614 (C.A.F.)).

 

Voici les renseignements sur ce point que renferme l’affidavit de l’opposante :

• L’opposante fournit des services de soutien professionnel et technique et de soutien en génie au ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada, à la marine et l’infanterie américaines, à Pratt & Whitney, à Rolls-Royce, à General Electric, à Volvo et à MTU;
• l’opposante a notamment vendu ses marchandises à Approvisionnement et Services Canada;
• les antennes vendues par l’opposante sont installées au sol, sur des aéronefs ou sur des navires et s’intègrent aux systèmes de communication; [traduction] « les antennes perfectionnées d’aujourd’hui sont équipées d’ordinateurs pour accéder à Internet ainsi que pour capter les signaux radioélectriques »;
• une facture en date d’avril 1982 indique que l’opposante a vendu un ensemble de cartes imprimées, un tableau de connexions imprimé, 8 transistors, 5 diodes, 12 résistances, 3 condensateurs, 4 connecteurs de circuits intégrés MTD normaux/carte de balayage, moniteur d’alarme P/O » au ministère de la Défense nationale, pour la somme de 585 $;
• au nombre des foires commerciales auxquelles l’opposante a participé figure celle de l’Armed Forces and Communications and Electronics Associations Trade Show; l’opposante est membre de cette association qu’elle décrit comme une association de réseautage comprenant environ 400 membres appartenant au secteur des technologies de l’information et des communications du Canada et des États‑Unis;
• dans le matériel promotionnel produit comme pièces 3 et 12, l’opposante se décrit comme un [traduction] « fournisseur de services par excellence pour le secteur de l’aérospatiale militaire canadienne » et comme le « premier fabricant mondial d’antennes fouets en fibre de verre »;
• l’opposante a un site Web dans lequel elle fait la promotion de ses marchandises et services; des imprimés datés du 10/4/2004 ont été fournis, mais aucun renseignement n’a été donné concernant le nombre de Canadiens qui ont vu ce site;
• dans le Book of Lists (pièce 18) de 2005, la titulaire de licence de l’opposante, Valcom Consulting Group Inc., figure au septième rang des entreprises de consultation en TI d’Ottawa et est présentée comme une entreprise spécialisée dans l’industrie de la défense qui fournit des services de conception et de soutien réseautiques, de gestion de base de données, de sécurité informatique, de gestion de projet, de GI/TI, de gestion des relations avec la clientèle, de dépannage et de développement de logiciels; elle figure également au deuxième rang des entreprises aérospatiales et de défense.

 

Dans l’ensemble, les marchandises et les clients de l’opposante paraissent assez spécialisés.

 

La preuve de la requérante comporte les renseignements suivants :

• la requérante fournit ses services aux particuliers et aux entreprises qui désirent créer et exploiter un site Web et/ou obtenir un accès Internet;
• les services offerts par la requérante sont des services de télécommunication, du fait qu’ils permettent aux clients de communiquer à distance au moyen de l’Internet;
• la requérante fournit ses services par l’intermédiaire de l’Internet; ses clients communiquent directement avec elle et ne passent pas par des grossistes ou des distributeurs pouvant offrir un éventail de marchandises provenant de diverses sources;
• les services de la requérante sont « virtuels » au sens où ils sont créés et fournis par un ordinateur ou par un réseau informatique;
• [traduction] « La requérante offre diverses options d’hébergement de sites Internet dans son centre de données : serveurs exclusifs, serveurs colocalisés, hébergement virtuel sur des serveurs abritant des sites Web sans lien entre eux. Toutefois, les canaux de distribution sont les mêmes dans chaque cas : un client se branche à l’Internet chez lui en passant par le fournisseur de services Internet de son choix et, une fois branché, il est en mesure d’établir la connexion avec les serveurs du centre de données de la requérante, lesquels sont connectés à un réseau Internet fédérateur à large bande passante; c’est ce qui permet au site Web du client d’être vu et visité par l’ensemble de la communauté Internet »;
• M. Contaldi indique que l’opposante ne distribue pas ses produits en ligne et que la nature de ses marchandises empêche leur livraison sous forme numérique;
• en 2006, la requérante offrait ses services aux tarifs suivants : forfait micro – 2,65 $ par mois; forfait débutant : - 6,95 $ par mois; WIN2003-SQL Serve 310 $ par mois; entreprises ADSL 3.0 – 59,95 $ par mois; entreprises de luxe ADSL 6.0 – 149,95 $ par mois.

 

Alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

Visuellement, les marques se ressemblent beaucoup car une seule lettre les différencie et, sur le plan sonore, la ressemblance est aussi très grande. Aucune des marques ne suggère d’idée quelconque, bien que leur suffixe commun « com » puisse être perçu comme une abréviation de « communications » ou de « commercial ».

 

Autres circonstances

i) État du marché

M. Contaldi déclare : [traduction] « [s]uivant mon expérience de l’industrie de l’hébergement Internet dans les six dernières années, l’emploi du suffixe « com » est omniprésent dans l’Internet ».

 

ii) Absence de preuve de confusion

M. Contaldi déclare : [traduction] « [l]’opposante n’a allégué aucun cas de confusion entre les marques de commerce en cause, en dépit de leur emploi concomitant. Cela concorde avec l’expérience de la requérante. Je ne suis au courant d’aucun cas de réelle confusion entre les marques de commerce ».

 

Il va de soi que l’opposante n’a pas à prouver la confusion pour que je conclue à l’existence d’un risque de confusion, mais l’absence de cas réels de confusion permet de tirer une conclusion négative à l’égard des allégations de l’opposante sur cette question [voir Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1^re inst.), Mercedes‑Benz A.G. c. Autostock Inc. (formerly Groupe T.C.G. (Québec) Inc.), 69 C.P.R. (3d) 518 (C.O.M.C.)].

 

Conclusion relative au risque de confusion

Comme la Cour suprême l’a indiqué au paragraphe 33 de l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin (précité), « [l]e paragraphe 6(2) reconnaît que le consommateur ordinaire plutôt pressé peut être amené à tirer une conclusion erronée “que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale”, mais il appartient toujours au tribunal de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances, ces consommateurs sont susceptibles de le faire dans un cas particulier ». Après examen de l’ensemble des circonstances, je suis d’avis que la requérante s’est acquittée de la charge de prouver par prépondérance de preuve qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. Cette conclusion tient principalement aux différences existant entre les marchandises de l’opposante et les services de la requérante et entre leurs canaux de distribution respectifs. Bien que les marques se ressemblent et que la marque de l’opposante soit employée depuis plus longtemps, le fait que la réputation de cette dernière soit établie principalement dans l’industrie aérospatiale et militaire combiné au fait que ses marchandises soient des antennes, des transformateurs, etc. fait douter que le consommateur type penserait que les services d’hébergement VELCOM sont fournis par l’opposante. Dans notre ère informatique, le fait que la promotion des marchandises de l’opposante passe notamment par l’Internet et par un vidéodisque et que ses marchandises renferment des composantes informatiques n’est pas suffisant en soi pour indiquer l’existence d’un lien entre les marchandises de l’opposante et les services de la requérante ou pour créer un risque de confusion.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d) est donc écarté.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’al. 16(1)a)

Je signale que si l’opposante s’était acquittée de cette charge initiale, son motif d’opposition fondé sur l’al. 16(1)a) n’aurait pas été retenu pour autant pour des raisons du même ordre que celles que j’ai exposées au sujet du motif fondé sur l’al. 12(1)d), étant donné que la date en rapport avec laquelle l’examen de la question de la confusion est effectué n’est pas déterminante en l’espèce.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)b)

L’opposante soutient en outre que la requérante n’a pas droit à l’enregistrement, aux termes de l’al. 16(1)b), car la marque en cause crée de la confusion avec la marque VALCOM dont l’opposante a demandé l’enregistrement à une date antérieure. Il appert que la demande d’enregistrement en question a donné lieu à l’enregistrement n^o LMC211,337. Comme cette demande n’était pas pendante à la date à laquelle la demande d’enregistrement de la requérante a été annoncée, ce motif est rejeté [voir al. 16(4)].

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)c)

 

Bien que l’entreprise de l’opposante comporte la fourniture de services informatiques par l’intermédiaire de sa titulaire de licence, sa principale activité concerne l’industrie de la défense, et ces services semblent se rattacher à l’emploi des produits fabriqués par l’opposante. Je relève que, dans son affidavit, M. MacPherson cite le passage suivant du bulletin joint à titre de pièce 17 :

[traduction] L’installation de Valcom à Guelph offre aux clients un éventail complet de produits et services certifiés ISO 9001, tels la conception technique, la fabrication, le développement de logiciels et des services de réparation et d’entretien pour systèmes et équipements électroniques et météorologiques, militaires et civils, ainsi que des antennes de radiodiffusion militaires et civiles. Le bureau d’Ottawa offre des services de gestion et de soutien techniques à de nombreux ministères. 

 

Dans l’ensemble, il semble exister des différences notables entre les entreprises des deux parties, de sorte que le motif fondé sur l’al. 16(1)c) est écarté pour des raisons analogues à celles que j’ai exposées à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d).

 

Le motif d’opposition relatif au caractère distinctif

Suivant l’opposante, la marque n’est ni distinctive et ni adaptée à distinguer les services de la requérante de l’entreprise, des marchandises et services associés à la marque de commerce et au nom commercial VALCOM de l’opposante.

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a)

L’opposante soutient que la demande n’est pas conforme à l’exigence énoncée à l’al. 30a) de la Loi parce que l’état des services est [traduction] « vague, imprécis et difficile à vérifier ».

 

L’opposante assume une charge de preuve initiale sur la question de la conformité à l’al. 30a), mais elle n’a produit aucun élément de preuve ou argument à l’appui de ce motif, ce qui fait qu’elle ne s’est pas acquittée de cette charge initiale. Par conséquent, ce motif est rejeté.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

L’opposante soutient que la demande d’enregistrement n’est pas conforme à l’al. 30i) de la Loi parce que l’emploi antérieur de la marque VALCOM par l’opposante empêchait la requérante d’être convaincue d’avoir le droit d’employer la marque en cause. Ce motif ne peut être retenu pour plusieurs raisons : 1) l’opposante n’a ni allégué ni démontré que la requérante était au courant de l’emploi de la marque de l’opposante; 2) pour recevoir ce motif, il faut avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion entre VALCOM et VELCOM, ce qui n’a pas été le cas; 3) lorsqu’un requérant fournit l’état exigé à l’al. 30i), le motif d’opposition fondé sur cette disposition ne peut être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple, lorsque la mauvaise foi du requérant a été démontrée [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), p. 155].

 

Décision

En vertu de la délégation de pouvoirs faite par le registraire des marques de commerce sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 24 AOÛT 2007

 

 

Jill W. Bradbury                                 

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce