Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de
VDO Road Digital Inc. à la demande no 1,016,863
produite par @Road, Inc en vue de l’enregistrement
de la marque de commerce @ROAD
Le 26 mai 1999, Vectorlink, Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque @ROAD fondé sur l’emploi projeté de la marque au Canada. Cette demande, par priorité conventionnelle, porte la date du 2 avril 1999, et sa description de services est ainsi rédigée : « services de télécommunications, nommément localisation, suivi, gestion, et répartition de personnes et de véhicules d’un parc et fourniture aux utilisateurs d’information relative à des emplacements géographiques particuliers, ces services étant assurés au moyen d’un réseau informatique mondial ».
Le 27 mai 1999, Vectorlink Inc. a changé son nom pour @Road, Inc. (ci-après la requérante).
La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 25 octobre 2000 dans le Journal des marques de commerce. L’opposante, VDO Road Digital Inc., a produit une déclaration d’opposition le 26 mars 2001. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle s’est opposée aux allégations de l’opposante.
L’opposante a choisi de ne pas présenter de preuve. De son côté, la requérante a produit en preuve la déclaration solennelle de Krish Panu et les affidavits de Claire Gordon et Eileen Castellano.
M. Panu déclare : [TRADUCTION] « Je suis président et chef de la direction de la requérante At Road, Inc. » Même si je reconnais que certains pourraient mal épeler @Road, Inc. et confondre le nom avec At Road, Inc., l’agent de marques de la requérante n’a pas soulevé que cela était le cas en l’espèce, et je ne présumerai pas que At Road, Inc. correspond à la même entité juridique que @Road, Inc. En conséquence, j’ai fait abstraction de toute la preuve concernant l’emploi de @ROAD par At Road, Inc. J’ai toutefois considéré la preuve de M. Panu concernant le site Internet de l’opposante de même que son contenu.
Mme Castellano, une employée faisant des recherches en matière de marques de commerce, a fourni les résultats d’une recherche qu’elle a menée le 19 février 2002 pour repérer les enregistrements de marques en vigueur et les demandes inscrites au Registre canadien des marques de commerce qui comportaient le mot « Road » en liaison avec des marchandises et services informatiques ainsi que des marchandises et services de télécommunications. Elle a fourni des détails concernant 72 marques, mais elle n’a présenté aucun enregistrement complet s’y rapportant.
Mme Gordon, une commis juridique, a fourni les résultats de ses recherches concernant le mot ROAD, recherches menées en juillet 2002 dans les banques de données relatives aux annuaires téléphoniques des affaires du Canada (1 377 occurrences) de même que dans la banque de données NUANS d’Industrie Canada (6 264 marques de commerce et noms de commerces); elle a de plus consulté le moteur de recherche Google Canada accessible via Internet (235 000 occurrences des mots ROAD et COMPUTER; 25 000 occurrences des mots ROAD et TELECOMMUNICATIONS).
Seule la requérante a présenté une argumentation écrite. Aucune audience n’a été tenue.
Le fardeau de persuasion incombe à la requérante qui doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi sur les marques de commerce. Toutefois, le fardeau de présentation incombe à l’opposante, laquelle doit fournir une preuve admissible suffisante qui permettrait raisonnablement de conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298].
L’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de présentation en ce qui a trait à trois des quatre motifs d’opposition invoqués. Au soutien de son motif fondé sur l’article 30, l’opposante s’est vu demander de relever parmi la preuve des éléments indiquant l’utilisation de sa marque par la requérante au Canada avant la date de production de sa demande ou son absence d’intention d’employer sa marque. En ce qui a trait aux motifs fondés sur l’alinéa 16(3)a), l’opposante a dû prouver l’emploi de ses marques antérieurement à la date de priorité conventionnelle de la requérante de même que le non-abandon de ses marques à la date de l’annonce de la demande par la requérante [paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce]. Pour ce qui est des motifs fondés sur l’alinéa 16(3)b), l’opposante a dû établir que ses demandes étaient encore pendantes en date du 25 octobre 2000 [paragraphe 16(4) de la Loi sur les marque de commerce]. Quant aux motifs d’opposition fondés sur le caractère non distinctif, l’opposante devait démontrer que, en date du 26 mars 2001, une ou plusieurs de ses marques étaient devenues suffisamment connues pour faire conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque faisant l’objet de la demande [Motel 6, Inc. c No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 4458 (C.F. 1re inst.)]. En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30e), 16(3)a), 16(3)b) de même que sur le caractère distinctif sont rejetés.
Même si l’opposante n’a pas mis en preuve les enregistrements sur lesquels elle s’appuie pour fonder ses motifs d’opposition suivant l’alinéa 12(1)d), j’ai usé du pouvoir discrétionnaire conféré au registraire pour vérifier le registre afin de confirmer leur existence [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd., 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.)]. L’opposante est propriétaire des enregistrements numéros TMA496,393 (ROAD & Dessin), TMA496,287 (ROADHOUSE), TMA496,296 (ROADTEL) et TMA496,154 (ROADWARE). Elle allègue que la marque de la requérante @ROAD crée de la confusion avec chacune des marques déposées. La date pertinente au regard de l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
Le critère pour apprécier la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion, énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, le registraire doit considérer toutes les circonstances de l’espèce, dont celles expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. L’importance à accorder à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].
Chacune des marques en question possède un certain caractère distinctif inhérent.
L’appréciation de la mesure dans laquelle chacune des marques est devenue connue au Canada n’avantage aucune des parties.
La période pendant laquelle chacune des marques a été en usage au Canada milite en faveur de l’opposante dans la mesure où la Commission accepte l’usage revendiqué dans les enregistrements.
Voici la liste des marchandises et services de l’opposante que l’on retrouve dans chacun de ses enregistrements :
Produits d’informatique, nommément matériel informatique et logiciels pour accéder à l’inforoute; produits multimédias, nommément CD ROM pour assurer l’accès aux services de télécommunications, vidéodisques numériques, périphériques visuels, nommément appareils-photos et haut-parleurs.
Services d’élaboration de matériel informatique et de logiciels pour accéder à l’inforoute, offerts et effectués conformément aux spécifications des clients; services d’élaboration de pages Web offerts et effectués conformément aux spécifications des clients; services d’informatique, nommément location du temps d’accès aux bases de données informatiques élaborées et gérées au profit de tiers; services de formation et de consultation en informatique en ligne et sur place; services de conversion et de traduction de données.
Il ne me semble pas y avoir de recoupements entre les marchandises et services des parties. Bien qu’il soit vrai que les enregistrements des deux parties touchent l’informatique, il s’agit là d’un secteur d’activité très vaste. Le site Internet de l’opposante comprend l’indication suivante : [traduction] « VDO Road Digital fournit aux utilisateurs de téléphones cellulaires un accès public Internet à bande large extrêmement avantageux, sécuritaire et amusant. » Cet énoncé conforte la conclusion que le genre d’entreprise de l’opposante diffère de celui de la requérante, laquelle semble s’intéresser au suivi et à la répartition de véhicules.
Selon l’information fournie par le site Internet de l’opposante, il appert que celle-ci donne un accès Internet à des personnes qui sont « sur la route ». Ce site Internet compare un des produits de l’opposante à une cabine téléphonique, à un guichet automatique ou à un distributeur automatique et en suggère l’implantation dans les endroits suivants : les cafés, les centres commerciaux, les aéroports, les gares de train ou d’autobus, les hôtels, les motels, les hôpitaux, les cliniques, les institutions d’enseignement, les centres sportifs, les centres de commerce, les centres de culture physique, les restaurants, les salles de jeux électroniques, les centres de villégiature, les casinos, les bureaux de poste, les centres de photocopies, les supermarchés, les bars pour amateurs de sport, les boîtes de nuit et les salons de coiffure. Il semble plutôt improbable que les services de la requérante seraient offerts dans un des endroits énumérés.
La marque @ROAD ne ressemble à ROAD & Dessin, ROADHOUSE, ROADTEL et ROADWARE que dans la mesure où chacune contient le mot ROAD, un mot courant dans la langue anglaise. Notons aussi relevé que la première composante des marques en litige – soit celle habituellement considérée la plus pertinente pour distinguer des marques – diffère [voir K-Tel International Ltd. c. Interwood Marketing Ltd. (1997), 77 C.P.R. (3d) 523, p. 527 (C.F. 1re inst.)]
Autre circonstance à considérer, certains éléments de preuve établissent que l’emploi du mot suggestif ROAD est répandu dans l’industrie de l’informatique et des télécommunications.
Reste à savoir si un consommateur ayant un souvenir diffus de la marque de l’opposante sera enclin à penser que les deux produits proviennent de la même source à la simple lecture du nom des marques. Après avoir apprécié l’ensemble des circonstances de l’espèce, je conclus que, selon la prépondérance de la preuve, il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre la marque @ROAD en liaison avec les services suivants : « services de télécommunications, nommément localisation, suivi, gestion, et répartition de personnes et de véhicules d’un parc et fourniture aux utilisateurs d’information relative à des emplacements géographiques particuliers, ces services étant assurés au moyen d’un réseau informatique mondial », et les marques de l’opposante en liaison avec ses marchandises et services. Ma conclusion se fonde principalement sur les différences entre le genre de marchandises et services des parties et l’absence de preuve concernant la réputation des marques de l’opposante. Dans les circonstances, il serait inapproprié que la protection de la marque de l’opposante s’étende au mot suggestif ROAD et empêche l’enregistrement de la marque de la requérante étant donné, en particulier, la décision de l’opposante de ne pas présenter de preuve ou d’argumentation.
En ma qualité de personne déléguée par le registraire en vertu du pouvoir qui lui est conféré au paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition suivant le paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO) LE 20 JUILLET 2004.
Jill W. Bradbury
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce