Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSI­TION d’Unilever Canada Inc. à la demande d’enregistrement n° 1,043,871 portant sur la marque de commerce SUNSMILE et dessin afférent produite par The Sunrider Corporation exerçant son activité sous la dénomination Sunrider_International_____

 

Le 15 janvier 2000, The Sunrider Corporation exerçant son activité sous la dénomination Sunrider International (la requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce SUNSMILE et dessin afférent (la marque de commerce). La marque de commerce est reproduite ci-dessous :

                                               

 

La demande est fondée sur l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises suivantes depuis avril 1995 au moins :

(1) Articles dentaires, nommément protège-dents, dentifrices, pastilles pour la bouche, rince-bouche, gels blanchissants, baumes pour les lèvres.
(2) Nettoyants domestiques, détergent pour lave-vaisselle, détergent pour vêtements, détergent à vaisselle, nettoyant pour produits maraîchers.
(3) Antisudorifiques et déodorants.  

 

La demande a été annoncée en vue de la procédure d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 3 avril 2002. Le 31 mai 2002, U L Canada Inc., maintenant Unilever Canada Inc., (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition à la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

 

À titre de preuve selon l’article 41 du Règlement, l’opposante a produit l’affidavit de Carolyn Spriet. À titre de preuve selon l’article 42 du Règlement, la requérante a produit les affidavits de Patrice Li et Katherine Busse et des copies certifiées conformes de l’enregistrement n° LMC524,304 portant sur la marque de commerce SUNSMILE et de la demande n° 1,043,871 portant sur la marque SUNSMILE et dessin afférent. Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.

 

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont participé à l’audience.

 

Motifs d’opposition

Les motifs d’opposition se résument comme suit.

 

1.                  Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) parce que la requérante n’a pas employé la marque de commerce au Canada depuis avril 1995 ou ne l’a pas employée du tout en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande.

 

2.                  Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)a), la demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises énumérées dans la demande du fait qu’elle était au courant de l’emploi antérieur par l’opposante des marques de commerce SUNLIGHT et SUNLIGHT et dessin afférent citées ci-dessous.

 

3.                  Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)b), la marque de commerce n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées SUNLIGHT, dessin SUNLIGHT, SUNLIGHT et dessin afférent, dessin ULTRA SUNLIGHT BLEACH, ULTRA SUNLIGHT et dessin afférent et logo SUNLIGHT. Ces marques font l’objet de 18 enregistrements dont l’opposante est titulaire. Les divers dessins‑marques sont reproduits à l’Annexe A.

 

4.                  Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)c), la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce parce que, à l’encontre de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, à la date à laquelle la requérante prétend avoir commencé à employer ainsi la marque de commerce, elle créait de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’opposante qui avaient été employées antérieurement dans tout le Canada.

 

5.                  Ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 38(2)d), la marque de commerce n’est pas distinctive de celle de la requérante au sens de l’article 2 de la Loi compte tenu des droits de l’opposante exposés ci-dessus.

 

Le fardeau de la preuve

Le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir, suivant la prépondérance de la preuve, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi, mais l’opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial et présenter suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que l’on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués au soutien de chaque motif d’opposition. [Voir la décision John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée, 30 C.P.R. (3d) 293, à la page 298, et l’arrêt Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]

 

Dates pertinentes

Preuve

Je vais maintenant résumer brièvement les parties les plus pertinentes de la preuve des parties.

 

Affidavit Spriet

M^me Spriet, directrice de la catégorie des produits d’entretien ménager de l’opposante, atteste que l’emploi de la marque SUNLIGHT de l’opposante remonte très loin. Depuis plus de 100 ans, il y a des ventes de grande envergure de détergents à lessive et de produits d’entretien ménager sous la marque de commerce SUNLIGHT dans tout le Canada. M^me Spriet estime que la marque de commerce SUNLIGHT est et a été une marque réputée de produits ménagers au Canada.

 

M^me Spriet fournit les détails de nombreux enregistrements dont l’opposante est titulaire pour les marques de commerce SUNLIGHT. Le plus ancien de ces enregistrements a été délivré en 1889. Bien que les quatre enregistrements antérieurs à 1915 comprennent certains produits d’hygiène et de soins personnels dans leur état déclaratif des marchandises, les enregistrements postérieurs sont axés sur les produits ménagers, surtout les détergents à lessive et les détergents à vaisselle.

 

M^me Spriet fournit divers renseignements au sujet de l’emploi par l’opposante de SUNLIGHT en liaison avec les détergents au Canada, notamment l’emballage, les articles de promotion et le chiffre des ventes pour chacune des années 1998 à 2002. Les ventes de détergent à lessive se sont élevées environ à 150 millions de dollars, ou 12 millions d’unités par année. Les ventes de détergent à vaisselle sont ventilées entre le détergent pour lavage de la vaisselle à la main et le détergent pour lave-vaisselle : environ 48 millions de dollars ou 1,5 million de boîtes par année, et 7,5 millions de dollars ou 270 milles de boîtes, respectivement.

 

Les produits SUNLIGHT de l’opposante sont vendus dans [traduction] « la plus large gamme de points de vente au détail, notamment les chaînes et les magasins d’épicerie, les grandes surfaces comme Costco, les dépanneurs, les pharmacies et les autres établissements du genre ».

 

L’opposante a fait une promotion de grande envergure de ses produits SUNLIGHT au moyen de divers médias. Ses frais de promotion au cours de chacune des années 1998 à 2002 se sont chiffrés à environ 16 millions de dollars.

 

M^me Spriet est d’avis que [traduction] « la prétendue adoption par la requérante de la marque SUNSMILE et dessin afférent et la demande d’enregistrement de celle-ci en liaison avec les "nettoyants domestiques, détergent pour lave-vaisselle, détergent pour vêtements, détergent à vaisselle, nettoyant pour produits maraîchers" constituent une tentative manifeste de la requérante de profiter du sillage découlant de la réputation et de l’achalandage créés et maintenus par la société au Canada au moyen de ses marques de commerce réputées SUNLIGHT et SUNLIGHT et dessin afférent ». M^me Spriet n’exprime pas de préoccupation analogue au sujet des autres marchandises énumérées dans la demande de la requérante.

 

Affidavit Li

M. Li est le directeur au pays de Sunrider International Canada, qui est une société liée à la requérante et titulaire d’une licence concédée par celle-ci. Il dit que la requérante est l’une des plus grandes sociétés d’aliments à base d’herbes et de cosmétiques au monde. Ses produits comprennent des aliments et des boissons à base d’herbes, des vitamines, des minéraux, des herbes, des suppléments diététiques, des produits de soin pour la peau et cosmétiques, et des articles d’hygiène et de soins personnels ainsi que des articles ménagers. À l’époque de l’affidavit de M. Li, il y avait plus de 8 000 distributeurs vendant les produits de la requérante dans tout le Canada.

 

M. Li désigne ensemble la marque verbale SUNSMILE et la marque de commerce SUNSMILE  et dessin afférent comme les marques Sunsmile de Sunrider. Les ventes au Canada de produits d’hygiène et de soins personnels et de produits ménagers Sunsmile de Sunrider se sont élevées environ à 470 000 $ par année de 1998 à 2003. M. Li fournit des emballages représentatifs et des articles de promotion représentatifs. Contrairement à ce que prétend l’opposante, le fait que la dénomination d’une autre société figure sur l’emballage n’enlève pas de force à la preuve de la requérante puisque cette société est identifiée comme l’importatrice des marchandises.

 

Affidavit Busse

M^me Busse est une recherchiste en marques de commerce. Elle fournit les pages d’enregistrement des marques SUN suivantes appartenant à des tiers : SUN MOON STARS; SUN SWIM AND SURF; SUN-STOP; THE OTTAWA SUN et dessin afférent; THE SATURDAY SUN; THE SATURDAY SUN et cercle et dessin afférent; et THE SATURDAY SUN et dessin afférent. Aucune de ces marques n’est enregistrée pour le détergent à lessive, le détergent à lave-vaisselle ou les produits d’entretien ménager, mais six des sept marques couvrent certains produits d’hygiène ou de soins personnels ou certains articles de toilette.

 

Motif fondé sur l’alinéa 30b)

S’agissant de la question de l’inobservation par la requérante de l’alinéa 30b), l’opposante devait s’acquitter d’un fardeau initial de présentation. Elle pouvait s’acquitter de ce fardeau en invoquant non seulement la preuve qu’elle avait produite elle-même, mais aussi la preuve produite par la requérante [voir la décision Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) (C.F. 1^re inst.) 216, à la page 230]. Toutefois, si l’opposante peut s’appuyer sur la preuve de la requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve relativement à ce motif, elle doit établir que la preuve de la requérante est clairement incompatible avec les prétentions de la requérante exposées dans la demande.

 

À l’audience, l’opposante a plaidé que l’auteur de l’affidavit présenté pour la requérante, M. Li, n’avait pas fait de déclaration positive au sujet de l’emploi allégué de la marque de la requérante depuis avril 1995 au moins. De plus, selon l’opposante, M. Li a fait un aveu au paragraphe 11 de son affidavit, où il dit :

[traduction] Les marques SUNSMILE de SUNRIDER ont été employées en liaison avec leurs marchandises respectives vendues au Canada de la manière indiquée par les chiffres de vente suivants (en dollars canadiens) au cours des six dernières années :

 

Produits d’hygiène et de soins personnels et produits ménagers SUNSMILE

1998                                       429 714,20

1999                                       444 388,18

2000                                       527 755,09

2001                                       519 233,58

2002                                       467 455,00

2003 (janv. - oct.)   361 299,72

 

Total                     2 749 845,77

 

L’opposante a aussi signalé que toutes les pièces fournies par M. Li portent des dates postérieures à 1995.

 

L’opposante soutient que le témoignage de M. Li est très clairement incompatible avec les prétentions de la requérante et que, du fait qu’il contient un aveu, il n’était pas nécessaire que l’opposante contre-interroge M. Li.

 

En réponse, la requérante fait valoir que l’opposante a mal interprété le paragraphe 11 de l’affidavit de M. Li et que M. Li y témoigne simplement du chiffre des ventes dans les six dernières années, sans indiquer que la marque n’est employée que depuis six ans.

 

Je souscris à l’interprétation que donne la requérante du paragraphe 11 et je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) parce que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de présentation.

 

Motif fondé sur l’alinéa 30i)

Ce motif d’opposition est rejeté parce que l’opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de présentation initial, qui l’obligeait à établir que la requérante était au courant de l’emploi antérieur par l’opposante des marques de l’opposante lorsqu’elle a produit sa demande. Je ne puis souscrire à l’argument de l’opposante voulant que je devrais accepter que la requérante doit avoir été au courant compte tenu de l’emploi et de la promotion abondants des marques de l’opposante. Quoi qu’il en soit, lorsque la requérante a fourni la déclaration prévue par l’alinéa 30i), un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il existe des éléments de preuve établissant la mauvaise foi de la requérante. [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155.]

 

 

Risque de confusion

Le reste des motifs d’opposition se fonde sur le risque de confusion entre la marque SUNSMILE et dessin afférent et les diverses marques de commerce appartenant à l’opposante qui comprennent le mot SUNLIGHT. À mon avis, c’est par rapport à la marque verbale SUNLIGHT que les chances de l’opposante d’avoir gain de cause sont les plus fortes et je vais donc apprécier le risque de confusion entre SUNLIGHT et SUNSMILE et dessin afférent.

 

Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion défini au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de celles qui sont expressément énumérées aux alinéas 6(5)a) à e) de la Loi.

 

Le poids à attribuer à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir les décisions Clorox Co. c. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1^re inst.).] Dans les circonstances de l’espèce, aucune conséquence particulière ne s’attache à la date pertinente choisie pour apprécier la question de la confusion.

 

Alinéa 6(5)a) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

Chacune des marques des parties possède un caractère distinctif inhérent du fait qu’aucune des marques n’est liée de façon particulière aux marchandises qui lui sont associées.

 

La marque de commerce de l’opposante a manifestement acquis un caractère distinctif plus marqué que la marque de commerce de la requérante puisque la marque de l’opposante a fait l’objet d’un emploi et d’une promotion de beaucoup plus grande envergure.

 

Alinéa 6(5)b) : la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage

La marque SUNLIGHT de l’opposante a été en usage au Canada beaucoup plus longtemps que la marque de commerce de la requérante.

 

Alinéas 6(5)c) et d) : le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce

Les nettoyants domestiques de la requérante et les détergents de l’opposante se chevauchent manifestement et leurs canaux de distribution pourraient se chevaucher. Bien que les enregistrements que l’opposante a obtenus en 1884, 1889 et 1912 comprennent les produits d’hygiène et de soins personnels dans l’état déclaratif des marchandises, les enregistrements ultérieurs de l’opposante ne les comprennent pas et il n’y a pas la moindre preuve d’emploi ou de promotion des marques de l’opposante en liaison avec des marchandises autres que les produits d’entretien ménager.

 

 

 

 

Je note que l’opposante n’a pas établi avoir adopté d’autres marques comprenant le mot SUN sous une forme autre que dans le mot SUNLIGHT. Elle n’a pas non plus prétendu avoir utilisé le mot SUN simpliciter ou avoir adopté une famille de marques à préfixe SUN. En outre, on n’a pas fait la preuve que ce soit une pratique courante pour les entreprises d’adopter une seule marque en vue de l’emploi en liaison tant avec les produits d’entretien ménager qu’avec les produits d’hygiène et de soins personnels, ni que ces deux gammes de produits ont proviennent souvent d’une source unique.

 

[traduction]… comme l’a signalé l’agent d’audience dans la décision Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Ménagers Coronet Inc., 4 C.P.R. (3d) 108, à la page 115, l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce ne donne pas au titulaire de l’enregistrement le droit automatique d’obtenir d’autres enregistrements, si étroitement liés puissent-ils être avec l’enregistrement original [voir aussi la décision Groupe Lavo Inc. c. Procter & Gamble Inc., 32 C.P.R. (3d) 533, à la page 538].

 

À l’audience, l’opposante a invoqué la décision non encore publiée Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Limited et Ford Motor Company of Canada, Limited, 2006 CF 21. L’opposante s’est appuyée sur cette décision en partie pour établir le principe que les mots ordinaires du dictionnaire peuvent constituer des marques de commerce distinctives, ce que je ne conteste aucunement. Toutefois, je conviens avec la requérante que la décision Remo peut être distinguée de la présente affaire de plusieurs façons. D’abord, la décision Remo portait sur une action en contrefaçon/radiation, non sur une procédure d’opposition. Deuxièmement, les marques des parties dans l’affaire Remo étaient identiques. Troisièmement, je note que, dans l’affaire Remo, on avait établi la preuve que le titulaire de la  marque de voitures JAGUAR avait en fait étendu son emploi de la marque à la catégorie de marchandises avec lesquelles Remo employait JAGUAR. Dans la présente affaire, on n’a aucunement établi que l’opposante a l’intention, à l’heure actuelle ou dans un passé récent, d’employer sa marque SUNLIGHT en liaison avec autre chose que des détergents. On n’a pas non plus établi qu’il est courant dans l’industrie que des entreprises emploient une marque unique à la fois pour des détergents  et pour des produits d’hygiène et de soins personnels comme le dentifrice.

 

Conclusion au sujet du risque de confusion

Après avoir pris en compte toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que, suivant la prépondérance de la preuve, il n’existe pas de risque raisonnable de confusion entre les articles SUNSMILE et dessin afférent pour les produits dentaires, les antisudorifiques et les déodorants et les produits SUNLIGHT de l’opposante. J’arrive à cette conclusion parce que les différences entre les marques combinées aux différences entre les détergents et ces produits d’hygiène et de soins personnels sont suffisantes pour rendre la confusion peu probable. Toutefois, étant donné l’emploi de longue date et de grande envergure des marques de commerce SUNLIGHT de l’opposante en liaison avec le savon de ménage et les détergents, j’ai un certain doute sur le point de savoir s’il pourrait survenir de la confusion entre les produits SUNLIGHT de l’opposante et les nettoyants domestiques, détergent pour lave-vaisselle, détergent pour vêtements, détergent à vaisselle et nettoyant pour produits maraîchers SUNSMILE et dessin afférent de la requérante. Bien que la requérante prétende avoir employé la marque de commerce en liaison avec les nettoyants domestiques depuis 1995, sa preuve ne comporte pas une ventilation établissant la portée des ventes de ces marchandises spécifiques, de sorte qu’on ne peut faire de déduction significative au sujet de leur coexistence possible. Selon le fardeau de persuasion qui lui incombe, la requérante doit établir qu’il n’existe pas de risque raisonnable de confusion; je conclus que la requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau à l’égard des marchandises indiquées ci-dessus, de sorte que l’opposition est accueillie à l’égard de ces marchandises sur le fondement des alinéas 38(2)b), c) et d).

 

Dispositif

Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition, en vertu du paragraphe 38(8), à l’égard des marchandises suivantes : articles dentaires, nommément protège-dents, dentifrices, pastilles pour la bouche, rince-bouche, gels blanchissants, baumes pour les lèvres; antisudorifiques et déodorants. La demande est toutefois rejetée à l’égard des marchandises suivantes : nettoyants domestiques, détergent pour lave-vaisselle, détergent pour vêtements, détergent à vaisselle, nettoyant pour produits maraîchers. Le pouvoir d’accepter partiellement l’opposition est établi dans la décision Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1^re inst.).

 

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 27 MARS 2006.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

Annexe A 

Les marques-dessins de l’opposante