Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 194

Date de la décision : 2014-09-15

TRADUCTION

RELATIVEMENT À UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Bennett Jones LLP visant l'enregistrement n^o LMC620,206 de la marque de commerce FLOW-CEM au nom de Mikhail Pildysh

[1]               À la demande de Bennett Jones LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), le 23 janvier 2013, à Mikhail Pildysh (l'Inscrivant), propriétaire inscrit de l'enregistrement n^o LMC620,206 pour la marque de commerce FLOW-CEM (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction]
« Additif pour coulis de ciment destiné à améliorer la capacité de débit de mélanges de ciment dans les applications de construction et de cimentation de puits. »

[3]               L’avis exigeait que l'Inscrivant produise une preuve démontrant que la Marque était employée au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans l’enregistrement à un moment quelconque entre le 23 janvier 2010 et le 23 janvier 2013. Si la Marque n'avait pas été ainsi employée, l'Inscrivant devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[4]               La définition d'« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée aux articles 4(1) et 4(3) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

...

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivant a produit sa propre déclaration solennelle le 26 mars 2013. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son court affidavit, l'Inscrivant déclare que les droits de la Marque ont été transférés à Cementic Industries Inc., quoiqu'il ne précise pas de date de transfert et, jusqu'à maintenant, aucune cession de la Marque n'a été demandée au ou inscrite par le registraire. Quoi qu'il en soit, il déclare de plus qu'il est [traduction] « propriétaire à part entière de Cementic Industries Inc. de même que de la Marque de commerce ». Il revendique l'emploi de la Marque [traduction] « comme prévu dans la demande d'enregistrement initiale » depuis 2004, lorsqu'il a produit une déclaration d'emploi auprès du registraire et que la Marque a été déposée.

[8]               Malgré son assertion, cependant, l'Inscrivant ne produit aucune preuve de vente des marchandises ni de preuve d'exportation des marchandises à partir du Canada au cours de la période pertinente ou à tout autre moment. Les seules preuves qu'il joint à son affidavit sont les suivantes :

•         La pièce A est une copie de la déclaration d'emploi susmentionnée et une copie du certificat d'enregistrement de la Marque, datant toutes les deux de 2004.

•         La pièce B est la page titre et la table des matières d'un rapport de recherche rédigé par un tiers, Richard Bueble, datant de mai 2010, intitulé Report on R & D of Internal Curing Aid for Concrete by Pildysh Technologies Inc. [Rapport sur la R-D des adjuvants de cure du béton intérieur par Pildysh Technologies Inc.] L'Inscrivant fait référence à un [traduction] « programme de recherche » qui a donné lieu à ce rapport, déclarant que [traduction] « le produit a fait l'objet de plus amples recherches, qui ont été demandées par le marché avant que nous puissions faire de la promotion du produit sous la Marque de commerce ». Cependant, l'Inscrivant n'explique pas la pertinence du rapport en ce qui concerne la question d'emploi, et je remarque que la Marque n'apparaît sur aucune des pages jointes.

•         La pièce C est une copie d'une brochure intitulée Flow-Cem(TM) Internal Concrete Curing Aid [Flow-Cem(MD) adjuvant de cure du béton intérieur] qui donne de l'information sur le produit. L'Inscrivant atteste que cette brochure montre que [traduction] « le produit est actuellement promu sous la Marque de commerce », bien qu'il ne fournisse aucun détail à l'égard de la distribution de cette brochure au Canada au cours de la période pertinente.

•         La pièce D est une photographie d'un présentoir de plancher qui, atteste l'Inscrivant, a été prise lors d'un salon professionnel à Las Vegas dans le Nevada en février 2013. La brochure de la pièce C est visible en haut du présentoir de plancher.

[9]               Comme l'a fait remarquer la Partie requérante, en général, l'emploi d'une marque de commerce ne peut être établi par une simple publicité ou par la distribution de matériel promotionnel au sujet des marchandises [voir Gowling & Henderson c John Morton Ltd (1992), 47 CPR (3d) 268 (COMC) p 270; Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (2006), 56 CPR (4th) 223 (CF) para 40].

[10]           En l'espèce, l'Inscrivant n'a même pas fourni de preuve évidente d'une telle publicité au Canada, et encore moins de preuve de transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce.

[11]           Ainsi, l'Inscrivante n'a pas établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[12]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

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Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.