Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 231
Date de la décision : 2014-10-29
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de 1655453 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de Bizoux Bizoux, visant l'enregistrement no LMC503,518 de la marque de commerce BISOU-BISOU au nom de Fashion Brands Holdings Corporation.
[1] Le 8 août 2012, à la demande de 1655453 Ontaril Inc., faisant affaire sous le nom Bizoux Bizoux (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Fashion Brands Holding Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC503,518 de la marque de commerce BISOU-BISOU (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
[Traduction]
(1) Vêtements, nommément blousons, pantalons, chemises, robes, t-shirts, jupes,
complets, chapeaux, chaussures, ceintures.
(2) Vêtements sport pour femmes, nommément pantalons, jupes; robes pour femmes.
(3) Vêtements sport pour jeunes femmes, nommément pantalons, jupes; robes pour
femmes.
(4) Vêtements sport pour filles, nommément pantalons, jupes; robes pour filles.
(5) Vêtements sport pour hommes, nommément pantalons.
(6) Vêtements sport pour jeunes hommes, nommément pantalons.
(7) Vêtements sport pour garçons, nommément pantalons.
(8) Articles chaussants pour femmes, hommes et enfants, nommément bottes,
souliers, sandales, pantoufles, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, articles chaussants de plein air hivernaux,
articles chaussants imperméables, articles chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf,
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles chaussants
habillés, articles chaussants de mariage, articles chaussants de sécurité,
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants pour personnel médical
et articles chaussants de fantaisie
(9) Accessoires de mode, nommément ceintures; chapeaux.
[3] L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 8 août 2009 au 8 août 2012.
[4] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que de simples assertions d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co c Registrar of Trade Marks (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il faut néanmoins produire des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente. En outre, l'emploi d'une marque de commerce ne peut pas être établi en liaison avec les marchandises par une simple annonce ou distribution de documents promotionnels [voir, par exemple, Gowling & Henderson c John Morton Ltd (1992), 47 CPR (3d) 268 (COMC)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétatire a produit les affidavits de Marc Bohbot, assermenté le 18 février 2013, et de Lee Ewing, assermenté le 26 février 2013. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue. Dans le cadre de ses représentations écrites, la Partie requérante a produit que ce qui semble être une déclaration solennelle de sa présidente, Martine Guay. Dans la mesure où la déclaration de Mme Guay fait valoir des faits non produits en preuve et contient deux pièces jointes, je n'en ai pas tenu compte.
[7] Pour les raisons énoncées ci-dessous, l'enregistrement sera maintenu seulement pour les marchandises « Vêtements, nommément... pantalons ».
La preuve de la Propriétaire – Affidavit de Marc Bohbot
[8] Dans son affidavit, M. Bohbot atteste qu'il est le président et directeur général de la Propriétaire, une société du Nevada qui gère et administre la Marque aux États-Unis et au Canada. Il déclare de plus qu'il est également le propriétaire et directeur de l'entreprise connexe Vintage Brand, laquelle fabrique et distribue des vêtements, des articles chaussants et des accessoires mode en vertu d'une licence octroyée par la Propriétaire.
[9] M. Bohbot fait valoir que la Marque est employée en liaison avec une variété de vêtements, articles chaussants et accessoires mode conçus par la Propriétaire et vendus au Canada, y compris des « [Traduction] blousons, pantalons, jupes, robes, t-shirts, jupes, complets, vêtements pour la baignade, sacs à main, bijoux, chapeaux, chaussures et ceintures ».
[10] Plus précisément, il déclare que les vêtements BISOU- BISOU sont vendus au Canada depuis au moins aussi tôt que 1990 et que ces vêtements arborent la Marque sur des étiquettes et des étiquettes volantes apposées au moment de l'achat. La pièce A jointe à l'affidavit de M. Bohbot contient une copie d'une étiquette représentative arborant la Marque.
[11] M. Bohbot déclare que depuis 1992, la Propriétaire et ses prédécesseurs vendent les vêtements BISOU-BISOU au Canada par l'entremise du magasin au détail WINNERS. La pièce B jointe à son affidavit contient des factures représentatives, datées du 11 juin 2012, décrivant la vente de jeans BISOU-BISOU par le distributeur et licencié Vintage Brand de la Propriétaire à WINNERS au Canada. La valeur totale des factures s'élève à 85 000 $.
[12] Par conséquent, au vu des pièces A et B, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises « Vêtements, nommément ... pantalons » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[13] Cependant, la preuve de véritables transferts effectués à l'intérieur de la période pertinente se limite aux pantalons et je ne considère pas cette preuve comme étant représentative des autres marchandises visées par l'enregistrement. Même si M. Bohbot fait valoir un emploi plus large de la Marque, le reste de son affidavit ne contient que des preuves de publicité.
[14] Par exemple, M. Bohbot joint en pièce D de son affidavit, des imprimés représentatifs du site Web www.jcpenney.com, annonçant des vêtements BISOU-BISOU. Il explique que, de 2003 à 2011, J.C. Penny Corporation Inc. a fabriqué et vendu des vêtements BISOU-BISOU au Canada, en vertu d'une licence octroyée par la Propriétaire. Il confirme qu'en vertu des modalités de cette licence, la Propriétaire a maintenu un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des vêtements BISOU-BISOU fabriqués et vendus par J.C. Penny. Toutefois, il ne fournit aucune preuve de transferts ou de ventes à cet égard. Ces preuves sont plutôt présentées dans l'affidavit de M. Eweing dont il est question ci-dessous.
[15] M. Bohbot joint également en pièces C et E des imprimés du site Web de la Propriétaire, www.bisoubisou.com, qui est accessible aux Canadiens depuis 1997 selon ce que déclare M. Bohbot. Il soutient qu'en 2003, le site Web a reçu « [Traduction] plus de 7 000 visites d'adresses IP canadiennes ». La pièce C contient des imprimés illustrant divers articles de vêtements BISOU-BISOU; la pièce E contient des imprimés de divers articles de magazines montrant des vêtements BISOU-BISOU.
La preuve de la Propriétaire – Affidavit de Lee Ewing
[16] Dans son affidavit, M. Ewing atteste qu'il est un spécialiste de la chaîne d'approvisionnement chez J.C. Penney Corporation, Inc. Il confirme que jusqu'en 2011, J.C. Penney détenait une licence octroyée par la Propriétaire et ses prédécesseurs pour fabriquer et vendre des vêtements, des articles chaussants et des accessoires mode arborant la Marque au Canada.
[17] Plus précisément, il fait valoir que « [Traduction] J.C. Penney a vendu des vêtements BISOU-BISOU (y compris des blousons, des pantalons, des chemises, des robes, des t-shirts, des complets, des vêtements pour la baignade, des sacs à main, des chapeaux, des chaussures et des ceintures aux Canadiens, par l'entremise du site Web J.C. Penney, de 2003 à 2011 ».
[18] À l'appui de cette affirmation, sont joints en pièce 2 de son affidavit des imprimés du site Web de J.C. Penney montrant une variété de vêtements BISOU-BISOU offerts pour la vente. Je note que les pages affichent toutes un avis de droit d'auteur daté de 2012 et semblent avoir été imprimées le 20 décembre 2012.
[19] Comme preuve de ventes, M. Ewing joint en pièce 3 de son affidavit « [Traduction] une feuille de calcul résumant les ventes par catalogue et les ventes en ligne de vêtements BISOU-BISOU à des clients au Canada effectuées par J.C. Penney de 2003 à 2010 ». La feuille de calcul compte plus de 20 pages de rubriques montrant les ventes globales de divers articles, pendant différentes périodes. Même si M. Ewing confirme que certaines rubriques affichent un code les associant à un article BISOU-BISOU, il n'identifie pas la marchandise particulière que représente chaque rubrique. En outre, il n'y a aucun code sur la feuille de calcul qui me permettrait de relier les données sur les ventes aux vêtements illustrés sur les pages Web en pièce 2 ou mentionnés dans l'affidavit de M. Bohbot.
[20] À cela s'ajoute le fait que la plupart des données de vente dans les rubriques concernent des périodes qui précèdent la période pertinente, partiellement ou entièrement. Ainsi, on ne sait pas quelles marchandises visées par l'enregistrement, le cas échéant, ont été vendues par J.C. Penny en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. Ces ambiguïtés doivent être résolues en défaveur du propriétaire inscrit [Plough, supra].
[21] Malgré les affirmations des déposants relativement à une variété de vêtements, articles chaussants et accessoires, la seule preuve claire de ventes ou de transferts de vêtements BISOU-BISOU pendant la période pertinente concerne la vente de jeans à Winners en 2011. Compte tenu de ce qui précède, je ne peux conclure que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'une ou l'autre des autres marchandises visées par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[22] De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d'emploi de la Marque.
Décision
[23] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45, l’enregistrement sera modifié afin de radier toutes les marchandises, à l'exception des « pantalons » contenus dans les marchandises (1). L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : « Vêtements, nommément pantalons ».
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée
conforme
Sophie Ouellet, trad.a.