Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 172
Date de la décision : 2014-08-25
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Norton Rose Canada LLP, visant l'enregistrement no LMC460,674 de la marque de commerce MY Dessin au nom de Dr. Leonard B. Smith Professional Corporation
[1] Cette décision se rapporte à une procédure de radiation sommaire relativement à l'enregistrement no LMC460,674 de la marque de commerce MY Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, appartenant à Dr. Leonard B. Smith Professional Corporation.
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
[traduction]
Marchandises :
(1) Brochures, affiches, emballages, cartes professionnelles, aimants et enseignes extérieures, nommément panneaux d'affichage, pancartes, tableaux-annonces, enseignes de bureau et poteaux d'arrêts d'autobus; brosses à dents, soie dentaire, rince-bouche, dentifrice, bandes-vidéo, cassettes, crayons, stylos et ballons.
(2) Boîtes à lunch; sacs d'école; crayons à dessiner; livres d'images; livres à colorier; bandes dessinées; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres éducatifs; couvertures de livre; signets; boîtes de jouets; disques compacts préenregistrés renfermant un logiciel éducatif sur l'hygiène buccale; tapis de souris d'ordinateur; bulletins d'information; papier, fanions en plastique et en tissu; mots croisés, casse-têtes et casse-têtes en trois dimensions; autocollants; cartes téléphoniques; suppléments de vitamines et de minéraux; gomme à mâcher et préservatifs.
Services :
(1) Dentisterie générale, nommément hygiène dentaire, dentisterie esthétique, implantologie, orthodontie, traitement des gencives, traitement de canal, pédodontie, chirurgie buccale et dentisterie prothétique.
[3] Le 13 janvier 2012, à la demande de Norton Rose Canada LLP (la Partie requérante), l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) a été donné à Dr. Leonard B. Smith Professional Corporation (la Propriétaire). L'avis exige de la Propriétaire qu'elle fournisse une preuve démontrant que la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 13 janvier 2009 et le 13 janvier 2012 (la période pertinente) en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement. Si la Marque n'a pas été ainsi employée, la Propriétaire doit fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.
[4] Les définitions pertinentes d'emploi sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[5] Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et portée d'offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. Le critère permettant d'établir l'emploi est peu exigeant, et il n'est pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve; toutefois, une preuve suffisante doit être présentée pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services visés par l'enregistrement au cours de la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. En outre, de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à démontrer l'emploi [voir Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit du Dr Leonard B. Smith, l'unique administrateur de la Propriétaire, souscrit le 11 avril 2012, accompagné des Pièces A à R. Aucune des parties n'a produit d'observations écrites ni demandé la tenue d'une audience.
[7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié de manière à radier toutes les marchandises, mais doit être maintenu en ce qui concerne les services dans leur intégralité.
La preuve
[8] Dans son affidavit, le Dr Smith signale que la Propriétaire possède une clinique dentaire située à Calgary, en Alberta, par l'entremise de laquelle elle offre des services dentaires. Il ajoute que la Propriétaire a employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec toutes les marchandises et tous les services visés par l'enregistrement.
[9] Au soutien de son allégation d'emploi susmentionnée, le Dr Smith joint les Pièces A à R. En résumé, les pièces comprennent ce qui suit :
• une photographie d'une enseigne commerciale (Pièce A);
• une image d'une affiche apposée sur le mur de la clinique dentaire de la Propriétaire (Pièce B);
• des photographies de vêtements portés par des employés (Pièces C et G);
• des photographies de matériel employé lors d'événements communautaires et de salons commerciaux (Pièces D, E et F);
• des images d'étiquettes apposées sur des enregistrements de divers types de médias de même que sur un logiciel de jeu (Pièces H, I, J et K);
• des copies de couvertures de livre et d'extraits (de même que des factures se rapportant à l'impression des livres) (Pièces L et M);
• une copie d'une facture émise par la Propriétaire à l'intention d'un patient pour des services dentaires (Pièce O);
• des instantanés de vidéos présentées en ligne (Pièces P et Q);
• des imprimés (Pièce N) du site Web de la Propriétaire qui présentent des liens pour l'achat en ligne du CD de la Propriétaire (comme le montre la Pièce K) et du livre de la Propriétaire (comme le montre la Pièce M); et
• une photographie d'une fiche de croissance que la Propriétaire a distribuée au Canada à ses patients qui étaient des enfants et à l'occasion de salons commerciaux (Pièce R).
Le Dr Smith atteste que la Propriétaire a employé tout ce matériel dans l'exécution ou l'annonce des services dentaires. Les enregistrements, le logiciel et les livres susmentionnés semblent cibler la santé buccodentaire des enfants, comme ils informent et sensibilisent les patients de la Propriétaire qui sont des enfants, les parents, les fournisseurs de soins et les professionnels de la santé. Les événements communautaires (le spectacle de marionnettes présenté dans la Pièce D, par exemple) et le salon commercial auquel la Propriétaire a participé (le « Mom and Tot's show » (salon de maman et de Tot), présenté dans la Pièce F) semblent aussi mettre l'accent sur la santé buccodentaire des enfants.
[10] La Marque figure sur tout le matériel joint de différentes façons, notamment seule de même que suivie des mots DENTAL HOME (maison des soins dentaires), et parfois aussi accompagnée d'un logo qui comporte les mots « dental care for children » (soins dentaires pour les enfants).
Analyse
Marchandises
[11] À l'exception des CD ou des [traduction] « disques compacts préenregistrés renfermant un logiciel éducatif sur l'hygiène buccale » (Pièce K), la preuve concernant les enregistrements d'autres types de médias ([traduction] « bandes-vidéo » et « cassettes ») est non datée (Pièce J) ou porte une date antérieure à la période pertinente (Pièces H et I). Si les factures reliées aux [traduction] « livres éducatifs » de la Propriétaire portent une date comprise dans la période pertinente (dans les Pièces L et M), elles ont été émises pour l'impression des livres eux-mêmes et non pour la vente des livres aux consommateurs.
[12] Il n'existe aucune preuve que les CD ou les livres susmentionnés ont fait l'objet d'un transfert dans la pratique normale du commerce. Le Dr Smith atteste simplement que ces marchandises ont été [traduction] « distribuées » ou « offertes » au Canada aux patients de la Propriétaire qui étaient des enfants, aux parents, aux professionnels de la santé et aux fournisseurs de soins. De plus, malgré le fait que la preuve démontre que les consommateurs pouvaient acheter ces articles en ligne (Pièce N), il a été établi antérieurement que la mise en vente n'équivaut pas à la vente [voir Michaels & Associates c. WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)].
[13] En l'absence de preuve de transfert de ces marchandises dans la pratique normale du commerce, ces marchandises semblent découler de la prestation des services de la Propriétaire; à ce titre, elles semblent viser à sensibiliser les consommateurs quant aux avantages des services de la Propriétaire et à promouvoir ainsi les services de la Propriétaire. Ceci ne constitue pas en soi un emploi de la Marque en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi [voir SeaMiles LLC c. Air Miles International Trading BV (2010), 79 CPR (4th) 391 (COMC)].
[14] Enfin, outre la simple affirmation d'emploi de la Marque du Dr Smith en liaison avec toutes les marchandises et tous les services visés par l'enregistrement, l'affidavit est muet en ce qui concerne les autres marchandises visées par l'enregistrement, et aucune pièce jointe ne concerne ces marchandises. De plus, la Propriétaire n'a pas établi l'existence de circonstances justifiant le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec ces marchandises.
[15] En conséquence, compte tenu de ce qui précède, toutes les marchandises seront radiées de l'enregistrement.
Services
[16] Contrairement aux conclusions que j'ai tirées en ce qui concerne les marchandises visées par l'enregistrement, pour les motifs qui suivent, j'estime que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement.
[17] En premier lieu, la Marque figure sur l'enseigne de la clinique dentaire de la Propriétaire (Pièce A), sur les uniformes portés par les employés dans l'exécution et l'annonce des services (Pièces C et G), et sur le matériel visant à promouvoir les services de la Propriétaire dans les événements communautaires et les salons commerciaux (Pièces D, E et F). De plus, la Marque figure aussi clairement sur une facture émise par la Propriétaire à l'intention d'un patient pour des services dentaires (Pièce O). De toute évidence, la Propriétaire a employé la Marque dans l'annonce des services de même que dans l'exécution des services au cours de la période pertinente.
[18] Si la Marque apparaît de différentes façons, par exemple, suivie des mots DENTAL HOME (maison des soins dentaires), et parfois aussi accompagnée d'un logo qui comporte les mots « dental care for children » (soins dentaires pour les enfants), la Marque est également employée seule (comme sur la facture émise pour des soins dentaires présentée dans la Pièce O). En tout état de cause, quelle que soit la façon dont elle est employée, la Marque apparaît toujours dans une police de caractères plus grosse ou sur une ligne distincte, ou se distingue visuellement d'une façon quelconque du texte et des éléments graphiques qui l'entourent, de sorte qu'elle demeure reconnaissable et que le public percevrait, à la première impression, la marque de commerce en tant que telle comme étant employée [Nightingale Interloc Ltd c. Prodesign Ltd (1984) 2 CPR (3d) 535 (COMC); Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].
[19] Enfin, j'estime que la preuve dans son ensemble démontre l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l'enregistrement. Il ressort clairement de la preuve que la Propriétaire offre une vaste gamme de services dentaires (ainsi que l'atteste le Dr Smith au paragraphe 3 de son affidavit) en lien avec la dentisterie générale, en accordant une importance particulière à l'hygiène buccale pour les enfants ou à la pédodontie.
Décision
[20] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement no LMC460,674 sera modifié de manière à radier toutes les marchandises de l'enregistrement; cependant, les services seront maintenus dans leur intégralité conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
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Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.