Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de National Forming Systems Inc. à la demande no 1,267,387 produite par Skyhand Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SKYHAND
[1] Le 4 août 2005, Skyhand Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SKYHAND (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 7 avril 2004 en liaison avec un « [p]orte‑outils en métal léger conçu pour être maintenu sur un profilé utilisé avec des nacelles élévatrices et des échafaudages, et utilisé dans diverses industries ».
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 12 avril 2006. Le 30 mai 2006, National Forming Systems Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. L’Opposante a invoqué des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 38(2)a), b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi).
[3] La Requérante a produit et fait signifier une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.
[4] Le 13 avril 2007, l’Opposante a demandé l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition. Cette autorisation lui a été accordée le 23 juillet 2007.
[5] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Radivoje Andrejevic, son chef de l’exploitation, et de Ron Karras, un homme d’affaires. (Il est à noter que l’affidavit de M. Andrejevic qui a été déposé auprès du registraire des marques de commerce se compose des paragraphes 1‑9 et 14‑20 et des pièces A‑H; il ne comprend pas de paragraphes 10‑13.)
[6] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit les affidavits de James Westra, son propriétaire, et de Amy Croll, une agente de marques de commerce.
[7] Aucun contre‑interrogatoire n’a été mené.
[8] Aucune des parties n’a produit de plaidoyer écrit. Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audience.
Fardeau de preuve
[9] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298].
Motif d’opposition fondé sur les alinéa 38(2)a) et 30i)
[10] L’Opposante fait valoir que la demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) parce que la Requérante ne peut être convaincue qu’elle a le droit d’enregistrer la Marque vu que la marque SKY LIFT de l’Opposante a été antérieurement employée et/ou révélée. Elle prétend que la Requérante aurait dû savoir que sa Marque créait de la confusion avec celle de l’Opposante.
[11] Lorsqu’un requérant fournit la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la mauvaise foi du requérant est établie [Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.), à la page 155]. Étant donné que l’Opposante n’a pas établi la mauvaise foi de la Requérante, ce motif est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)d)
[12] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce SKY LIFT enregistrée sous le no LMC363,368 en liaison avec de « [l’]équipement de construction, nommément dispositifs de levage pour équipement et matériel de coffrage ». L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif puisque l’enregistrement no LMC363,368 est encore en vigueur. J’apprécierai donc maintenant la preuve en vue de déterminer si la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la confusion entre les marques SKYHAND et SKY LIFT est peu probable.
[13] La date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion selon ce motif est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].
[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[15] En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles précisées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids équivalent à chacun de ces facteurs. [Voir, généralement, l’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.).]
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[16] Les deux marques présentent le même degré de caractère distinctif inhérent. Les deux marques sont devenues connues dans une certaine mesure par l’emploi ou la promotion, comme je l’expose brièvement ci‑après.
[17] M. Karras énumère sept projets de construction à Vancouver dans lesquels les dispositifs SKY LIFT ont à sa connaissance été utilisés. M. Andrejevic fournit des détails sur deux autres chantiers de construction où les dispositifs SKY LIFT ont été utilisés, déclare que la marque de commerce SKY LIFT est annoncée dans les foires commerciales et dans la presse écrite et électronique, et fournit des échantillons représentatifs de publicité.
[18] M. Westra fournit la liste de trois détaillants (représentant en tout sept emplacements en Ontario) où le produit SKYHAND peut être acheté. Il affirme que [traduction] « [l]e porte‑outils SKYHAND fait l’objet de différentes annonces et promotions, notamment sur le site Web de la société et dans les stands d’exposition dressés dans les foires commerciales, comme le Construct Canada Tradeshow tenu à Toronto en novembre 2006 ».
[19] Dans l’ensemble, la preuve dont je dispose ne me permet pas de déterminer avec précision dans quelle mesure l’une ou l’autre des marques est devenue connue.
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[20] M. Andrejevic atteste que l’Opposante emploie la marque SKY LIFT sur les marchandises visées par son enregistrement depuis au moins le 26 novembre 2003. Il atteste également que l’emploi en liaison avec le crédit‑bail d’équipement de construction dure depuis au moins le 26 avril 2003 (l’enregistrement de la marque SKY LIFT vise également, en plus des marchandises y décrites, les services de « crédit‑bail d’équipement de construction »).
[21] Dans sa demande, la Requérante invoque le 7 avril 2004 comme date de premier emploi. Dans son affidavit du 14 juin 2007, M. Westra affirme simplement que la Requérante vend le porte‑outils SKYHAND depuis plusieurs années.
c) et d) le genre de marchandises, services ou entreprises et la nature du commerce
[22] Les deux marques sont liées à des marchandises utilisées dans l’industrie de la construction.
[23] M. Westra explique que le porte‑outils SKYHAND, qui fait office de chariot à matériel/outils, peut être suspendu aux échafaudages. Il est utilisé par différentes personnes de métier dans l’industrie de la construction. Il se vend généralement 149 $ et peut être acheté en ligne directement sur le site Web de la Requérante ou chez divers détaillants en Ontario.
[24] L’Opposante s’occupe de fabrication et de fourniture de produits utilisés dans l’industrie de la construction en hauteur. M. Andrejevic explique que les dispositifs de levage SKY LIFT sont loués par les entrepreneurs lors de la construction d’immeubles de grande hauteur qui nécessitent l’utilisation d’un dispositif permettant de déplacer les panneaux de coffrage volants d’un étage à l’autre. M. Andrejevic n’indique pas le coût des marchandises SKY LIFT, mais M. Westra estime que [traduction] « le SKY LIFT coûterait au moins quelques milliers de dollars ». Manifestement, le SKY LIFT est physiquement beaucoup plus gros que le SKYHAND.
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[25] Bien que les marques doivent être examinées dans leur ensemble, le premier élément d’une marque est souvent considéré plus important aux fins de la distinction [Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.)]. Il existe donc un degré assez élevé de ressemblance entre les marques SKY LIFT et SKYHAND dans la présentation et dans le son.
[26] Quant aux idées qu’elles suggèrent, dans le contexte des marchandises qui leur sont liées, la marque SKY LIFT suggère l’idée que la marchandise aidera son utilisateur à soulever quelque chose dans les airs, alors que la marque SKYHAND suggère l’idée que la marchandise aidera son utilisateur (ou lui donnera un coup de main) lorsqu’il effectuera un travail en hauteur.
autres circonstances de l’espèce
(i) état du registre
[27] Mme Croll a effectué différentes recherches sur les marques contenant le mot SKY dans la base de données du Bureau canadien des marques de commerce.
[28] La preuve relative à l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions sur l’état du marché, ce qui ne peut se faire qu’en présence d’un grand nombre d’enregistrements pertinents [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432; Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].
[29] Bien que Mme Croll ait prouvé l’existence de plusieurs marques SKY dans le registre en liaison avec des marchandises appartenant aux catégories internationales qui comprennent les marchandises SKY LIFT, sa preuve n’est en définitive pas utile parce qu’elle n’a pas fourni de détails sur les marchandises effectivement visées par ces demandes ou enregistrements. Les catégories internationales visent une multitude de marchandises; par exemple, comme l’a prouvé Mme Croll, la catégorie internationale 7 vise autant les [traduction] « machines‑outils » que les [traduction] « incubateurs d’œufs ». Si on ne connaît pas les marchandises précises qui sont liées aux autres marques SKY, on ne peut pas dire si elles relèvent effectivement du même domaine que celui des parties en cause. Donc, la preuve de Mme Croll ne fait que démontrer que d’autres commerçants ont adopté des marques SKY, et non que d’autres personnes ont adopté des marques SKY en liaison avec des marchandises qui sont utilisées dans l’industrie de la construction ou qui sont étroitement liées à celles de l’une ou l’autre des parties.
(ii) état du marché
[30] M. Westra atteste qu’une autre société canadienne, Skyjack Inc., vend de l’équipement de levage en construction qu’il considère d’une nature très semblable à celle des marchandises SKY LIFT. Skyjack Inc. emploie la marque SKYJACK en liaison avec ces marchandises. Cependant, aucune preuve n’a été fournie quant à la mesure dans laquelle la marque SKYJACK a été employée ou a fait l’objet de promotion.
(iii) absence de preuve de confusion
[31] M. Westra affirme que la Requérante [traduction] « vend le porte‑outils SKYHAND sans incident depuis plusieurs années au Canada ». Je suppose qu’il veut dire par là qu’il n’y a eu aucun cas de confusion avec la marque SKY LIFT.
[32] Une conclusion défavorable quant à la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve révèle un emploi simultané largement répandu et qu’aucune preuve de confusion n’a été fournie par l’opposant [Christian Dior S.A. c. Dion Neckwear Ltd. 2002, 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)]. Toutefois, il n’y a pas lieu de tirer une telle conclusion défavorable en l’espèce puisqu’il n’existe aucune preuve d’emploi simultané « largement répandu » (il n’y a même pas de preuve que les marchandises des parties sont vendues dans la même province).
conclusion concernant l’alinéa 12(1)d)
[33] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je ne suis pas convaincue que la confusion entre les marques n’est pas probable. Les marques partagent le préfixe SKY et sont employées au sein de la même industrie. Même s’il existe des différences importantes entre les marchandises liées à chaque marque, la marchandise de la Requérante pourrait être perçue comme un accessoire des marchandises de l’Opposante. Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue que le consommateur moyen ne penserait pas que les marques SKY LIFT et SKYHAND n’ont qu’une seule source. La preuve de l’emploi par des tiers du mot SKY dans l’industrie des parties ne suffit pas à rendre la confusion peu probable.
[34] La Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime et le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est donc retenu.
Motif d’opposition fondé sur les alinéas 38(2)c) et 16(1)a)
[35] L’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la marque SKY LIFT, qui était [traduction] « antérieurement employée et/ou révélée au Canada par l’Opposante bien avant l’adoption par la Requérante de sa marque SKYHAND ».
[36] L’Opposante ne formule pas adéquatement le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a) en ce que la date pertinente quant à la probabilité de confusion selon ce motif est la date de premier emploi de la Marque de la Requérante, et non la date de production de sa demande. Dans l’éventualité où la mauvaise formulation ne serait pas fatale à ce motif, j’ajoute que, pour les motifs énoncés ci‑dessous, la preuve de l’Opposante n’établit pas l’emploi de la marque SKY LIFT avant le 7 avril 2004.
[37] M. Andrejevic déclare que la marque SKY LIFT a été employée sans interruption depuis avant le 7 avril 2004, mais l’emploi n’a été établi à l’égard d’aucune autre date que celle de son affidavit (16 mai 2007). M. Andrejevic a fourni les pièces suivantes qui, pourrait‑on soutenir, établissent l’emploi de la marque SKY LIFT : la pièce C est une photo d’équipement sur laquelle il est indiqué que la marque SKY LIFT figure sur la plaque d’identification (la plaque est trop petite pour qu’on puisse la lire); la pièce D est une page du site Web de l’Opposante faisant la promotion du dispositif SKY LIFT, datée de 2007; la pièce E est une brochure promotionnelle non datée pour le dispositif SKY LIFT; la pièce F est un manuel d’exploitation non daté pour le dispositif SKY LIFT. M. Andrejevic ne dit pas que ces pièces constituent un bon exemple des documents utilisés avant le 7 avril 2004 et ne fournit ni chiffres de ventes ni factures antérieurs au 7 avril 2004. Autrement dit, nous ne disposons que d’une simple déclaration d’emploi antérieur au 7 avril 2004.
[38] Dans ces circonstances, je rejette le motif fondé sur l’alinéa 16(1)a) soit parce qu’il n’a pas été formulé adéquatement, soit parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.
Motif d’opposition fondé sur les alinéas 38(2)c) et 16(1)b)
[39] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de sa demande, la Marque créait de la confusion avec la marque SKY LIFT, qui faisait l’objet de la demande antérieurement produite no 1,211,331. Encore une fois, l’Opposante a mal formulé la date pertinente pour apprécier la probabilité de confusion.
[40] Aussi, pour s’acquitter de son fardeau initial selon l’alinéa 16(1)b), l’Opposante doit prouver que sa demande antérieurement produite était pendante à la date de l’annonce de la demande visée par l’opposition, soit le 12 avril 2006 [par. 16(4)]. La demande de l’Opposante a été enregistrée sous le no LMC636,368 avant le 12 avril 2006, soit le 30 mars 2005.
[41] Par conséquent, le motif fondé sur l’alinéa 16(1)b) est rejeté soit parce qu’il n’a pas été formulé adéquatement, soit parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial [Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, commonly called Hudson’s Bay Co. c. Kmart Canada Ltd. (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (C.O.M.C.), à la page 528].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)d)
[42] L’Opposante fait valoir que la Marque de la Requérante n’est pas distinctive puisqu’elle ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises et services de l’Opposante.
[43] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial quant à ce motif, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 30 mai 2006, sa marque était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc., précité; Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58 (C.F. 1re inst.)].
[44] Comme on ne m’a fourni aucune preuve précise de l’existence de ventes ou de promotions en liaison avec la marque de l’Opposante avant le 30 mai 2006, je ne peux conclure que la marque de l’Opposante était devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque à cette date. Ce motif est donc rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial.
Décision
[45] Exerçant les pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 9 NOVEMBRE 2009.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.