Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 92
Date de la
décision : 2013-05-17
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Manzen LLC à l’encontre des demandes d’enregistrement nos 1,434,885 et 1,438,013 pour les marques de commerce NOS ENERGYSHOT et NOS ENERGYSHOT X, au nom de la Compagnie Coca-Cola
[1] Le 17 avril 2009 et le 13 mai 2009 respectivement, la Compagnie Coca-Cola (la Requérante) a déposé des demandes pour l’enregistrement des marques de commerce NOS ENERGYSHOT et NOS ENERGYSHOT X (les Marques), pour un emploi projeté en liaison avec les marchandises et les services suivants (les Marchandises et les Services) :
Marchandises : Boissons énergisantes et suppléments alimentaires énergétiques liquides.
Services : Services de publicité, services de promotion et services de marketing, nommément analyse et recherche en marketing, programmes publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et placement de publicités en magasin pour des tiers), programmes de distribution d’échantillons de produits dans les magasins de détail et pendant les évènements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction, tous liés à la distribution et à la vente de boissons énergisantes et suppléments alimentaires liquides énergisants, sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément des boissons énergisantes et des suppléments alimentaires liquides énergisants.
[2] Les demandes ont été publiées aux fins d’opposition dans l’édition du 27 janvier 2010 du Journal des marques de commerce.
[3] Le 27 septembre 2010, Manzen LLC (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition aux deux demandes susmentionnées. Les motifs d’opposition invoqués sont les mêmes dans les deux cas et peuvent être résumés de la manière suivante :
• Aux termes de l’alinéa 38(2)(a) et de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13 (la Loi), les demandes ne respectent pas les exigences du paragraphe 30(a) de la Loi, car les déclarations de marchandises et de services ne sont pas claires et sont ambigües, exigent une interprétation et une spéculation et ne décrivent pas de façon exhaustive et correcte les Marchandises et les Services de la Requérante en termes ordinaires du commerce.
• Aux termes de l’alinéa 38(2)(a) et de l’article 30 de la Loi, les demandes ne respectent pas les exigences du paragraphe 30(e) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait avoir l’intention, par elle-même ou à l’aide d’une licence, d’employer les Marques au Canada en liaison avec l’ensemble des Marchandises et des Services.
• Aux termes de l’alinéa 38(2)(a) et de l’article 30 de la Loi, les demandes ne respectent pas les exigences du paragraphe 30(i) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer les Marques au Canada en liaison avec les Marchandises et les Services en raison de confusion avec les marques de commerce XYIENCE XSHOT et XENERGY de l’Opposante qui avaient été employées antérieurement par l’Opposante ou le prédécesseur en titre de l’Opposante au Canada.
• Aux termes des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(a) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, car aux dates de dépôt des demandes, les Marques créaient et continuent de créer de la confusion avec la marque de commerce XYIENCE XSHOT et la marque de commerce XENERGY de l’Opposante qui avaient été employées antérieurement au Canada par l’Opposante.
• Aux termes des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(b) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement des Marques, car aux dates de dépôt des demandes, les Marques créaient et continuent de créer de la confusion avec la demande XYIENCE XSHOT (no 1,430,571) et la demande XENERGY (no 1,323,016) de l’Opposante qui avaient été produites antérieurement par l’Opposante ou par le prédécesseur en titre de l’Opposante.
• Aux termes de l’alinéa 38(2)(d) et de l’article 2 de la Loi, les Marques ne sont pas distinctives de celles de la Requérante, car les Marques ne sont pas aptes ni adaptées à distinguer les Marchandises et les Services de la Requérante des marchandises de l’Opposante, à la lumière de l’emploi antérieur et de la réputation étendus des marques de commerce XYIENCE XSHOT et XENERGY de l’Opposante.
[4] La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations niant les allégations de l’Opposante et en exigeant la preuve.
[5] À l’appui de ses oppositions, l’Opposante n’a produit aucune preuve. La Requérante a produit un affidavit de Jane Buckingham, en appui aux deux demandes. Mme Buckingham n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.
[6] Seule la Requérante a produit des plaidoyers écrits. Aucune audience n’a été tenue.
Preuve de la Requérante
Affidavit de Mme Buckingham
[7] Mme Buckingham est employée par l’agent de la Requérante à titre de recherchiste en marques de commerce. En ce qui concerne les portions pertinentes de son affidavit, elle indique que le 23 mai 2012, elle a mené une recherche sur toutes les demandes et tous les enregistrements de marques de commerce actifs incorporant les éléments « ENERGY », « SHOT » et « X » pour un emploi en liaison avec des boissons non alcoolisées. Les résultats de ces recherches sont joints aux pièces A1, A2 et A3 de son affidavit.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[8] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il appartient initialement à l’Opposante de produire des preuves admissibles permettant raisonnablement de conclure à l’existence des faits qu’elle allègue à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la page 298; Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].
[1] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition soulevés sont les suivantes :
• alinéa 38(2)(a) et article 30 – la date de dépôt de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 à la page 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR 428 à la page 432 (COMC)];
• alinéa 38(2)(c) et paragraphe 16(3) – la date de production de la demande [voir paragraphe 16(3)];
• alinéa 38(2)(d) et article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
Motifs d’opposition fondés sur la non-conformité à l’article 30 de la Loi
[9] L’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les Marchandises et les Services ne sont pas décrits en termes ordinaires du commerce selon les exigences du paragraphe 30(a) de la Loi; l’Opposante n’a de plus fait aucune représentation en appui à ce motif d’opposition. Par conséquent, l’Opposante n’a pas réussi à s’acquitter de son fardeau de preuve et ce motif d’opposition est donc rejeté.
[10] Concernant le motif d’opposition fondé sur le paragraphe 30(e) de la Loi, comme chaque demande contient une déclaration selon laquelle la Requérante, par elle-même et/ou par le biais d’une licence, a l’intention d’employer chacune des Maques au Canada, il est officiellement conforme au paragraphe 30(e). Aucune preuve ne vient appuyer la conclusion selon laquelle la Requérante n’avait pas l’intention d’employer les Marques en liaison avec les Marchandises et les Services. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le paragraphe 30(e) est rejeté au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.
[11] Finalement, lorsque la requérante a fourni la déclaration exigée à l’alinéa 30(i) de la Loi, le motif fondé sur cet alinéa 30(i) devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que la requérante est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC) à la page 155]. Dans la présente affaire, la Requérante a fourni la déclaration requise, et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel; en conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30(i) est rejeté.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de droit – Alinéa 16(3)(a)
[12] L’Opposante a le fardeau initial de prouver que l’une ou plusieurs de ses marques de commerce XYIENCE XSHOT et XENERGY alléguées en appui à son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(a) de la Loi ont été employées ou révélées avant les dates de production des demandes de la Requérante (17 avril 2009 et 13 mai 2009) et n’avaient pas été abandonnées à la date de publication des demandes pour les Marques (27 janvier 2010) [alinéa 16(5) de la Loi].
[13] Comme l’Opposante n’a produit aucune preuve démontrant l’emploi de ses marques de commerce alléguées en appui à ce motif d’opposition, ce motif est rejeté en raison du fait que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de droit – Alinéa 16(3)(b)
[14] Pour s’acquitter de son fardeau initial en vertu de l’alinéa 16(3)(b), l’Opposante doit démontrer qu’une ou plusieurs de ses demandes, nos 1,430,571 (XYIENCE XSHOT) et 1,323,016 (XENERGY) avaient été produites avant les dates de production des demandes de la Requérante (17 avril 2009 et 13 mai 2009) et n’avaient pas été abandonnées à la date de publication des demandes pour les Marques (27 janvier 2010) [alinéa 16(4)].
[15] Comme la Requérante l’a correctement mentionné, l’Opposante n’a fourni aucune preuve des demandes sur lesquelles elle se fonde en appui à ce motif d’opposition. Cependant, le registraire a le pouvoir discrétionnaire, au vu de l’intérêt du public, de consulter le registre pour confirmer l’existence d’enregistrements invoqués par un opposant [voir Royal Appliance Mfg Co c. Iona Appliances Inc (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)]. J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire de vérifier l’état des demandes mentionnées par l’Opposante et je confirme que les deux demandes d’enregistrement ont été produites avant les dates de production et sont restées en suspens à la date de publication.
[16] Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’aux dates de production des demandes de la Requérante, nommément, le 17 avril 2009 et le 13 mai 2009 respectivement pour les marques de commerce NOS ENERGYSHOT et NOS ENERGYSHOT X, il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion avec les marques de commerce XYIENCE XSHOT et XENERGY de l’Opposante.
Test en matière de confusion
[17] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. L’alinéa 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce entraîne de la confusion avec une autre marque de commerce si l’emploi des deux marques de commerce dans la même région était susceptible de porter à inférer que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail et que les services en liaison avec ces marques de commerce sont réservés ou réalisés par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
[18] Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’alinéa 6(5) de la Loi, nommément : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids [voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (C.S.C.)].
[19] Dans Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc et al (2011), 92 CPR (4th) 361 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés à l’alinéa 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. En évaluant l’importance de l’alinéa 6(5)(e) dans le cadre d’une analyse de la probabilité de confusion, la Cour a commenté, au paragraphe 49 :
…il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce même s’il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5) … si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. En effet, ces autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires … Par conséquent, il a été proposé de commencer la majorité des analyses de probabilité de confusion par le degré de ressemblance.
[20] Je commencerai donc l’analyse de la probabilité de confusion en évaluant le degré de ressemblance entre les Marques de la Requérante et les marques de commerce XYIENCE XSHOT et XENERGY de l’Opposante.
Alinéa 6(5)(e) – le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[21] Il existe des éléments communs entre les marques; nommément, les éléments « ENERGY » et « X » (relativement à la marque de commerce XENERGY de l’Opposante), ainsi que l’élément « SHOT » (relativement à XYIENCE XSHOT de l’Opposante). Cependant, ce n’est pas une approche adéquate que de séparer les marques en leurs divers éléments et se concentrer sur les éléments similaires; c’est plutôt l’effet des marques dans leur totalité qui doit être considéré [voir Ultravite Laboratories Ltd c. Whitehall Laboratories Ltd (1965), 44 CPR 189 (C.S.C.)].
[22] Pour reprendre Masterpiece, précité, dans sa discussion sur l’approche qui consiste à évaluer la ressemblance entre les marques de commerce, le juge Rothstein a déclaré, au paragraphe 64 : « Il est vrai que dans certains cas, le premier mot sera l’élément le plus important pour établir le caractère distinctif d’une marque de commerce, mais j’estime qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique. »
[23] À mon avis, la portion la plus frappante des Marques de la Requérante est la première portion, NOS. Le mot NOS apparaît comme un terme inventé sans signification claire en liaison avec les Marchandises et Services. Cette conclusion est renforcée par le fait que les autres éléments des Marques de la Requérante consistent simplement en des termes communs du dictionnaire et une lettre de l’alphabet. En effet, le mot « ENERGY » est descriptif lorsqu’il est employé en liaison avec des boissons énergisantes et suppléments alimentaires énergétiques. De plus, je conviendrais avec la Requérante que le mot « SHOT » (coup) possède une qualité suggestive lorsqu’il est utilisé en liaison avec les Marchandises; peut-être en lien avec une petite portion ou dose, idée similaire à « shot of espresso » (un petit coup d’espresso) par exemple.
[24] Cela est nettement différent des marques de l’Opposante qui comprennent la lettre X comme première lettre d’un mot nouveau.
[25] Par conséquent, lorsque les marques des parties sont examinées dans leur totalité – compte tenu du fait que NOS ressort des Marques de la Requérante, et que les éléments partagés des marques des parties consistent essentiellement en des mots communs du dictionnaire et une lettre de l’alphabet placée dans un ordre ou une combinaison différents – les marques des parties sont faciles à distinguer visuellement, phonétiquement et dans les idées qu’elles suggèrent.
[26] Ayant conclu que les marques des parties ne se ressemblent pas dans une large mesure, je dois maintenant évaluer le reste des circonstances pertinentes afin de déterminer si l’un ou l’autre de ces autres facteurs est assez important pour trouver une probabilité de confusion [voir Masterpiece, précité au paragraphe 49].
Alinéa 6(5)(a) - le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[27] Les Marques de la Requérante et les marques de l’Opposante comprennent tous deux des éléments inventés et possèdent donc toutes un caractère distinctif inhérent. Cependant, comme aucune preuve n’indique que l’une ou l’autre des marques en question n’a été employée au Canada, il faut supposer qu’aucune des marques n’est connue au Canada. À cet égard, ce facteur ne joue en faveur d’aucune partie.
Alinéa 6(5)(b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[28] Comme aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi de ses marques de commerce et comme toutes les demandes d’enregistrement se fondent sur un emploi projeté, ce facteur ne joue en faveur d’aucune partie.
Alinéas 6(5)(c) et (d) – la nature des marchandises, des services ou des entreprises et/ou du commerce
[29] Les marchandises et services des parties sont similaires ou se chevauchent. À la lumière de cette similitude et en l’absence de preuves concernant la nature exacte des voies de commercialisation, je suis disposée à inférer que les voies de commercialisation des deux parties se chevauchent probablement aussi.
Circonstances additionnelles en l’espèce – Preuve relative à l’état du registre
[30] La Requérante a produit l’affidavit de Mme Buckingham en partie pour démontrer que les éléments « ENERGY », « SHOT » et « X » sont des éléments communs des marques de commerce employés en liaison avec des boissons non alcoolisées en général, y compris les boissons énergisantes.
[31] On ne peut tirer des conclusions quant à l’état du marché qu’à la condition d’avoir relevé un grand nombre d’enregistrements pertinents [voir Kellogg Salada Canada Inc c. Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].
[32] Dans la présente affaire, Mme Buckingham a relevé approximativement 15 enregistrements pertinents incorporant les éléments « ENERGY » et « X », respectivement, aux dates de production des demandes de la Requérante. Je suis convaincue que cette preuve appuie la conclusion que l’emploi des éléments « ENERGY » et « X » est de pratique commerciale commune [voir Old Spaghetti Factory Canada Ltd c. Spaghetti House Restaurants Ltd (1999), 2 CPR (4th) 398 à la page 407 (COMC)]. C’est-à-dire que compte tenu du nombre d’enregistrements pertinents, la présomption est que les consommateurs étaient habitués à voir ces éléments utilisés dans le commerce pour ces types de marchandises et services connexes. Cela n’est pas surprenant en ce qui concerne l’élément « ENERGY », compte tenu de sa nature descriptive, comme discuté précédemment, lorsqu’employé en liaison avec des boissons énergisantes et des suppléments alimentaires énergétiques.
Conclusion
[33] Comme discuté précédemment dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a souligné l’importance du facteur mentionné à l’alinéa 6(5)(e) dans l’analyse de la probabilité de confusion. Dans la présente affaire, j’ai trouvé d’importantes différences entre les marques des parties en termes de son, de présentation et dans les idées qu’elles suggèrent, de sorte que nonobstant la similitude dans la nature des marchandises et du commerce des parties, je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existait aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties aux dates pertinentes. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)(b) de la Loi.
Motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif
[34] Selon le fardeau qui lui incombe, l’Opposante est tenue de démontrer qu’au moment de la production de la déclaration d’opposition, nommément, le 27 janvier 2010, les marques de l’Opposante étaient devenues suffisamment connues pour annuler le caractère distinctif des Marques [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc, supra; Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 à la page 58 (C.F.P.I.)]. Comme l’Opposante n’a produit aucune preuve à ce sujet, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.
[35] Par conséquent, je rejette ce motif d’opposition.
Décision
[36] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les oppositions en application du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission d’opposition des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.