Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : DIG THIS
NO D’ENREGISTREMENT : 463,298
Le 8 mars 2001, à la demande de Logan and Company, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à Dig This Garden Retailers Ltd., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.
L’enregistrement de la marque de commerce DIG THIS vise un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
[traduction]
Marchandises :
1) Semences et semoirs.
2) Flacons pulvérisateurs; brumisateurs; nécessaires horticoles comprenant le terreau et les semences; filets de protection; savon; outils de jardin; vêtements de jardinage, nommément des tabliers et des sweat-shirts; coussins de travail et paniers.
Services :
1) Exploitation d’une entreprise au détail reliée au jardinage et à l’horticulture.
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Robyn Burton a été fourni. Seule la déposante a déposé un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée.
Dans son affidavit, Mme Burton déclare qu’elle est présidente, administratrice et actionnaire des sociétés connues aujourd’hui sous les dénominations de Burton Harper Retail Consultants Ltd. (Burton Harper Ltd.), B.C. Ltd. #387293 B.C. Ltd. et Dig This Garden Retailers Ltd. (Dig This Ltd.), #432097 B.C. Ltd.
Elle indique que la propriétaire Dig This Garden Retailers Ltd. a changé cette dénomination pour celle de Burton Harper Ltd. Le changement de dénomination n’a pas été inscrit au registre. L’entreprise qui se dénomme aujourd’hui Dig This Ltd. (connue avant sous la dénomination de Burton Harper Retail Consultants Ltd.) est autorisée par la propriétaire à employer la marque de commerce.
Mme Burton déclare que Burton Harper Ltd. et Dig This Ltd. sont des compagnies connexes, ayant les mêmes dirigeants, qui ont passé un accord en vertu duquel la première a autorisé la seconde à employer sa marque de commerce. Elle prétend que la marque de commerce a été employée par Burton Harper Ltd. depuis 1990, par Dig This Ltd. depuis septembre 1992 et que Barton Harper Ltd. et Dig This Ltd. ont exploité des commerces de détail à un moment ou à l’autre et continuent de le faire à Nanaimo et à Victoria, en Colombie-Britannique, en employant la marque de commerce DIG THIS.
Mme Burton affirme que Burton Harper Ltd. et Dig This Ltd. ont :
[traduction] a) Conclu des contrats de franchise (la pièce D fournit une liste de franchisés) et qu’elles i) ont contrôlé étroitement l’emploi de la marque de commerce DIG THIS et ii) contrôlé la nature et la qualité des marchandises et des produits fournis par les franchisés qui emploient la marque de commerce.
b) Conclu des contrats avec des fournisseurs en vue de faire produire des articles portant la marque de commerce qui seraient distribués aux franchisés.
c) Fait de la publicité à large échelle en employant la marque de commerce DIG THIS et marqué des produits avec la marque de commerce pour leur propre usage ou celui des franchisés.
d) Distribué des cartes professionnelles aux noms de Robyn Burton et de Roger Harper qui portaient la marque de commerce.
e) Employé de la papeterie et du matériel publicitaire et promotionnel exposant le nom DIG THIS.
f) Employé la marque de commerce pour la vente et la distribution au détail des articles mentionnés dans le document d’enregistrement de la marque de commerce au cours de l’exploitation de commerces de détail de jardinage et d’horticulture.
Elle joint à titre de pièce E des photos illustrant des exemples de matériel publicitaire et promotionnel ainsi que de marchandises, actuellement employés par Burton Harper Ltd. et Dig This Ltd. au Canada. Elle conclut en déclarant que les services ont été utilisés au Canada depuis juillet 1984 et que la marque de commerce a été largement employée par Burton Harper Ltd. depuis ce moment et l’est actuellement par les franchisés aux termes de contrats passés à l’échelle du Canada.
Le paragraphe 45(1) de la Loi prévoit clairement que l’emploi doit être établi en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement; voir John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. (1984), 880 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.). De plus, la preuve doit établir l’emploi au cours de la période pertinente, en l’occurrence dans la période qui va du 8 mars 1998 au 8 mars 2001.
L’emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises est régi par le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, qui dispose :
4(1). Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Il s’ensuit que le propriétaire doit établir que les transferts des marchandises ont eu lieu dans la pratique normale du commerce et au cours de la période pertinente et que la marque de commerce a été associée aux marchandises au moment de leur transfert. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je ne puis conclure à l’emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec les marchandises visées. Les photographies fournies par la propriétaire comme éléments de la pièce E représentent, notamment, un sweat‑shirt, une serviette, un semoir, un brumisateur, un tablier et un sac en papier kraft portant la marque de commerce. Toutefois, je ne puis conclure qu’aucun de ces articles a été vendu au Canada par la déposante ou par ses licenciés et/ou franchisés à un moment quelconque et il n’y a absolument aucune preuve de ventes de ces articles réalisées au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.
En réalité, les paragraphes 20 et 21 de l’affidavit Burton suggèrent que les articles (produits) portant la marque de commerce sont à l’usage exclusif de la propriétaire, de son utilisateur autorisé et des franchisés et semblent être utilisés seulement comme des articles de publicité et de promotion. Ils ne semblent pas être vendus au public.
S’agissant des marchandises offertes à la vente dans les magasins exploités par la propriétaire, l’utilisateur autorisé ou les franchisés, il n’est déclaré nulle part dans l’affidavit que ces produits portent la marque de commerce. En fait, selon le document joint à titre de pièce E et daté du 12 mai 2001, il semble que les marchandises vendues portent des marques de commerce d’autres personnes. L’annonce publicitaire, encore qu’elle porte une date postérieure à la période pertinente, représente des marchandises marquées « Watson Little Helper Gloves » et offertes à la vente dans les magasins DIG THIS du Canada.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la marque de commerce ne semble pas être employée en liaison avec les marchandises enregistrées de la manière prescrite au paragraphe 4(1) de la Loi. Par conséquent, les marchandises seront radiées de l’enregistrement de la marque de commerce. J’en viens maintenant aux services enregistrés sous la marque de commerce DIG THIS, nommément l’[traduction] « exploitation d’une entreprise au détail reliée au jardinage et à l’horticulture » et je déciderai si l’emploi a été établi pour la période pertinente selon les dispositions du paragraphe 4(2) de la Loi, qui dispose :
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
Les décisions antérieures ont établi que le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit que les services annoncés au Canada doivent aussi être exécutés au Canada (à ce sujet, voir Porter c. Don the Beachcomber (1966), 48 C.P.R. 280 (C. de l’É.), et Marineland c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F.1re inst.)).
Mme Burton a déclaré que la propriétaire a largement employé la marque de commerce depuis 1990, que la licenciée l’a employée depuis 1992 et qu’elles ont exploité des commerces de détail à un moment ou à l’autre et en exploitent toujours à Nanaimo et à Victoria, en Colombie‑Britannique, en employant la marque de commerce. Elle indique également que la propriétaire et la licenciée ont passé des contrats de franchise avec les franchisés dont la liste est fournie à la pièce D jointe à son affidavit. La pièce D fournit l’historique des franchises de 1992 à mars 2000. La carte professionnelle fournie comme élément de la pièce E de l’affidavit comporte la liste et les adresses d’un certain nombre de magasins de détail DIG THIS au Canada. L’article extrait de la revue « GARDENING LIFE », qui fait partie de la pièce E jointe à l’affidavit, dont la date est indéchiffrable [traduction], « mars/avril 200- », l’année ayant été rognée par la piètre qualité de la photocopie, décrit le magasin DIG THIS de Toronto. L’article le désigne comme le neuvième magasin franchisé au Canada. Il indique six adresses de magasins en Colombie‑Britannique, une à Calgary et deux en Ontario. L’affidavit Burton ayant été souscrit en juin 2001, je suis disposée à déduire que la revue a été imprimée soit en mars-avril 2000, soit en mars‑avril 2001, et considérant l’annonce qui mentionne l’existence de divers magasins exploités au Canada ainsi que l’historique des franchises présenté pour ces magasins, je suis prête à déduire que plusieurs des magasins DIG THIS mentionnés dans cette liste et sur la carte professionnelle étaient en exploitation au cours de la période pertinente.
Bien que le matériel promotionnel, la carte professionnelle et les annonces représentent la marque de commerce accompagnée d’éléments supplémentaires, je suis d’avis que le public percevrait néanmoins qu’il s’agit d’un emploi de la marque de commerce DIG THIS « proprement dite ». Les mots DIG THIS ont la même taille et le même caractère, et ils ressortent parmi les autres éléments. De plus, je note que dans les annonces, les magasins sont clairement désignés comme des magasins « DIG THIS ».
S’agissant de l’emploi de la marque par les franchisés, comme Mme Burton a clairement indiqué que la déposante, par la voie de contrats de franchise, contrôle étroitement l’emploi de la marque de commerce ainsi que la nature et la qualité des marchandises et des produits fournis par les franchisés, je conclus que l’emploi de la marque de commerce par les franchisés profite à la propriétaire.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les services doivent être maintenus sur l’enregistrement de la marque de commerce.
Comme j’ai conclu que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les services, mais ne l’établit pas en liaison avec les marchandises enregistrées, il s’ensuit que l’enregistrement doit être modifié et que les marchandises doivent en être radiées.
L’enregistrement nº LMC 463,298 sera modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) LE 27 JUIN 2002.
D. Savard
Agente d’audience principal
Section de l’article 45