Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CAN-D-MAN
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : LMC344,524
Le 28 septembre 2005, à la demande de Riches, McKenzie & Herbert LLP, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Scott-Bathgate Ltd., propriétaire inscrite de la marque de commerce CAN-D-MAN & Dessin, enregistrée sous le numéro LMC344,524. Cette marque est enregistrée pour emploi e liaison avec les marchandises suivantes : « noix, bonbons, maïs soufflé, maïs à éclater, graines de tournesol, colorants alimentaires, décorations de gâteaux, ballons, graines de citrouille, chandelles et maïs soufflé au caramel » (les marchandises en cause).
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Si l’emploi n’est pas démontré, il faut alors déterminer si des circonstances particulières justifient le défaut de l’inscrivante d’employer sa marque.
La période pertinente, en ce qui nous concerne, est la période comprise entre le 28 septembre 2002 et le 28 septembre 2005. L’article 4 de la Loi définit ce qu’est l’emploi d’une marque. En voici le texte :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
En réponse à cet avis, la propriétaire inscrite a produit un affidavit souscrit par son président, James Burt. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Personne n’a demandé la tenue d’une audience.
M. Burt a déclaré que la propriétaire inscrite a vendu chacune des marchandises en cause au Canada pendant les trois ans de la période visée, et il a fourni des factures établies pendant cette période, qui mentionnent chacune des marchandises énumérées ci‑haut. L’inscrivante a fait valoir que la marque a également été employée en liaison avec ces marchandises parce qu’elle figure sur les factures qui, selon les déclarations de M. Burt, accompagnent les marchandises vendues. Toutefois, la marque ne figure pas dans le corps de la facture, comme on pourrait s’y attendre, mais dans le coin supérieur gauche. Il faut donc se demander si cette autre forme d’association de la marque aux marchandises donne un avis suffisant de cette association à la personne à qui la propriété ou la possession des marchandises est transférée.
Dans une décision encore inédite rendue le 31 mai 2007, dans une affaire relevant de l’article 45 qui concernait la marque déposée SEANIX visée par les enregistrements numéros 443,918 et 535,126, l’agente d’audition supérieure Savard a fait le commentaire suivant au sujet du placement de la marque de commerce dans le haut de la facture :
S’agissant de la présentation de la marque de commerce sur les factures, comme le déclare la décision Tint King of California Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1440, l’emploi d’une marque de commerce sur une facture peut ou ne peut pas être considéré un emploi en liaison avec les marchandises désignées dans la facture. Au paragraphe 32 de la décision Tint King of California, il a été conclu : « [l]a principale considération est celle de savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi ».
Dans le cas où la marque de commerce figure dans le corps de la facture, il est généralement admis que la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour désigner les marchandises. Toutefois, dans le cas où la marque de commerce figure à la partie supérieure de la facture, sans être employée dans le corps de la facture, cet emploi n’est généralement pas considéré comme un emploi de marque de commerce en liaison avec les marchandises faisant l’objet de la facture. Dans les décisions Goudreau Gage Dubuc & Martineau, Walker c. Niagara Mist Marketing Ltd., 78 C.P.R. (3d) 255, et Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Co., 51 C.P.R. (4th) 470, où la marque de commerce figurant à la partie supérieure des factures a été considérée comme un emploi satisfaisant aux conditions du paragraphe 4(1) de la Loi, il semble que les éléments de preuve n’avaient établi aucune marque de commerce en liaison avec les marchandises visées, que ce soit sur les marchandises, sur les emballages ou dans le corps des factures.
En l’espèce, la preuve établit que certains des produits que vend la titulaire de l’enregistrement portent la marque de commerce ou que la marque de commerce figure sur l’emballage de ces marchandises. De plus, certains produits sont désignés comme des articles « SEANIX » dans le corps des factures. Toutefois, d’autres produits énumérés dans les factures sont reliés à d’autres marques de commerce et d’autres encore ne sont identifiés à aucune marque de commerce. Par conséquent, comme la titulaire de l’enregistrement, semble-t-il, vend des marchandises en liaison avec la marque de commerce et des marchandises en liaison avec d’autres marques de commerce, je ne puis conclure que l’emploi de la marque de commerce à la partie supérieure des factures serait perçu comme un emploi de la marque de commerce dans la désignation des marchandises. Je crois plutôt que, selon toute vraisemblance, la marque de commerce qui figure à la partie supérieure des factures est associée aux points de vente en gros ou au détail de la titulaire de l’enregistrement, ce qui est en l’occurrence une preuve d’emploi en liaison avec des services. Par conséquent, la présence de la marque de commerce à la partie supérieure des factures n’est pas en l’espèce un élément de preuve admissible d’un emploi en liaison avec les marchandises.
Je relève aussi que, dans Messrs. Stewart McKelvey Stirling Scales c. Peninsula Farm Ltd., 2006 CarswellNat 4228 (C.O.M.C.), l’enregistrement a été maintenu sous le régime de l’article 45, bien que la marque ait été placée au haut de la facture, mais la propriétaire inscrite était la fabricante des marchandises et aucune autre marque de commerce ne figurait dans le corps des factures.
Après examen de la jurisprudence précitée, je conclus que la façon dont la marque de commerce est placée sur les factures ne satisfait pas aux exigences de l’article 4. La présence de la marque déposée dans la partie supérieure de la facture ne l’associe pas à une marchandise de façon à donner un avis suffisant de cette association, en particulier lorsque des marchandises énumérées dans le corps des factures de l’inscrivante portent une autre marque de commerce. Je constate en outre que M. Burt n’a donné aucun renseignement concernant la nature du commerce de l’inscrivante, par exemple s’il s’agit d’une entreprise de fabrication, de vente en gros, etc.
Comme l’a fait valoir la partie requérante, la présence de la marque en cause dans le haut de la facture peut constituer un emploi en liaison avec des services, mais en l’occurrence, l’enregistrement ne vise pas de services.
En conséquence, l’enregistrement numéroLMC344,524 sera radié en application du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 9 NOVEMBRE 2007.
Jill W. Bradbury
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce