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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 157
Date de la décision : 2013-09-24
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par The North Face Apparel Corp. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,380,323 pour la marque de commerce CIRCLE et Dessin au nom de Sanyang Industry Co., Ltd.
[1] Le 23 janvier 2008, Sanyang Industry Co., Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce CIRCLE et Dessin (la Marque), illustrée ci-dessous, fondée sur l'emploi au Canada depuis janvier 2006 en liaison avec un large éventail de marchandises et de services, y compris des vêtements.
[2] The North Face Apparel Corp. (l'Opposante) s'est opposée à l'enregistrement pour plusieurs motifs différents, y compris sur le fondement qu'il existe un risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques enregistrées de l'Opposante, SUMMIT SERIES et Dessin et S Dessin, lesquelles ont déjà été employées et sont devenues connues au Canada en liaison avec un large éventail d'accessoires et de vêtements de plein air depuis aussi tôt que 2000.
[3] Pour les raisons qui suivent, j'ai conclu que cette demande devait être accueillie, mais seulement concernant certaines marchandises et certains services, comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous.
Contexte
[4] La Requérante a produit la demande d'enregistrement no 1,380,323 pour la Marque, en liaison avec les marchandises et les services suivants :
MARCHANDISES : (1) Tondeuses à gazon;
tondeuses à gazon électriques; charrues; épandeuses d'engrais tractées;
appareils d'agriculture tractés, nommément herses, rouleaux, faucheuses,
moissonneuses; moteurs à combustion interne pour machines et pièces de rechange
connexes; transmissions de machines; engrenages de transmission pour machines;
transmission à variation continue; moteurs de bateaux; génératrices; raccords
pour machines; accouplements d'arbres non destinés aux véhicules terrestres;
manchon d'accouplement à denture; volants à inertie de machine; pièces de
véhicules, nommément cames; bielles pour moteurs et machines; pistons, pièces
de machines ou de moteurs; segments de piston; culasses de moteur; blocs
cylindres; capots; arbres à cames pour moteurs de véhicules; boîtes de vitesses
non conçues pour les véhicules terrestres; chaînes de transmission non conçues
pour les véhicules terrestres; garnitures de frein pour machines; pièces de
machines, nommément dispositifs d'ablocage de la pièce pour les applications
d'usinage de précision; poulies, c'est-à-dire pièces de machines; filtres à
air; filtres à huile; pièces de machines, nommément cylindres; filtres à
carburant; filtres à gaz pour moteurs; vérin pneumatique; injecteurs de
carburant; buses d'injection de carburant; embrayages de machines; pistons pour
cylindres; collecteurs d'échappement pour moteurs; pistons de moteur;
radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; silencieux pour moteurs;
convertisseurs catalytiques pour moteurs; vilebrequins; amortisseurs pour
machines; courroies de transmission pour machines et moteurs, pour applications
industrielles; courroies de ventilateur pour moteurs; autocollants; cartes;
enveloppes; produits finis en papier, nommément cartes d'anniversaire, cartes
d'invitation et cartes postales; feuilles de notes; livres; carnets; manuels;
photographies artistiques; calendriers; supports pour photographies; sacs en
papier; boîtes en carton ou en papier; colle pour le bureau ou la maison;
stylos; étuis à stylos; panneaux publicitaires en papier; drapeaux en papier;
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, jerseys, cravates, vêtements de
bain et gilets pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain; chemises;
vêtements de plage; vestes; tee-shirts; combinaisons; manteaux; livrées;
articles chaussants, nommément sandales et bottes pour hommes, femmes et
enfants; foulards; cravates; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et
bandeaux pour hommes et femmes, casques de moto pour hommes, femmes et enfants;
cache-oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées.
SERVICES :
(1) Conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de
renseignements concernant les produits; services de publicité, nommément
création d'identité de marque pour des tiers; agence d'importation et
d'exportation; emballage de marchandises; grands magasins de détail; services
de catalogue de vente par correspondance offrant des automobiles, des motos et
leurs accessoires; offre de services d'achat à domicile dans les domaines des
automobiles, des motos et de leurs accessoires au moyen de la télévision; services
de magasin de détail en ligne offrant des automobiles, des motos et leurs
accessoires; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et accessoires
vestimentaires; magasins de détail de mobilier; services de magasin de détail
dans le domaine des lunettes; services de magasin de détail offrant des
appareils électroniques et du matériel électronique; concessionnaires
automobiles; magasins de détail de pièces et d'accessoires automobiles; vente
dans les domaines des bijoux et des pierres précieuses; concessionnaires de
vélos; magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires de vélos;
services de magasin de détail offrant de la machinerie et de l'équipement;
concessionnaires de motos; magasins de vente au détail de pièces et
d'accessoires de motos.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la Marque, comme suit :
Le dessin est constitué d'un anneau extérieur étroit ombragé en noir et blanc. À l'intérieur de cet anneau se trouve un élément circulaire incomplet au centre duquel passe une bande ressemblant à un chevron. Cet élément circulaire est ombragé en noir et blanc. L'arrière-plan à l'intérieur de l'anneau est rouge.
[5] La demande a été annoncée le 3 mars 2010 et l'Opposante a produit une déclaration d'opposition le 30 avril 2010, fondée sur chacun des motifs d'opposition énoncés au paragraphe 38(3) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. La déclaration d'opposition a été modifiée le 21 août 2012. Les motifs d'oppositions tel qu'ils ont été modifiés sont présentés à l'annexe A ci-jointe. L'Opposante a invoqué le non-respect de l'article 30 de la Loi pour justifier certains de ces motifs d'opposition, tandis que les autres motifs reposent sur la détermination du risque de confusion entre la Marque et l'une des marques de commerce suivantes de l'Opposante, ou les deux :
Enregistrement no LMC812,425
Enregistrement no LMC676,997
[6] Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a) a été retiré par l'Opposante lors de l'audience.
[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant les motifs d'opposition.
[8] Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Christopher M. Turk, avocat général adjoint et secrétaire adjoint de l'Opposante. La Requérante a produit l'affidavit de Wen-Chieh (Andy) Huang, vice-directeur de la division de la commercialisation à l'étranger de la Requérante, ainsi qu'une copie certifiée de l'enregistrement no LMC730,213 de la Requérante.
[9] Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience.
Fardeau de preuve et dates pertinentes
[10] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante d'établir les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (CF 1re inst.) à la page 298; et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al. (2002), 20 C.P.R. (4e) 155 (CAF)].
[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes :
(a) alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) aux pp. 469-475 COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 à la page 432 (COMC)];
(b) alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision ‑[voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];
(c) alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(1) – la date de premier emploi revendiquée [voir le paragraphe 16(1) de la Loi];
(d) alinéa 38(2)d)/article 2 – ‑la date de production de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].
Article 30 – Non-respect
Non-respect de l'alinéa 30(i) de la Loi
[12] L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi parce que la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, compte tenu de l’enregistrement antérieur des marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin et S Dessin au nom de l’Opposante et des droits antérieurs de l’Opposante à l’égard de ces marques. Même si l'Opposante avait plaidé que la Requérante était au courant de l'existence des marques de commerce de l'Opposante au moment où elle a produit sa demande, le fait d'être au courant des marques de l'Opposante n'aurait pas nécessairement empêché la Requérante d'être convaincue qu'elle avait le droit d'employer sa marque, puisque la Requérante ne croyait pas que les marques créaient de la confusion.
[13] En outre, lorsqu'un requérant présente la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part du requérant [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à la page 155]. Comme ce n'est pas le cas en l'espèce, je rejette ce motif d'opposition.
Non-respect du paragraphe 30(b) de la Loi
[14] L'Opposante a allégué que la demande n'était pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, parce que la Requérante n'avait pas employé la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services énumérés dans la demande depuis la date alléguée, à savoir depuis au moins aussi tôt que janvier 2006.
[15] Il revient à priori à l'Opposante de prouver que la Requérante n'a pas respecté l'alinéa 30b). L’Opposante peut s'acquitter de ce fardeau au moyen non seulement de sa propre preuve, mais aussi de la preuve de la Requérante [Labatt Brewing Co c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) (CF 1re inst.) 216 à la page 230]. Toutefois, bien qu'elle puisse se fonder sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter de son fardeau initial relativement à ce motif, l'Opposante est dans l'obligation de démontrer que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec les prétentions exposées dans la demande de la Requérante [voir Ivy Lea Shirt Co c. 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 C.P.R. (4e) 562 à la page 565-6 (COMC), conf. par 11 C.P.R. (4e) 489 (CF 1re inst.)].
[16] Dans le cas qui nous occupe, l'Opposante s'est appuyée exclusivement sur la preuve de la Requérante pour s'acquitter du fardeau initial qui lui incombait. À cet égard, le plaidoyer de l'Opposante peut être résumé comme suit :
• la Requérante a seulement indiqué l'emploi de la Marque en liaison avec la vente de scooteurs et de motocyclettes au Canada entre 2007 et 2011 et aucun emploi en liaison avec les autres marchandises et services visés dans la demande;
• la Requérante n'a démontré aucun emploi de la Marque en date de janvier 2006;
• même si le déposant indique que, depuis 2009, la Requérante fournit, à des concessionnaires du Canada qui vendent les motocyclettes et les scooteurs de la Requérante, des vestes portant la Marque à des fins promotionnelles, aucune image de ces vestes n'a été fournie;
• même si les vestes fournies par la Requérante portaient bel et bien la Marque, la distribution de ces vestes en 2009 ne vient aucunement corroborer la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, à savoir janvier 2006;
• en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, l'offre de vestes portant la Marque à des fins promotionnelles ne constitue pas un emploi fait dans la pratique normale du commerce.
[17] Pour s'acquitter du fardeau qui lui incombait relativement à ce motif, l'Opposante semble s'être concentrée sur ce qui manquait dans l'affidavit Huang pour corroborer la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, plutôt que de souligner les éventuelles incohérences de la preuve produite par la Requérante. Si la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, en l'occurrence janvier 2006, présentait une incohérence manifeste, il aurait incombé à la Requérante d'appuyer favorablement la date telle qu'elle a été revendiquée.
[18] Il aurait, certes, été préférable que la Requérante fournisse des détails sur l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises et les services visés dans la demande remontant à janvier 2006, mais le fait qu’elle ne l’ait pas fait ne rend pas sa preuve incompatible. En outre, bien que je sois d'accord avec l'Opposante pour dire que l'offre, à des concessionnaires du Canada qui vendent les motocyclettes et les scooteurs de la Requérante, de vestes portant la Marque à des fins promotionnelles ne constitue pas un emploi de la Marque fait dans la pratique normale du commerce en vertu du paragraphe 4(1), le fait que la Requérante pourrait l'avoir fait ne signifie pas nécessairement que la Requérante n'a pas également employé la Marque de manière adéquate en liaison avec les vestes depuis la date de premier emploi revendiquée. Je ne peux donc pas conclure que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.
[19] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.
Alinéa 16(1)b) – Absence de droit à l'enregistrement
[20] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisque la Marque crée de la confusion avec la marque SUMMIT SERIES et Dessin de l'Opposante, pour laquelle celle-ci a produit une demande d'enregistrement au Canada le 12 juillet 2005.
[21] L'alinéa 16(1)b) exige de l'Opposante qu'elle ait produit une demande d'enregistrement de marque de commerce au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante (c.-à-d. janvier 2006). Le paragraphe 16(4) exige qu'une demande servant de fondement en vertu de l'article 16 soit pendante à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [voir Governor and Co of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Kmart Canada Ltd (1997), 76 C.P.R. (3d) 526 (COMC) à la page 528].
[22] La demande d'enregistrement de la marque de commerce produite par l'Opposante a donné lieu à un enregistrement le 12 novembre 2006. Par conséquent, bien que l'Opposante ait produit la demande d'enregistrement de sa marque de commerce au Canada avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, la demande de l'Opposante n'était pas pendante à la date de l'annonce de la demande de la Requérante (3 mars 2010). Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.
Alinéa 12(1)d) – Non-enregistrabilité
[23] L'Opposante a allégué que la Marque ne peut pas être enregistrée parce qu'elle crée de la confusion avec ses marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin, laquelle est visée dans l'enregistrement no LMC676,997 et S Dessin, laquelle est visée dans enregistrement no LMC812,425. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et j'ai consulté le registre des marques de commerce pour confirmer que les enregistrements de l'Opposante sont en vigueur [voir Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial relativement à ce motif.
[24] Comme l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, la Requérante doit donc établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante.
[25] J'évaluerai le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) en fonction de la confusion entre la Marque et la marque de commerce S Dessin, laquelle est visée dans l'enregistrement no LMC812,425, car j'estime que cette marque de commerce constitue l'argument le plus solide de l'Opposante. L'enregistrement no LMC812,425 concerne l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Sacs à dos, polochons, sacs à armature interne et à armature externe; sacs de couchage; tentes et accessoires pour tentes, nommément sacs de rangement pour tentes, doubles-toits, tapis en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente, et système de rangement de l'équipement au plafond; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pantalons, pantalons à glissière latérale, shorts, maillots, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, chandails, pulls, salopettes, sous-vêtements thermiques, articles chaussant, bas, collants, gants, mitaines, coquilles, coquilles une pièce, vêtements de ski, habits de ski, maillots de ski, vestes de ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, vêtements de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige, vêtements de pluie, vestes de pluie, pantalons de pluie. Bottes, nommément bottes de marche et de randonnée; chaussures, nommément chaussures d'escalade, de randonnée, de course en sentier, de sport et espadrilles. Couvre-chef, nommément chapeaux, casquettes, balaclavas, cache-cou, bandeaux, visières, bonnets.
[26] S’il s’avère qu’il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et l'enregistrement nos LMC812,425, la confusion ne sera pas davantage probable avec les autres marques enregistrées de l'Opposante. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de l’Opposante enregistrée sous le no LMC812,425 déterminera le sort du motif d’opposition invoqué en vertu de l’alinéa 12(1)d). Comme la majorité de la preuve de l'Opposante concerne les deux marques de commerce de l'Opposante, je ferai référence aux « marques de commerce de l'Opposante » au besoin.
Test en matière de confusion
[27] Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[28] Le test en matière de confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Comme l'a noté le juge Denault dans la décision Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 à la page 369.
Les marques de commerce doivent être examinées du point de vue du consommateur moyen qui a un souvenir général plutôt que précis de la marque précédente. Par conséquent, les marques ne doivent pas être découpées ni soumises à une analyse microscopique dans le but d'en évaluer les similitudes et les différences. Elles doivent plutôt être étudiées globalement; il faut évaluer leur effet sur le consommateur moyen en général.
[29] En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. On n'attribue pas nécessairement un poids égal à ces facteurs [voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (CSC) (Masterpiece).]
[30] Dans l'arrêt Masterpiece, la Cour suprême du Canada a affirmé que le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [voir aussi Beverley Bedding & Upholstery Co c. Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.) à la page 149, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70] et elle a décidé de commencer son analyse par ce facteur. Bien que la Cour suprême du Canada ait observé que la première portion d'une marque de commerce constitue la plus pertinente aux fins de distinction [voir aussi Conde Nast Publications c. Union des Editions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1re inst.)], elle est d'avis qu'il est préférable, au moment de comparer les marques, de se demander d’abord si les marques de commerce comportent un aspect particulièrement frappant ou unique.
[31] J’examinerai donc en premier lieu le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e).
Alinéa 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[32] Dans le cas qui nous occupe, il existe un fort degré de ressemblance entre la marque S Dessin de l'Opposante et la Marque dans leur présentation. À cet égard, les deux marques comportent un cercle unique avec un chevron au centre. La principale différence est que le chevron est à l'horizontale dans la Marque et à la verticale dans la marque de l'Opposante. Bien que l'on reconnaisse que la couleur ait été alléguée comme une caractéristique de la Marque, étant donné que l'Opposante peut utiliser n'importe quelle couleur en liaison avec sa marque, ce fait ne vient pas réduire le degré de ressemblance entre les marques.
[33] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire qu'il existe certaines différences dans les idées que les marques suggèrent. À cet égard, le chevron vertical qui figure dans les marques de l'Opposante suggère l'idée d'une montagne ou d'un sommet. Cette association correspond aux vêtements et à l'équipement que vend l'Opposante pour des activités comme l'escalade, l'alpinisme, le ski et la planche à neige extrêmes, lesquelles supposent toutes la présence de montagnes ou de collines. Puisque le chevron qui figure dans la Marque est horizontal (c.-à-d. qu'il pointe vers la droite plutôt que vers le haut) et qu'il est utilisé pour des marchandises et des services différents, l'idée que suggère la Marque est différente de celle que suggère la marque de l'Opposante.
Alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[34] Les marques des deux parties présentent un caractère distinctif inhérent puisqu'il s'agit de dessins uniques. La Marque a un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de l'Opposante, puisqu'elle ne suggère pas la nature de ses marchandises et services connexes, tandis que le chevron de la marque de l'Opposante, comme indiqué précédemment, pourrait être perçu comme représentant une montagne, ce qui fait référence au genre d'entreprise de l'Opposante.
[35] La force d'une marque de commerce peut être accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou l'utilisation. Je vais maintenant examiner la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.
[36] Dans son affidavit, M. Turk indique que l'Opposante, par l'entremise de sa société sœur qui exploite VF Outdoor Inc., conçoit, fabrique, offre et vend des vêtements d'extérieur ainsi que de l'équipement et des vêtements d'escalade, d'alpinisme, de ski et de planche à neige extrême, de course d'endurance et d'exploration. Les ventes de ces marchandises au Canada en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante ont varié de 2 023 000 $ à 9 910 000 $ entre 2004 et 2011. Il note aussi que les dépenses en publicité au Canada entre 2000 et 2011 ont varié de 14 253 $ à 757 551 $. Des exemples représentatifs d'annonces affichant les marques de l'Opposante, publiées dans des numéros des revues Backpacker et Outsider (entre octobre 2007 et novembre 2010) sont joints à son affidavit en tant que pièce H.
[37] La Requérante soutient que la preuve n'indique pas que l'Opposante a accordé de licence d'emploi de ses marques à VF Outdoor Inc. et aucune preuve ne nous permet de conclure qu'une telle relation existe. J'abonde dans ce sens. Le fait que VF Outdoor Inc. soit une société sœur de l'Opposante ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'une licence au sens de l'article 50. Puisque les marques de l'Opposante ont été employées par un tiers non licencié, on ne peut conclure qu'elles ont acquis un caractère distinctif entre les mains de l'Opposante.
[38] En ce qui concerne le caractère distinctif acquis de la Marque au Canada, la preuve qu'a produite le déposant M. Huang fournit l'information suivante :
• la Requérante a vendu plus de 1 000 scooteurs et motocyclettes au Canada portant la Marque entre 2007 et 2011;
• en 2009, la Requérante a fourni à des fins promotionnelles, des vestes portant la Marque à des concessionnaires au Canada qui vendaient ses scooteurs et ses motocyclettes;
• la Marque est affichée sur le site Web canadien de la Requérante depuis 2008;
• la Marque est affichée sur le site Web de Canada Motor Importation Inc.'s (le distributeur de la Requérante) depuis 2007.
[39] À cette étape-ci, il convient de noter que la Requérante détient déjà un enregistrement pour une marque identique (LMC730,213) en liaison avec, entre autres, des motocyclettes et des scooteurs. Bien que la preuve démontre que la marque enregistrée de la Requérante pourrait être devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec des motocyclettes et des scooteurs, il n'y a que peu de preuves, voire aucune, qui démontrent l'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises ou les services visés dans la demande. Je conclus donc que la Marque n'est pas devenue connue dans une mesure suffisante au Canada en liaison avec les marchandises et les services visés dans la demande.
Alinéa 6(5)b) – La période d'emploi des marques de commerce
[40] Même si la marque de l'Opposante est employée depuis plus longtemps que la Marque, étant donné que l'emploi démontré par l'Opposante ne s'applique pas en sa faveur, ce facteur est favorable à la Requérante.
Alinéas 6(5)c) – Le genre de marchandises, services ou entreprises; et d) la nature du commerce
[41] Mon appréciation de ce facteur est fonction de l’examen de l’état déclaratif des marchandises et des services du Requérant tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement par rapport aux marchandises visées par les enregistrements de l’Opposant [voir Esprit International c. Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 C.P.R. (3d) 89 (COMC)].
[42] Les marchandises de l'Opposante ne sont pas les mêmes que celles auxquelles font référence les marchandises et les services de la Requérante. À cet égard, la marque de l'Opposante est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec des vêtements d'extérieur, de l'équipement et des chaussures pour l'escalade, l'alpinisme, le ski et la planche à neige extrêmes, la course d'endurance et l'exploration, tandis que les marchandises et les services de la Requérante comprennent et concernent divers types de machines, moteurs, véhicules et leurs pièces. Cependant, la description des marchandises de la Requérante est suffisamment large pour inclure des vêtements, ce qui cause un certain recoupement des marchandises et des services des deux parties. Je suis donc d'accord avec l'Opposante pour dire qu'il existe un recoupement entre ses marchandises et les marchandises suivantes de la Requérante :
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, cravates, vêtements de bain et gilets pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain, chemises; vêtements de plage; maillots; tee-shirts; combinaisons; manteaux; livrées; articles chaussants, nommément sandales et bottes pour hommes, femmes et enfants; foulards; cravates; couvre-chef, nommément casquettes de baseball et bandeaux pour hommes et femmes et casques de moto pour hommes, femmes et enfants; cache-oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées.
[43] Je ne suis toutefois pas d'accord avec l'Opposante pour dire que les marchandises que sont les casques de moto pour hommes, femmes et enfants viennent recouper les marchandises de l'Opposante. À cet égard, je suis d'accord avec la Requérante pour dire que ces marchandises ne sont aucunement liées à la nature de l'entreprise de l'Opposante, particulièrement du fait que la nature de l'entreprise de l'Opposante ne concerne pas les véhicules motorisés.
[44] En ce qui a trait aux services de la Requérante, M. Turk indique que les services suivants visés dans la demande « préoccupent » l'Opposante :
Conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de renseignements concernant les produits; services de publicité, nommément création d'identité de marque pour des tiers; agence d'importation et d'exportation; emballage de marchandises; grands magasins de détail; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et accessoires vestimentaires; magasins de détail dans le domaine des lunettes.
[45] La Requérante fait valoir que cette préoccupation n'est pas fondée, puisqu'il n'existe aucune preuve que l'Opposante a fourni l'un ou l'autre des services en liaison avec ses marques, et que ses marques ne sont pas enregistrées aux fins d'emploi en liaison avec l'un ou l'autre des services. La Requérante souligne également que comme la plupart de ses marchandises concernent des véhicules motorisés et les accessoires connexes, lesquels ne recoupent pas les marchandises de l'Opposante qui sont des vêtements d'extérieur et de l'équipement haute performance, il s'ensuit que les services susmentionnés ne recoupent pas les marchandises de l'Opposante.
[46] Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les services susmentionnés ne recoupent pas les marchandises de l'Opposante. Cependant, étant donné que les vêtements vendus par l'Opposante pourraient être annoncés et vendus dans les boutiques de la Requérante, je conviens que les marchandises de l'Opposante et les services de la Requérante sont reliés.
[47] En ce qui a trait aux réseaux commerciaux des parties, l'Opposante vend ses produits au Canada par l'entremise de divers points de vente, y compris ses propres boutiques The North Face, des détaillants spécialisés dans l'alpinisme, la randonnée, la course et les sports d'hiver; les principaux détaillants d'articles de sport; des chaînes de magasins spécialisés dans le plein air et des détaillants en ligne. En revanche, les marchandises de la Requérante sont distribuées au Canada par Canada Motor Importation Inc. et vendues dans diverses concessions.
[48] La Requérante fait valoir que, comme ses marchandises ne sont ni fournies ni offertes pour la vente dans les types de magasins de vente au détail spécialisés dans le plein air où sont vendus les produits de l'Opposante, il y a peu de risque de recoupement entre les réseaux commerciaux utilisés par la Requérante et l'Opposante. Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire qu'il ne semble pas que les réseaux commerciaux des parties se recoupent à la lumière de l'emploi actuel démontré par la Requérante à ce jour, la Cour suprême nous rappelle dans l'arrêt Masterpice que l’accent doit être mis sur les modalités stipulées dans la demande d’enregistrement des marques de commerce et sur « ce que l’enregistrement permettrait [à la Requérante] de faire, et non pas ce [qu’elle] fait actuellement ». Par conséquent, je conclus que les réseaux commerciaux utilisés par les parties concernant les marchandises et les services qui se recoupent peuvent se recouper.
Circonstances de l'espèce – Coexistence entre les marques de commerce
[49] Comme circonstance en l'espèce, la Requérante a produit une preuve de coexistence entre la marque de l'Opposante et la Marque, tant au Canada qu'à l'étranger. La Requérante souligne que son enregistrement no LMC730,213 au Canada de même que sa présente demande sont fondés sur un emploi au Canada qui remonte à aussi tôt que 2006. La Requérante soutient que cela démontre que la Marque et la marque de l'Opposante pourraient avoir coexisté au Canada sans preuve de confusion, et ce, pendant près de six ans.
[50] Il n’est évidemment pas nécessaire pour l’Opposante de prouver la confusion pour que je puisse conclure à l’existence d’une probabilité de confusion, mais cette absence de confusion en dépit du recoupement des services et des réseaux commerciaux pourrait mener à une conclusion défavorable quant aux allégations de l’Opposante [voir Monsport Inc c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) ltée (1988), 22 C.P.R. (3d) 356 (C.F. 1re inst.); Mercedes-Benz AG c. Autostock Inc (1996), 69 C.P.R. (3d) 518 (COMC)]. Dans le cas qui nous occupe, même si les marques ont coexisté pendant six ans, l'absence de preuve indiquant que la Marque a été employée au Canada dans quelque mesure que ce soit en liaison avec des marchandises et des services qui se recoupent m'empêche de tirer une conclusion défavorable.
[51] La Requérante soutient aussi qu'il est important de noter qu'elle a enregistré la Marque dans de nombreux pays du monde et que la Marque coexiste avec les marques de l'Opposante à l'étranger, sans qu'aucune preuve de confusion n'ait été présentée à l'étranger. Toutefois, étant donné qu'il peut y avoir des facteurs justifiant le co-enregistrement des marques dans une juridiction étrangère, facteurs qui n'existent pas au Canada (p. ex. des différences dans la loi ou l'état du registre), peu d'importance est accordée à la coexistence de marques dans les registres de marques de commerce étrangers [voir Quantum Instruments, Inc c. Elinca SA (1995), 60 C.P.R. (3d) 264 (COMC) à la page 268-9]. Il est également important de noter que l'article 19 de la Loi n'accorde pas au propriétaire d'un enregistrement le droit automatique d'obtenir d'autres enregistrements pour les mêmes marques ou pour des marques semblables; voir Groupe Lavo Inc c. Procter & Gamble Inc (1990),32 C.P.R. (3d) 533 (COMC) à la page 538.
Conclusion concernant la probabilité de confusion
[52] La question consiste à savoir si le consommateur canadien type, qui a un mauvais souvenir de la marque de commerce S Dessin de l'Opposante employée en liaison avec des vêtements d'extérieur et de l'équipement haute performance pourrait, en voyant la Marque employée en liaison avec les marchandises et les services visés dans la demande, supposer selon son impression immédiate que les marchandises et les services proviennent de la même source.
[53] Ayant pris en considération l'ensemble des circonstances en l'espèce, particulièrement le recoupement de la nature des marchandises et des activités des parties et le fort degré de ressemblance entre les marques dans leur présentation, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, c.-à-d. de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l'Opposante en ce qui concerne les marchandises et les services suivants (marchandises et services qui se recoupent) :
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, cravates, vêtements de bain et gilets pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain, chemises; vêtements de plage; maillots; tee-shirts; combinaisons; manteaux; livrées; articles chaussants, nommément sandales et bottes pour hommes, femmes et enfants; foulards; cravates; couvre-chef, nommément casquettes de baseball et bandeaux pour hommes et femmes et casques de moto pour hommes, femmes et enfants; cache-oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées.
Conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de renseignements concernant les produits; services de publicité, nommément création d'identité de marque pour des tiers; agence d'importation et d'exportation; emballage de marchandises; grands magasins de détail; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et accessoires vestimentaires; magasins de détail dans le domaine des lunettes.
[54] En ce qui concerne les autres marchandises et services, la différence dans la nature des marchandises et des activités est suffisante pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. Par conséquent, je rejette le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qui concerne les autres marchandises et services.
[55] Pour arriver à ma conclusion, je n’ai pas tenu compte de la validité de l’enregistrement de la marque de commerce de l’Opposante, mais seulement de la portée de la protection à laquelle elle pourrait avoir droit [voir Molson Canada 2005 c. Anheuser-Busch, Incorporated, (2010), 82 C.P.R. (4th) 169 (CF)]. En d’autres termes, j’estime que la protection à accorder à la marque S Dessin de l’Opposante ne doit pas être étendue au point d’empêcher les tiers d’employer un dessin semblable en liaison avec des marchandises et des services qui ne sont pas du tout liés aux marchandises de l'Opposante.
[56] À la lumière de ce qui précède, j'accueille le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi relativement aux marchandises et aux services qui se recoupent uniquement.
Alinéa 16(1)a) – Droit
[57] En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 16(1)a), il revient à priori à l'Opposante de démontrer qu'elle a employé ou fait connaître sa marque de commerce avant la date de premier emploi revendiquée par la Requérante. Comme l'Opposante n'a pas démontré aucun emploi, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié respectant les exigences prévues à l'article 50 de la Loi, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et donc, le motif invoqué en vertu de l'alinéa(1)a) est rejeté.
Alinéa 38(2)d) – Caractère non distinctif
[58] En ce qui concerne le caractère distinctif, il n'est pas utile de déterminer si un tiers qui emploie la marque de l'Opposante détient une licence qui l'autorise à le faire. Ce que l'Opposante doit toutefois démontrer c'est que la marque de commerce S Dessin est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc c. No 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 à la page 58 (CF 1re inst.); Re Andres Wines Ltd and E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (CAF); et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (CAF)]. À la lumière de la preuve fournie, je suis convaincue que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.
[59] Ce motif dépend également de la détermination du risque de confusion. Mes conclusions relatives au motif invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) s'appliquent, pour la plupart, à ce motif également. Ce motif est donc accueilli en ce qui concerne les marchandises et les services qui se recoupent.
Règlement
[60] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette la demande relativement aux marchandises et aux services suivants :
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, cravates, vêtements de bain et gilets pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain, chemises; vêtements de plage; maillots; tee-shirts; combinaisons; manteaux; livrées; articles chaussants, nommément sandales et bottes pour hommes, femmes et enfants; foulards; cravates; couvre-chef, nommément casquettes de baseball et bandeaux pour hommes et femmes et casques de moto pour hommes, femmes et enfants; cache-oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées.
Conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de renseignements concernant les produits; services de publicité, nommément création d'identité de marque pour des tiers; agence d'importation et d'exportation; emballage de marchandises; grands magasins de détail; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et accessoires vestimentaires; magasins de détail dans le domaine des lunettes.
[61] Je rejette l'opposition relativement aux marchandises et services en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1re inst.) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].
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Cindy R. Folz
Commissaire
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, Trad. a
ANNEXE A
Motifs d'opposition
Alinéas 38(2)a)/30a)
Aux termes de l'alinéa 38(2)a), la Demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) en ce sens que la Requérante n'a pas fourni d'énoncé des marchandises et des services rédigé dans des termes ordinaires du commerce en liaison avec les marchandises et les services pour lesquels la marque a été employée.
Alinéas 38(2)a)/30b)
Aux termes de l'alinéa 38(2)a), la Demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) en ce sens que la Requérante, par elle-même ou par l'entremise d'un licencié, n'avait pas employé la Marque en date de janvier 2006 en liaison avec les marchandises et les services, tels qu'ils sont énumérés dans la Demande.
Alinéas 38(2)a)/30i)
Aux termes de l'alinéa 38(2)a), la Demande n'est pas conforme avec l'alinéa 30i), puisque la Requérante ne pouvait pas être convaincue, à la date de production de la Demande pour la Marque, soit le 23 janvier 2008, qu'elle avait le droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises et les services figurant dans la Demande, étant donné que la Requérante connaissait, ou aurait dû connaître, au préalable les marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin (enr. no LMC676,997) et S Dessin, lesquelles avaient déjà été employées au Canada en liaison avec les marchandises suivantes
Sacs à dos, polochons, sacs à armature interne et à armature externe; sacs de couchage, sous-tapis pour sacs de couchage et sacs de bivouacs, nommément un type de sac de couchage normalement utilisé en liaison avec un sac de couchage conventionnel, qui élimine la nécessité d'utiliser une tente pour le camping extérieur; mâts et piquets de tente non faits de métal; tentes et accessoires pour tentes, nommément sacs de rangement pour tentes, doubles-toits, tapis en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente, et plateforme de 10 pi pour le rangement de l'équipement; vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, maillots, coquilles une pièce, coquilles, mitaines, gants, chapeaux, vêtements de pluie, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements thermiques et chandails; bottes nommément bottes de marche et de randonnée; articles chaussants, nommément chaussure de marche, de randonnée, de course en sentier, de sport, espadrilles et pantoufles; vires et chaises portatives pour l'escalade.
Plus précisément, la Requérante devait savoir qu'elle n'avait pas le droit d'employer la Marque en liaison avec les marchandises et les services figurant dans la Demande puisqu'un tel emploi aurait probablement créé de la confusion sur le marché avec les marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin et S Dessin.
Alinéa 38(2)b)/12(1)d)
Aux termes de l'alinéa 38(2)b), la Marque de la Requérante ne peut pas être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)d), en ce sens que la Marque créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin (enr. no LMC676,997) et S Dessin (no LMC812,425) préalablement enregistrées par l'Opposante.
Alinéa 38(2)c)/16(1)a)
Aux termes de l'alinéa 38(2)c), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens que, en vertu de l'alinéa 16(1)a), la Marque créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin et S Dessin, qui avaient déjà été employées au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :
Sacs à dos, polochons, sacs à armature interne et à armature externe; sacs de couchage, sous-tapis pour sacs de couchage et sacs de bivouacs, nommément un type de sac de couchage normalement utilisé en liaison avec un sac de couchage conventionnel, qui élimine la nécessité d'utiliser une tente pour le camping extérieur; mâts et piquets de tente non faits de métal; tentes et accessoires pour tentes, nommément sacs de rangement pour tentes, doubles-toits, tapis en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente, et plateforme de 10 pi pour le rangement de l'équipement; vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, maillots, coquilles une pièce, coquilles, mitaines, gants, chapeaux, vêtements de pluie, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements thermiques et chandails; bottes nommément bottes de marche et de randonnée; articles chaussants, nommément chaussure de marche, de randonnée, de course en sentier, de sport, espadrilles et pantoufles; vires et chaises portatives pour l'escalade.
Alinéa 38(2)c)/16(1)b)
Aux termes de l'alinéa 38(2)c), la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en ce sens que, en vertu de l'alinéa 16(1)b), la Marque créait, à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec la marque de commerce SUMMIT SERIES et Dessin pour laquelle un enregistrement avait déjà été demandé au Canada par The North Face Apparel Corp. le 12 juillet 2005 (demande no 1,264,452) et qui a été enregistrée le 16 novembre 2006 sous le numéro d'enregistrement LMC676,997 aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Sacs à dos, polochons, sacs à armature interne et à armature externe; sacs de couchage, sous-tapis pour sacs de couchage et sacs de bivouacs, nommément un type de sac de couchage normalement utilisé en liaison avec un sac de couchage conventionnel, qui élimine la nécessité d'utiliser une tente pour le camping extérieur; mâts et piquets de tente non faits de métal; tentes et accessoires pour tentes, nommément sacs de rangement pour tentes, doubles-toits, tapis en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente, et plateforme de 10 pi pour le rangement de l'équipement; vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, salopettes, maillots, coquilles une pièce, coquilles, mitaines, gants, chapeaux, vêtements de pluie, coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements thermiques et chandails; bottes nommément bottes de marche et de randonnée; articles chaussants, nommément chaussure de marche, de randonnée, de course en sentier, de sport, espadrilles et pantoufles; vires et chaises portatives pour l'escalade.
Alinéa 38(2)d) et article 2
Aux termes de l'alinéa 38(2)d), la Marque ne présente pas de caractère distinctif au sens de l'article 2, en ce sens que la Marque ne se distingue pas réellement les marchandises et les services de la Requérante, tels qu'ils figurent dans la Demande, de ceux des autres, y compris ceux de l'Opposante; elle n'est pas non plus adaptée à distinguer, ni ne distingue, les marchandises de la Requérante, telles qu'elles figurent dans la Demande, des marchandises des autres, y compris celles de l'Opposante.
L'Opposante affirme, et le fait est, qu'en raison des marques de commerce SUMMIT SERIES et Dessin et S Dessin et de leurs enregistrements, marques ayant déjà été employées au Canada, la Marque ne peut pas servir à distinguer les marchandises et les services de la Requérante.