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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 186
Date de la décision : 2014-08-29
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP, visant l'enregistrement no LMC137,134 de la marque de certification BRAZIER au nom de American Dairy Queen Corporation
[1] Le 30 mars 2012, à la demande de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à American Dairy Queen Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC137,134 de la marque de certification BRAZIER (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :
•
[traduction]
Mets préparés; boissons mélangées à base de lait glacé; boissons mélangées à
base de crème glacée; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; café;
thé; lait; boissons gazeuses gazéifiées et (sic) non gazéifiées.
• Services de restaurant; services de restaurant en lien avec l'établissement, la construction, l'entretien, l'exploitation et la promotion d'une chaîne d'entreprises de restauration exploitées sous licence.
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 30 mars 2009 au 30 mars 2012.
[4] Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
[5] L'article 2 de la loi définit une marque de certification comme suit :
« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;
c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;
d) soit la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.
[6] En outre, l'article 23(2) de la Loi porte que :
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à employer la marque en liaison avec des marchandises ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé en être l’emploi par le propriétaire.
[7]
En l'espèce, la norme définie est énoncée dans
l'enregistrement : [traduction]
« Que de telles marchandises soient vendues par des licenciés en règle
nommés par le requérant et conformément aux spécifications établies par le
requérant. Que de tels services soient exécutés par des licenciés en règle
nommés par le requérant et conformément aux spécifications établies par le
requérant. »
[8] Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener et al. (2004), 31 CPR (3d) 270 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.
[9] En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire a produit l'affidavit de Kerry Olson, vice-présidente et avocate générale adjointe de International Dairy Queen, Inc., souscrit le 29 octobre 2012. Seule la propriétaire a produit des représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.
[10] Bien que la preuve et les représentations présentées par la Propriétaire en l'espèce soient essentiellement les mêmes que celles présentées dans le cadre des procédures en vertu de l'article 45 qui ont été engagées concurremment à l'égard des enregistrements no LMC166,350, LMC168,489, LMC167,008 et LMC168,409 des marques de commerce BRAZIER et BRAZIER & Dessin, une décision distincte sera rendue relativement à ces enregistrements.
Preuve produite par la Propriétaire
[11] Il appert de la preuve produite que la Propriétaire exploite diverses franchises de restauration rapide au Canada et aux États-Unis sous diverses marques de commerce, y compris DAIRY QUEEN, ORANGE JULIUS, et DAIRY QUEEN/BRAZIER. Dans sa description de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, Mme Olson explique que la Propriétaire a concédé à Dairy Queen Canada Inc. [DQC] une licence l'autorisant à employer la Marque au Canada et à accorder des sous-licences d'emploi de la Marque au Canada. À son tour, DQC a concédé à ses franchisés au Canada une licence les autorisant à employer la Marque.
[12] Mme Olson atteste que la Propriétaire est une filiale en propriété exclusive de sa société, International Dairy Queen, Inc. Elle explique que DQC est également une filiale en propriété exclusive de International Dairy Queen, Inc. et, comme pièce B, a joint à son affidavit un [traduction] « Accord territorial » démontrant que la Propriétaire et DQC sont affiliées à titre de sociétés sœurs.
[13] Mme Olson atteste également que la Propriétaire contrôle indirectement les caractéristiques et la qualité des marchandises et des services liés à la Marque. Pour appuyer ses dires, elle a fourni, comme pièce D, un exemple [traduction] d'« Accord d'exploitation » qui expose, entre autres choses, la relation entre la Propriétaire et DQC. Cet accord comprend des renseignements concernant le contrôle que la Propriétaire exerce sur les marchandises et les services fournis par les franchisés de DQC afin que les marchandises et services soient conformes à la norme définie établie dans l'enregistrement.
[14] En conséquence, suivant les dispositions de l'article 23(2) de la Loi, l'emploi par les franchisés est réputé être l'emploi par la Propriétaire. Dans tous les cas, compte tenu des déclarations de Mme Olson et des pièces produites à l'appui, je suis convaincu que tout emploi de la Marque effectué par les franchisés autorisés de DQC pendant la période pertinente bénéficie à la Propriétaire conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi.
[15] Pour ce qui est de la question de savoir si la Marque a été employée en liaison avec les marchandises et les services spécifiés dans l'enregistrement, les autres pièces jointes à l'affidavit de Mme Olson qui sont pertinentes en l'espèce sont les suivantes :
• La pièce C est un document que Mme Olson décrit comme un [traduction] « Rapport sur l'affichage », selon lequel 27 restaurants de la franchise Dairy Queen/Brazier répartis dans l'ensemble du Canada affichaient la Marque pendant la période pertinente.
• La pièce E est une série de photographies montrant les enseignes extérieures de six restaurants canadiens de la franchise Dairy Queen/Brazier. Les enseignes comprennent deux éléments; le logo DAIRY QUEEN, qui figure au-dessus ou à côté du logo BRAZIER, et le logo BRAZIER, qui, à certains endroits, est affiché sur un fond jaune distinct. Seule une des photos est datée, mais Mme Olson atteste que les photos ont été prises pendant la période pertinente.
• La pièce F est une autre série de photographies qui, atteste Mme Olson, sont représentatives de la façon dont les restaurants de la franchise qui offrent un service à l'auto affichent la Marque. Une des photos contenues dans la pièce F est reproduite ci-dessous :
• La pièce G est un [traduction] « Document d'information sur la franchise » daté du 7 avril 2011 qui, atteste Mme Olson, [traduction] « est fourni aux franchisés potentiels au Canada »; il semble que ce document expose les droits et les responsabilités des franchisés. Je souligne qu'il est indiqué, à la page 5 de cette pièce, que la Propriétaire a entrepris d'éliminer graduellement les franchises Brazier au profit de restaurants DQ Grill & Chill : [traduction] « …DQC n'offre plus de nouvelles franchises Dairy Queen®/Limited Brazier® en date du présent Document d'information… »; on trouve également, à la page 6, le passage suivant : [traduction] « DQC a octroyé des franchises à des tiers au Canada aux fins de l'exploitation de … l'entreprise Brazier® de 1963 à 2004, et de l'entreprise Dairy Queen®/Limited Brazier® depuis 1973 ». Le document comprend toutefois des exemples de menus proposant un large éventail d'aliments et de boissons.
Emploi de la Marque en liaison avec les services
[16] Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que les photographies des enseignes extérieures (pièces E et F) montrent que la Marque était suffisamment liée aux services de restaurant exécutés par ses licenciés pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'un emploi au sens de l'article 4 de la Loi. Je suis d'accord et j'admets que l'affichage de la marque BRAZIER sur l'enseigne extérieure des franchisés de DQC constitue un affichage de la Marque en liaison avec les services tels qu'ils sont décrits dans l'enregistrement.
[17] À cet égard, j'estime qu'une interprétation stricte du terme « en lien avec » ne serait pas appropriée en l'espèce. Bien que l'« établissement » et la « construction » de certaines franchises de la chaîne puissent être la responsabilité de la Propriétaire, les services de restaurant exécutés « en lien avec » la chaîne seraient ceux des franchisés. En outre, bien qu'il y ait assurément un recoupement, une distinction peut être établie entre les « services de restaurant » généralement exécutés par un franchisé et les « services de restaurant [exécutés] en lien avec … une chaîne ».
[18] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la marque en liaison avec les services qui sont décrits dans l'enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Emploi de la Marque en liaison avec les marchandises
[19] En ce qui concerne les marchandises, la Propriétaire soutient qu'il y a emploi de la Marque lorsque cette dernière est « liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». À cet égard, la Propriétaire invoque certaines décisions antérieures à l'appui de sa prétention selon laquelle les enseignes BRAZIER extérieures montrées aux pièces E et F sont suffisante pour satisfaire à l'exigence de liaison énoncée à l'article 4(1) de la Loi, car elles sont visibles au moment du transfert de tout produit alimentaire commandé par les clients.
[20] Quant à la question de savoir si des transferts des marchandises ont réellement eu lieu pendant la période pertinente, la Propriétaire n'a fourni ni factures ni chiffres de vente pour démontrer que des produits alimentaires donnés ont bel et bien été vendus. La seule déclaration que fait Mme Olson pour indiquer que des produits alimentaires et des boissons ont été transférés à des clients pendant la période pertinente est la suivante : [traduction] « les Marques enregistrées étaient affichées bien en vue pendant la Période pertinente et les clients pouvaient les voir pendant qu'ils commandaient, payaient et recevaient des aliments et boissons, nommément… »; Mme Olson énumère ensuite ces produits, lesquels figurent parmi ceux décrits dans l'état déclaratif des marchandises.
[21] La preuve à cet égard est limite et m'inspire un sentiment comparable à celui exprimé par le registraire dans MacBeth & Johnson c Dylex Ltd, (1997) CarswellNat 3442 (COMC) :
[traduction]
J'aviserai l'inscrivant que la preuve fournie en l'espèce satisfait tout juste
au niveau de preuve exigé dans le cadre d'une procédure en vertu de
l'article 45. Le … affidavit
est vague à plusieurs égards, en particulier sur la question de savoir quelles
marchandises, parmi celles décrites dans l'enregistrement, ont été vendues
pendant la période pertinente … Je comprends mal pourquoi l'inscrivant a pris le risque de laisser
au registraire le soin d'inférer des réponses au sujet de ces questions, alors
qu'il aurait pu facilement présenter les faits pertinents … Bien que j'aie conclu que l'emploi a été
établi … Je ne suis pas parvenu
à cette conclusion sans difficulté, car la preuve fournie en l'espèce est
vraiment limite. [au paragraphe 26]
[22] Néanmoins, et bien que la Propriétaire ne fournisse aucun détail en ce qui concerne la quantité de marchandises vendues ou la façon dont les marchandises ont été vendues, il est raisonnable d'inférer qu'au moins une certaine quantité d'aliments et de boissons a été vendue compte tenu du nombre de franchises qui étaient en exploitation pendant la période pertinente [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF), qui porte que des inférences raisonnables peuvent être tirées des déclarations d'un déposant]. En outre, aucun type particulier d'éléments de preuve n'est exigé dans le cadre de ces procédures et l'absence de factures n'est pas nécessairement fatale [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst.)]. Toutefois, en ce qui concerne le « lait » et les « boissons gazeuses », pour les raisons exposées ci-dessous, je ne suis pas disposé à conclure que les transferts de ces produits ont nécessairement été effectués en liaison avec la Marque.
[23] En l'espèce, l'affidavit de Mme Olson fait uniquement mention des enseignes extérieures; il est muet en ce qui concerne les affiches et les présentoirs intérieurs. À ce titre, la Propriétaire invoque son enseigne pour établir la liaison avec les aliments et boissons commandés par les clients, faisant valoir que ces derniers voyaient l'enseigne lorsqu'ils passaient et recevaient leur commande au service à l'auto. La jurisprudence que la Propriétaire cite dans ces représentations écrites est axée sur les enseignes intérieures ou sur les présentoirs de marchandises en magasin. À titre d'exemple, il a été conclu dans l'une des affaires citées que l'utilisation d'un « shelf-talker », un présentoir intérieur qui contient des marchandises et des coupons arborant une marque de commerce, est suffisante pour établir l'emploi de cette marque de commerce [General Mills Canada Ltd c Procter & Gamble Inc (1985), 6 CPR (3d) 551 (COMC)]. Dans une autre des affaires citées par la Propriétaire, il a été conclu qu'une vitrine de présentation sécurisée qui contenait des lunettes de soleil et arborait la marque de commerce pertinente était suffisante pour établir l'emploi [Canadian Council of Professional Engineers c Randolph Engineering Inc (2001), 19 CPR (4th) 259 (COMC)].
[24] Le registraire a toutefois statué antérieurement que, dans un contexte de restauration, l'affichage d'une marque de commerce sur une enseigne est uniquement suffisant pour établir l'emploi en liaison avec les produits alimentaires qui sont préparés sur place [voir Oyen Wiggs Green & Mutala c Aimers (1998), 86 CPR (3d) 89 (COMC)]. Le registraire a jugé que certains produits, comme les boissons, arboreraient leur propre marque de commerce et que, par conséquent, les clients ne les associeraient pas nécessairement à la marque de commerce en question. Il s'agit d'une situation semblable à celle qui prévaut dans un magasin à rayons où les marchandises offertes en vente ne sont pas nécessairement liées au détaillant lui-même.
[25] En l'espèce, la Propriétaire n'a pas fourni d'éléments de preuve concernant l'emballage des aliments et boissons commandés par les clients ou la façon dont ces derniers étaient présentés aux clients. Dans ces circonstances, il m'est difficile de conclure que la Marque aurait nécessairement été liée aux marchandises au moment du transfert. Comme dans MacBeth & Johnson, précitée, je me demande pourquoi la Propriétaire prendrait le risque de laisser au registraire le soin d'inférer des réponses relativement à de telles questions.
[26] Néanmoins, en l'absence de représentations de la part de la Partie requérante et compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis disposé à tirer certaines inférences favorables à la Propriétaire [conformément à Eclipse International, précitée]. À cet égard, je souligne que le document de franchisage joint comme pièce G comprend des menus qui proposent certains aliments et boissons, tels des hamburgers et des boissons frappées. Il va de soi que de tels produits alimentaires auraient été préparés sur place et seraient, par conséquent, associés à la Marque figurant sur l'enseigne [selon Aimers, précitée]. Ces marchandises seraient les suivantes : mets préparés; boissons mélangées à base de lait glacé; boissons mélangées à base de crème glacée; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; café; thé ».
[27] Je ne suis, toutefois, pas disposé à inférer que le « lait « et les « boissons gazeuses » auraient été préparés sur place. À mon sens, il est raisonnable de considérer que les franchisés ne faisaient que vendre les boissons de tiers, c'est-à-dire qu'ils ne préparaient pas ces produits pour les clients. En effet, dans les menus de la pièce G, les boissons gazeuses sont désignées à l'aide des marques de commerce COCA-COLA et PEPSICO, ce qui donne à penser que ces boissons, lorsqu'elles étaient vendues aux clients, étaient associées à ces marques de commerce et non à la Marque. Cela ne serait pas le cas cependant des « boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits » – dont au moins certaines semblent être préparées sur place – qui sont désignées dans les mêmes menus comme des « Chillers » offerts dans divers arômes de fruits.
[28] De même, le lait est un produit qui est souvent vendu dans des cartons individuels. Ainsi, à la différence des « boissons mélangées à base de lait glacé » (qui sont appelées « Shakes/malts » dans les menus de la pièce G) dont la préparation serait en partie effectuée sur place, il est raisonnable de considérer que les franchisés ne faisaient que vendre le lait de tiers.
[29] En conséquence, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec du « lait » et des « boissons gazeuses gazéifiées et non gazéifiées ». Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[30] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l’enregistrement no LMC137,134 sera modifié afin de radier les marchandises suivantes : [traduction] « lait »; « boissons gazeuses gazéifiées et non gazéifiées ».
[31] L'état déclaratif des services demeurera inchangé et l'état déclaratif des marchandises modifié sera rédigé comme suit : [traduction] « Mets préparés; boissons mélangées à base de lait glacé; boissons mélangées à base de crème glacée; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; café; thé ».
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Andrew Bene
Agent d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la
propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Judith Lemire