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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 291
Date de la décision : 2014-11-19
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par 0764468 B.C. Inc. à l'encontre de la demande d’enregistrement no 1,524,936 pour la marque de commerce PHOTOSTAR au nom de Photostar Inc.
[1] 0764468 B.C. Ltd. (l'Opposante), s'oppose à l'enregistrement de la marque de commerce PHOTOSTAR (la Marque), qui est l'objet de la demande no 1,524,936 produite par Photostar Inc. (la Requérante).
[2] Produite le 26 avril 2011, la demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 18 juin 2010 en liaison avec les marchandises et services suivants :
[traduction]
Marchandises :
(1) Structure portative semblable à une cabine photographique, dotée d'un appareil photo numérique et d'un écran d'affichage devant lequel les personnes posent et se font photographier. (2) Logiciel qui permet la transmission d'images numériques par Internet.
Services :
(1) Vente et location d'équipement photographique. (2) Services en ligne, accessibles sur un réseau informatique mondial ou sur des ordinateurs personnels branchés à Internet, dans le domaine de la photographie, nommément exploitation d'un site Web et offre de services Web permettant aux clients de recevoir, de voir, de manipuler, de transmettre, de stocker et d'acheter des photos numérisées.
[3] L'Opposante allègue que : (i) la demande n'est pas conforme aux articles 30b) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi); (ii) la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi; et (iii) la Marque ne possède pas un caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi.
[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je refuse cette demande d'enregistrement.
Le dossier
[5] L'Opposante a produit sa déclaration d'opposition le 14 mai 2012. La Requérante a ensuite produit et signifié sa contre-déclaration le 23 juillet 2012 dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.
[6] À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Kimberley Shaak, présidente de l'Opposante, de même que les affidavits de Lynda Francouer, Malcolm Bellinger, Heather Fowler et Simon Edwards. La Requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande. Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.
[7] Les parties ont toutes deux produit des plaidoyers écrits, et aucune des parties n'a demandé d'audience.
Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties
[8] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), p 298].
Motifs d'opposition sommairement rejetés
[9] Les motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 30b) et 30i) de la Loi sont rejetés sommairement pour les raisons exposées ci-dessous.
[10] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'article 30b) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas avoir employé la Marque à la date de premier emploi alléguée, considérant qu'elle n'a pas été incorporée avant le 21 avril 2011. L'Opposante a également souligné qu'aucun prédécesseur en titre n'a été allégué dans la demande d'enregistrement. Puisque l'Opposante n'a pas présenté ou fait référence à aucune preuve à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30b), il est rejeté en raison du défaut de l'Opposante de s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe.
[11] L'article 30i) de la Loi exige que dans la demande d'enregistrement tout requérant se déclare convaincu d'avoir le droit d’employer la marque de commerce au Canada. Si une telle déclaration a été produite par un requérant, la jurisprudence suggère qu'on ne peut conclure à la non-conformité à l’article 30i) qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration de la requérante invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p 155]. Il n'y a aucune preuve du genre en l'espèce.
La Requérante était-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?
[12] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, sur le fondement qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce OKANAGAN PHOTOSTAR et OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin de l'Opposante, qui ont été précédemment employées au Canada par l'opposante depuis au moins le 21 mai 2010 en liaison avec des services de divertissement, dont la prestation de services de cabines photographiques, et n'ont pas été abandonnées.
[13] La date pertinente pour l'examen de ces motifs d'opposition est la date alléguée du premier emploi de la demande en l'espèce, à savoir le 18 juin 2010.
[14] L'Opposante a le fardeau de preuve initial de démontrer qu'au moins une des marques de commerce alléguées était déjà employée ou révélée au Canada avant la date pertinente et n'avait pas été abandonnée à la date d'annonce de la demande d'enregistrement pour la Marque [article 16(5) de la Loi].
La preuve de l'Opposante
[15] En début d'examen, je remarque que, dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que [traduction] « l'Opposante n'a pas produit de preuve de son emploi de [la marque verbale] OKANAGAN PHOTOSTAR comme marque par elle-même ». Je ne suis pas d'accord. J'estime que toute preuve d'emploi de la marque OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin constitue un emploi de la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR, puisque l'Opposante n'est visée par aucune restriction d'emploi de la marque verbale, peu importe sa forme.
[16] Selon l'affidavit de Mme Staak, l'Opposante emploie les marques de commerce OKANAGAN PHOTOSTAR et OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin (les Marques OKANAGAN PHOTOSTAR), en liaison avec des services de divertissement, dont la prestation de services de cabines photographiques depuis au moins le 1er décembre 2009, et continue de le faire.
[17] Mme Staak déclare que l'Opposante exploite une cabine photographique portative qui prend des photographies numériques en séquences de quatre plans des personnes qui s'assoient à l'intérieur. Ensuite, des copies des bandes photographiques sont remises aux invités. Mme Staak explique que les services de cabine photographique sont typiquement offerts lors d'événements. Plus particulièrement, l'Opposante fournit la cabine photographique physique sur les lieux, de même qu'un opérateur et un superviseur, nommément Mme Staak, qui manipule l'appareil photo derrière la cabine photographique. Une fois les photographies prises, elles sont imprimées sur des bandes photographiques à l'aide d'un ordinateur et d'une imprimante, qui sont compris dans la cabine photographique. Selon les événements, l'Opposante peut également fournir des accessoires, tels que des déguisements pour les invités.
[18] En ce qui concerne l'emploi des marques de commerce, Mme Staak déclare que les Marques OKANAGAN PHOTOSTAR occupent une place importante sur la cabine photographique, de même qu'au verso de chaque bande photographique remise aux invités. À cet égard, Mme Staak joint les pièces suivantes :
• Pièce D – le recto et le verso d'une bande photographique produite lors de l'événement KGH 20th Eldorado Inn Keepers tenu à Kelowna en Colombie-Britannique le 1er décembre 2009. Selon Mme Staak, 636 photographies ont été prises grâce à la cabine photographique lors de cet événement en particulier [rapport joint en pièce E]. La déposante déclare que l'Opposante n'a pas été payée pour ses services lors de cet événement; les services étaient fournis à titre de publicité. L'étiquette suivante peut être vue au verso du plan de la bande photographique :
• Pièce B – une photographie de la cabine photographique de l'Opposante qui aurait été employée par l'Opposante lors de tous les événements depuis aussi tôt que le 1er décembre 2009. La même marque de commerce OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin occupe une place importante à l'extérieur de la cabine photographique.
[19] Des répliques du recto de bandes photographiques imprimées qui auraient été produites lors d'événements tenus dans divers endroits en Colombie-Britannique entre décembre 2009 et juin 2010 sont jointes en pièces F, G, H, J, K, L, M, N, O, P et Q. Un total de plus de 4 300 photographies ont été prises par l'Opposante lors de ces événements à l'aide de la cabine photographique [voir le rapport joint en pièce E]. Mme Staak déclare que l'Opposante a été payée pour ses services lors de certains événements alors que d'autres étaient offerts sans frais en guise de publicité pour les services de l'Opposante [voir des copies de factures arborant la marque figurative OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin émises entre mai et juin 2010 jointes en pièces K, L, N, P]. Une liste d'autres événements au cours desquels les services de cabine photographique ont été fournis entre 2010 et novembre 2012 est jointe en pièce S; je remarque que la majorité des événements sont indiqués comme des [traduction] « événements payants ».
[20] Le reste de la preuve de l'Opposante (c'est-à-dire l'affidavit de Mme Francouer, l'affidavit de M Bellinger, l'affidavit de Mme Fowler et l'affidavit de M. Edwards) consiste en des témoignages d'invités qui ont utilisé les services de cabine photographique de l'Opposante lors de divers événements tenus entre le 1er décembre 2009 et le 17 juin 2010. Des copies de bandes photographiques qui auraient été prises lors de ces événements sont jointes aux affidavits. Je remarque que la marque figurative OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin apparaît au verso de ces bandes photographiques.
[21] Lorsque la preuve de l'Opposante est considérée dans son ensemble, je suis convaincue que les Marques OKANAGAN PHOTOSTAR ont été employées en liaison avec des services de cabine photographique au Canada au sens de l'article 4(2) de la Loi depuis le 1er décembre 2009, et qu'un tel emploi n'a pas été abandonné en date du 14 décembre 2011.
[22] Comme l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial, la question est maintenant de savoir si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et l'une ou l'autre des Marques OKANAGAN PHOTOSTAR de l'Opposante à la date de premier emploi alléguée de la Marque.
[23] À mon avis, comparer la Marque avec la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR permettra de trancher efficacement à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a). Autrement dit, s'il n'y a pas de risque de confusion entre la Marque et la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR, il n'y en aurait pas davantage entre la Marque et la marque figurative OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin de l'Opposante.
[24] Pour les raisons exposées ci-dessous, j’accueille ce motif d’opposition et je tranche cette question en faveur de l’Opposante.
Le test en matière de confusion
[25] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir vague. L'article 6(2) de la Loi indique que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[26] Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].
[27] J'examinerai maintenant les facteurs énoncés à l'article 6(5).
Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[28] L'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) implique de tenir compte aussi bien du caractère distinctif inhérent que du caractère distinctif acquis des marques de commerce des parties. J'estime que le caractère distinctif inhérent des marques verbales des deux parties est égal. Les marques de commerce des deux parties ont en commun le mot PHOTOSTAR, qui possède un certain caractère distinctif dans le contexte des marchandises et services des parties. En ce qui concerne la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR de l'Opposante, le mot OKANAGAN n'ajoute pas au caractère distinctif de la marque de commerce compte tenu de sa signification géographique [voir London Drugs Limited c International Clothiers Inc 2014 CF 223, para 49]. À cet égard, le Canadian Oxford Dictionary définit « Okanagan » comme une [traduction] « région du centre-sud de la Colombie-Britannique située entre les montagnes Cascade et Columbia et qui s'étend vers le sud jusque dans l'État de Washington ».
[29] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. En ce qui concerne mon examen de la preuve de l'Opposante ci-dessus, je suis convaincue que la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR de l'Opposante a acquis un caractère distinctif dans une certaine mesure par la promotion et l'emploi en liaison avec les services de cabine photographique au Canada depuis le 1er décembre 2009. Inversement, la Requérante n'a produit aucune preuve de promotion ou d'emploi de la Marque en l'espèce.
[30] Par conséquent, l'examen global du facteur énoncé à l'article 6(5)a) favorise l'Opposante.
Article 6(5)b) – la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[31] Ce facteur joue favorise également l'Opposante.
[32] Comme susmentionné, l'Opposante a démontré l'emploi et la promotion de la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR en liaison avec des services de cabine photographique au Canada depuis le 1er décembre 2009. Comparativement, la demande d'enregistrement de la Marque est fondée sur l'emploi au Canada depuis le 18 juin 2010. Cependant, la Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi de la Marque en l'espèce.
Article 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises, services et entreprises et la nature du commerce
[33] Les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d), qui concernent le genre de marchandises, de services et d'entreprises et la nature du commerce, favorisent également l'Opposante.
[34] Il existe un recoupement évident entre les marchandises et services des parties puisque les deux offrent des marchandises et services liés à la photographie, y compris les services d'une cabine photographique. La Marque est demandée pour un emploi en liaison avec des structures portatives semblables à des cabines photographiques, et un logiciel qui permet la transmission d'images numériques par Internet, de même que la vente et la location d'équipement photographique, et l'exploitation d'un site Web pour des photographies numériques. Dans le cadre des services de cabine photographique de l'Opposante, en plus des bandes photographiques remises aux invités lors des événements, Mme Staak déclare que des copies des photographies numériques sont disponibles par courriel sur demande pour les invités.
[35] En l'absence d'une preuve de la part de la Requérante et, compte tenu du recoupement évident entre les marchandises et services des parties, je conclus, aux fins de l'examen de la probabilité de confusion, qu'il existe une possibilité de recoupement entre les voies de commercialisation des parties.
Article 6(5)e) – le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent
[36] Au moment d'examiner le degré de ressemblance, il est bien établi en droit que les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similitudes ou des différences entre les éléments ou composantes des marques de commerce. Il demeure possible, cependant, de s’attarder à des caractéristiques particulières susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception que le public a de la marque [voir United Artists Corp c Pink Panther Beauty Corp (1998), 80 CPR (3d) 247, p. 263 (CAF)].
[37] Il existe nécessairement un degré de ressemblance assez élevé entre la marque verbale de l'Opposante et la Marque dans la présentation, le son et les idées suggérées puisqu'elles ont en commun le mot PHOTOSTAR, un terme qui suggère une personne qui est prééminente sur les photographies.
[38] Dans son plaidoyer écrit, la Requérante fait valoir que la Marque ne crée pas de confusion avec OKANAGAN PHOTOSTAR, considérant que OKANAGAN est le premier et principal élément de la marque verbale de l'Opposante et ne semble pas être semblable dans le son ou la présentation avec la Marque de la Requérante. Je ne suis pas d'accord avec l'examen de la confusion de la Requérante. Bien que le premier élément d'une marque de commerce soit généralement le plus important aux fins de la distinction [Conde Nast Publications Inc c Union des Éditions Modernes (1979), 46 CPR (2d), 183 (CF 1re inst) et Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)], il est préférable, lorsqu'il s'agit de comparer des marques de commerce, de se demander d’abord si les marques présentent un aspect particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece, para 64].
[39] En l'espèce, je suis d'avis que le terme PHOTOSTAR est l'élément dominant de la marque verbale de l'Opposante, puisqu'il s'agit de l'élément unique et qui possède un caractère distinctif inhérent de la marque de commerce. Comme susmentionné dans l'examen de l'article 6(5)a), le mot OKANAGAN ne possède pas de caractère distinctif comme il s'agit d'une référence géographique.
[40] Par conséquent, le facteur énoncé à l'article 6(5)e) favorise l'Opposante.
Conclusion quant à la probabilité de confusion
[41] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai considéré que ce dernier tenait de la première impression et du souvenir imparfait. Tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce et considérant que chaque facteur énoncé à l'article 6(5) favorise l'Opposante, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR de l'Opposante.
[42] Étant donné que j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) sur la base de la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR, je n'examinerai pas ce motif d'opposition sur la base de la marque figurative OKANAGAN PHOTOSTAR Dessin de l'Opposante. En conséquence, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a) de la Loi dans la mesure où il repose sur la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR.
La Marque était-elle distinctive des marchandises et services de la Requérante à la date de la production de la déclaration d'opposition?
[43] Ce motif d’opposition, tel qu’il est plaidé, est fondé sur la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques OKANAGAN PHOTOSTAR de l’Opposante. La date pertinente pour l’examen de ce motif d’opposition est la date de la production de la déclaration d’opposition, à savoir le 14 mai 2012 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].
[44] Encore une fois, j'estime que la comparaison entre la Marque et la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR permet de réellement trancher la question de ce motif d'opposition. Compte tenu de mon examen de la preuve de l'Opposante, je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve d’établir que sa marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR était devenue suffisamment connue au Canada au 14 mai 2012 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd 2006 FC 657 (CanLII), (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].
[45] L'examen de chacun des facteurs énoncés à l'article 6(5) en date du 14 mai 2012 n'a pas d'incidence significative sur mon examen précédent des circonstances de l'espèce. Pour des raisons semblables à celles susmentionnées, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et la marque verbale OKANAGAN PHOTOSTAR de l'Opposante au 14 mai 2012.
[46] En conséquence, j'accueille le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.
Décision
[47] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d'enregistrement au titre de l'article 38(8) de la Loi.
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Pik-Ki Fung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay, trad.