Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2014 COMC 259
Date de la décision : 2014-11-25
TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l'enregistrement no LMC443,610 de la marque de commerce INFINITI au nom de Adhoc Ventures Canada Inc.
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC443,610 de la marque de commerce INFINITI appartenant à Adhoc Ventures Canada Inc.
[2] La marque de commerce en question est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes (les Marchandises) :
[Traduction]
(1) Équipement de golf, nommément bâtons de golf.
(2) Équipement de golf et accessoires, nommément sacs de golf, balles de golf et capuchons.
[3] Le 18 avril 2012, à la demande de Smart & Biggar (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985 ch T-13 (la Loi) à Adhoc Ventures Canada Inc. (Adhoc). L'avis enjoignait à Adhoc de fournir une preuve démontrant qu'elle a employé la marque de commerce INFINITI (la Marque) au Canada à un moment quelconque entre le 18 avril 2009 et le 18 avril 2012 (la période pertinente), en liaison avec chacune des marchandises décrites dans l'enregistrement. À défaut d'avoir ainsi employé la marque de commerce, l'Inscrivante devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la marque de commerce a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.
[4] En l'espèce, l'emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises est régi par le paragraphe 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort ». De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi de la marque de commerce [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que les critères que doit satisfaire le propriétaire inscrit ne soient pas très exigeants, il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [voir Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)].
[6] En réponse à l'avis du registraire, Adhoc a produit deux affidavits de Joe Bonin, tous deux souscrits le 15 mars 2013.
[7] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées lors d'une audience tenue conjointement relativement aux procédures de radiation sommaire d'un autre enregistrement appartenant à Adhoc. Une décision distincte sera rendue concernant cette autre procédure, laquelle vise l'enregistrement no LMC383,050 pour la marque de commerce INFINITY.
[8] La Partie requérante fait valoir que l'enregistrement doit être radié entièrement, pour des raisons qui peuvent être brièvement résumées comme suit :
• L'emploi de la Marque n'a pas été établi en liaison avec chacune des Marchandises;
• Aucune forme d'emploi démontrée ne s'applique à l'avantage d'Adhoc;
• Les raisons du défaut d'emploi de la Marque qui ont été soumises ne représentent pas des circonstances particulières.
[9] Je commencerai par présenter un aperçu de la preuve avant de discuter des observations des parties et les motifs de ma conclusion, à savoir que la Marque doit être radiée.
La preuve
Le premier affidavit Bonin
[10] Dans son premier affidavit, M. Bonin atteste qu'il est le propriétaire d'Adhoc. Il affirme qu'il travaille dans l'industrie du golf depuis au moins 1987 et qu'il est responsable des ventes et du marketing chez Adhoc.
[11] M. Bonin explique ensuite qu'Adhoc est le successeur en titre d'Infinity Enterprises of Canada Ltd, qui a vendu de façon continue des accessoires et de l'équipement de golf sous la Marque au Canada entre 1990 et 2006. Selon M. Bonin, Adhoc vend ou autorise la vente d'accessoires et d'équipement de golf sous la Marque au Canada de façon continue depuis 2006.
[12] M. Bonin déclare que depuis le 1er octobre 2009, Adhoca autorise sous licence l'emploi de la Marque par Infiniti Golf Inc. de Chicago en Illinois (Infiniti Golf).
[13] À l'appui de l'enregistrement, M. Bonin produit ensuite les éléments suivants :
• Des exemples de brochures « [Traduction] d'accessoires et d'équipement de golf » qui, selon les déclarations de M. Bonin, ont été vendus ou offerts pour la vente sous la Marque par Infiniti Golf pendant la période pertinente (pièce A). Je note qu'on y voit des images de bâtons de golf et de sacs de golf arborant la Marque. Infiniti Golf est également décrite dans la brochure comme étant conceptrice et fabricante de bâtons de golf;
• Une facture datée du 11 juin 2010, produite par Infiniti Golf et destinée à un consommateur canadien, et qui, selon ce qu'explique M. Bonin, était une facture pour l'achat d'équipement de golf vendu sous la Marque (pièce B). La date de la facture et la date d'expédition sont les mêmes; et les adresses d'expédition et de facturation sont identiques. La Marque apparaît dans le corps de la facture, en liaison avec des bâtons de golf et des casquettes de golf.
• Une copie d'un communiqué de presse daté du 4 avril 2012 qui, selon ce que déclare M. Bonin, annonce la signature prochaine d'une d'entente de distribution pour la vente d'accessoires et d'équipement de golf sous la Marque avec une entreprise établie au Royaume-Uni. Dans ce communiqué de presse, on présente l'entente prochaine entre Golfsmith Europe et Infiniti Golf pour la distribution de la gamme complète de fers, de bois et de cocheurs de sable sur mesure d'Infiniti Golf.
Le deuxième affidavit Bonin
[14] Dans son deuxième affidavit, M. Bonin déclare qu'entre 2007 et 2009, Adhoc offre des accessoires et de l'équipement de golf arborant la Marque à British Columbia PGA pour le Clubs for Kids Program. Il explique toutefois qu'en 2010, il n'y a pas eu de Clubs for Kids Program en raison de la tenue des Jeux olympiques en Colombie-Britannique, et que le programme n'a pas été reconduit de 2011 à 2013 par manque de fonds.
[15] M. Bonin explique qu'avant 2006, les ventes annuelles d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque à un important client canadien (Chuck Brown's Golf Company Limited) dépassaient les 300 000 $. Il mentionne cependant que ce client s'est retiré des affaires en 2006.
[16] M. Bonin explique que les ventes annuelles d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque à un autre client canadien (Riverside Golf Center Ltd) dépassaient les 200 000 $. Toutefois, au sujet de ce client, il affirme qu'ils ont reçu leur dernière grosse commande en avril 2007. M. Bonin estime que l'effondrement économique de 2008 a nui à la vente d'accessoires et d'équipement de golf, l'entreprise Riverside Golf Center Ltd ayant déclaré faillite en 2011. Il déclare cependant qu'en 2012, Riverside Golf Center Ltd a relancé l'entreprise et a commencé à acheter des accessoires et de l'équipement de golf arborant la Marque.
[17] Quant aux autres ventes, M. Bonin affirme qu'Adhoc a vendu de petites quantités d'accessoires et d'équipement de golf arborant la Marque au Canada depuis 2007, mais que de nombreux clients se sont retirés des affaires ou sont incapables de payer les factures. Selon M. Bonin, cette situation s'explique en partie par l'effondrement économique de 2008 et la consolidation de la vente au détail d'accessoires et d'équipement de golf au Canada. Il mentionne ensuite un détaillant particulier, et déclare que celui-ci a systématiquement entraîné vers la faillite des détaillants indépendants qui étaient des clients d'Adhoc.
[18] M. Bonin conclut ensuite son deuxième affidavit en déclarant qu'Adhoc a continué d'appliquer activement ses mesures pour vendre de l'équipement de golf. Plus particulièrement, il affirme qu'en 2009, une entente de licence a été signée avec Infiniti Golf Inc. de Chicago en Illinois pour permettre à Infiniti Golf Inc. d'offrir des accessoires et de l'équipement de golf arborant la Marque au Canada. Enfin, il déclare que depuis 2010, des négociations confidentielles sont en cours avec des partenaires internationaux autres que Nissan concernant l'octroi d'une licence permettant l'offre de balles de golf arborant la Marque au Canada.
Analyse des observations des parties et discussion
L'emploi de la Marque a-t-il été établi en liaison avec chacune des Marchandises?
[19] Adhoc soutient que les pièces A et B du premier affidavit Bonin, ainsi que les paragraphes de l'affidavit qui présentent ces pièces, établissent que les balles de golf, les sacs de golf, les bâtons de golf et les capuchons arborant la Marque ont été vendus pendant la période pertinente. Toutefois, je ne suis pas d'accord pour dire que la preuve est suffisante pour établir l'emploi relativement à toutes ces Marchandises.
[20] Les seules Marchandises qui sont illustrées dans les brochures présentées en pièce A du premier affidavit Bonin sont des bâtons et des sacs de golf. Bien qu'il n'existe aucune preuve, comme le souligne la Partie requérante, que ces brochures accompagnaient les Marchandises au moment du transfert, les illustrations des bâtons et des sacs de golf montrent clairement la manière dont la Marque est apposée sur ces Marchandises [voir Miller Thomson LLP c Terra Equipment Ltd (2007), 64 CPR (4th) 53]. En outre, la facture produite en pièce B du premier affidavit Bonin corrobore le fait que les ventes de ces Marchandises ont été conclues pendant la période pertinente. Même si la facture montre également des ventes de capuchons, il n'existe aucune preuve démontrant la manière dont la Marque était associée à cette Marchandise en particulier. M. Bonin ne présente aucune déclaration claire à cet égard et la facture en soi ne donne au mieux qu'un avis de liaison de la Marque avec des bâtons de golf.
[21] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte le fait que des ventes de bâtons de golf et de sacs de golf arborant la Marque ont eu lieu au Canada pendant la période pertinente.
[22] Il semble toutefois qu'Infiniti Golf soit l'entité qui a employé la Marque. Les brochures qui figurent en pièce A du premier affidavit Bonin concernent des bâtons et des sacs de golf « [Traduction] vendus ou offerts pour la vente au Canada sous la marque de commerce INFINITI par Infiniti Golf » pendant la période pertinente. De même, la facture jointe en pièce B du premier affidavit Bonin indique une vente d'Infiniti Golf à un client canadien. Je note que les brochures révèlent qu'Infiniti Golf est un concepteur et un fabricant de bâtons de golf.
[23] La question devient donc celle de savoir si un tel emploi peut s'appliquer à l'avantage d'Adhoc.
L'emploi démontré s'applique-t-il à l'avantage d'Adhoc?
[24] Dans son premier affidavit, M. Bonin déclare que, depuis le 1er octobre 2009, Infiniti Golf détient une licence d'emploi de la Marque qui lui a été octroyée par Adhoc. Cependant, il ne fournit aucun autre détail concernant l'accord de licence, ni ne produit de copie dudit accord.
[25] L'emploi d'une marque de commerce par un tiers s'applique à l'avantage du propriétaire de la marque de commerce déposée lorsque les exigences de l'article 50 de la Loi sont satisfaites. L'article 50 de la loi est libellé comme suit :
50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
[26] En l'espèce, il n'y a aucune preuve indiquant qu'avis public a été donné quant à l'emploi de la Marque sous licence et à l'identité du propriétaire inscrit. Par conséquent, Adhoc ne peut pas revendiquer le bénéfice du paragraphe 50(2) de la Loi
[27] Par conséquent, Adhoc ne peut pas se prévaloir du paragraphe 50(1) de la Loi. Comme l'a indiqué l'agent d'audience Fung dans Selena Altro Paperman c Aliments Da Vinci Ltée/Da Vinci Food Products Ltd, 2009 CarswellNat 5068 :
[Traduction]
11. [...] L’inscrivante ou le licencié doit, pour satisfaire aux exigences du
paragraphe 50(1) de la Loi, indiquer clairement dans l’affidavit ou la
déclaration solennelle que le contrôle exigé par l’article 50 existe [voir
Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC), et Mantha &
Associés c Central Transport, Inc (1995), 64 CPR
(3d) 354 (CAF)]. Subsidiairement, une description du contrôle ou une
copie du contrat de licence renfermant les dispositions relatives à ce contrôle
serait suffisante. De plus, il ressort clairement de la jurisprudence que, si
le président ou l’administrateur de la société propriétaire de la marque de
commerce est également le président ou l’administrateur de la société qui
emploie cette marque, il peut être satisfait aux exigences prévues à
l’article 50 [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR
(3d) 129, et Automobility Distribution Inc c Jiangsu Electronics Industries
Ltd (2005), 43 CPR (4th) 157].
[28] M. Bonin n'a pas produit de déclaration indiquant qu'Adhoc contrôle les caractéristiques et la qualité des Marchandises en liaison avec la Marque et il n'y a rien dans la preuve qui me permet de conclure qu'un tel contrôle est bel et bien exercé. En outre, comme il a été précédemment mentionné, M. Bonin n'a fourni aucune copie de l'accord de licence contenant les dispositions relatives au contrôle.
[29] Puisqu'Adhoc n'a produit aucune preuve qu'elle exerçait un contrôle direct ou indirect sur la qualité ou les caractéristiques des bâtons et des sacs de golf, je dois donc conclure que l'emploi de la Marque par Infiniti Golf ne peut invoquer Adhoc.
Y a-t-il des circonstances particulières qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque?
[30] Il faut examiner trois critères pour décider s’il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’usage, comme il est énoncé dans la décision Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF). Le premier critère concerne la durée de la période de non-emploi de la marque de commerce; le deuxième consiste à savoir si les raisons du non-emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et le troisième, si ce dernier a l’intention sérieuse de recommencer à employer la marque dans un bref délai.
[31] L'arrêt Smart & Biggar c Scott Paper Ltd (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF) a quelque peu clarifié l’interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l’arrêt Harris Knitting. Plus particulièrement, la Cour a établi qu'il faut satisfaire au deuxième critère du test pour que l’on puisse conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque. Autrement dit, les deux autres facteurs sont pertinents, mais pris individuellement et de façon isolée, ne peuvent constituer des circonstances particulières.
[32] La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui pourraient justifier un bref défaut d'emploi ne justifient pas nécessairement un défaut d'emploi pendant une période prolongée; autrement dit, les motifs de non-emploi seront évalués en regard de la durée du défaut d'emploi [Harris Knitting, supra; Re : Goldwell (1974), 29 CPR (2d) 110 (RMC)]. En outre, en ce qui concerne le deuxième critère, les circonstances du défaut d’emploi doivent être celles qui n’existent pas dans la majorité des cas de défaut d’emploi ou, de même, doivent être des « circonstances qui sont inhabituelles, rares ou exceptionnelles » [voir John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst)]. Quoi qu'il en soit, l'intention de reprendre l'emploi doit être corroborée d'une preuve [Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst); NTD Apparel Inc c Ryan (2003), 27 CPR (4e) 73 (CF 1re inst)].
[33] Dans le cas qui nous occupe, Adhoc fait valoir que s'il est conclu qu'elle n'a pas employé la Marque pendant la période pertinente, la date de dernier emploi de la Marque doit être considérée comme étant 2007, soit la date de la dernière grosse livraison d'« accessoires et d'équipement de golf » à Riverside Golf Center Ltd. M. Bonin ne définit pas les « accessoires et équipement de golf », et donc, on ne sait pas si ces termes englobent l'ensemble des Marchandises ou seulement quelques-unes d'entre elles [voir Plough, supra, concernant les ambiguïtés]. Néanmoins, bien que la date précise de dernier emploi de la Marque en liaison avec chacune des Marchandises demeure inconnue, M. Bonin affirme qu'Adhoc a acquis la Marque en 2006. En l'absence d'une date de dernier emploi, on utilise généralement la date d'enregistrement ou la date de cession de la marque au propriétaire actuel [voir GPS (UK) c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535]. Par conséquent, pour les besoins de ce critère, il serait préférable de considérer que la date de dernier emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises est 2007, et à tout le moins 2006; ce qui donnerait une période de non-emploi de cinq ou six ans avant la date de l'avis prévu à l'article 45.
[34] En ce qui concerne les motifs du défaut d'emploi, Adhoc soutient que le deuxième affidavit Bonin établit que tout défaut d'emploi allégué échappait à son contrôle. Plus particulièrement, Adhoc fait référence à l'attestation de M. Bonin, à savoir que l'effondrement économique de 2008 est une circonstance qui est indépendante de sa volonté. Je note que M. Bonin fait également référence à d'autres conditions du marché consécutives qui ont, selon lui, affecté les ventes d'Adhoc. Il atteste que de telles conditions comprennent la consolidation du marché de détail des accessoires et de l'équipement de golf au Canada, et la concurrence sur le marché, laquelle explique selon lui le fait que les clients d'Adhoc ferment leurs portes.
[35] La Partie requérante fait toutefois valoir, et je suis d'accord avec elle, que les conditions du marché décrites par M. Bonin ne constituent pas des circonstances spéciales. Effectivement, des conditions de marché difficiles ou défavorables ne sont généralement pas considérées comme des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi [voir Harris Knitting, supra; Rogers, Bereskin & Parr c Registraire des marques de commerce (1987), 17 CPR (3d) 197 (CF 1re inst); Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1re inst)]. De plus, la concurrence sur le marché n'est pas non plus une circonstance « inhabituelle, rare ou exceptionnelle » qui justifierait un tel défaut d'emploi [Riches, McKenzie & Herbert LLP c Accuform Golf Inc, 2009 CanLII 82128].
[36] Enfin, en ce qui a trait au programme Clubs for Kids, qui est annulé en raison des Olympiques et du manque de fonds pour le programme, ce qui a empêché Adhoc de « fournir des accessoires et de l'équipement de golf » arborant la Marque à British Columbia PGA, on ne sait pas si cet échange, qui concerne probablement des bâtons de golf, aurait constitué un transfert dans la pratique normale de commerce. Quoi qu'il en soit, même si l'annulation du programme et le manque d'aide financière semblent des facteurs qui échappent au contrôle d'Adhoc, il n'y a rien dans la preuve qui laisse croire qu'Adhoc a été empêché de vendre ou de transférer ses Marchandises par d'autres moyens, c'est-à-dire autres que les motifs économiques, financiers et concurrentiels que j'ai déjà considérés comme n'étant pas des circonstances spéciales.
[37] Comme j'ai conclu que les raisons énoncées pour le défaut d'emploi de la Marque pendant la période pertinente ne satisfont pas au deuxième critère servant à déterminer s’il existe des circonstances spéciales [Harris Knitting, supra; Scott Paper Ltd, supra], il ne m'est pas nécessaire d'aborder le troisième critère. Peu importe, j'aurais conclu que la preuve relative à l'intention de reprendre l'emploi n'était pas suffisamment détaillée [Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1re inst)]. De plus, je note que le communiqué de presse produit en pièce C du premier affidavit Bonin concerne un accord de distribution en Europe conclu par Infiniti Golf et non Adhoc. Bien que M. Bonin affirme qu'« [Traduction] on espère que l'augmentation des ventes en Europe se traduira par une hausse des ventes au Canada », le lien entre ces deux marchés dans un plan précis de reprise de l'emploi de la Marque au Canada n'est pas clair. En effet, le communiqué de presse laisse plutôt entendre que les efforts marketing visent l'extérieur du Canada.
Décision
[38] Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.
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Kathryn Barnett
Agente d'audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.