TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

                                 DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de

                                 Max Mara fashion Group S.r.l. à la demande

                                 no 803758 produite par Provigo Distribution Inc.

                                 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce MAXI & CIE

 

 

 

Le 2 février 1996, Provigo Distribution Inc. (la requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce MAXI & CIE. (la marque) fondée sur l’emploi projeté de la marque en liaison avec les marchandises suivantes : circulaires périodiques publicitaires de produits (les marchandises) et services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de chaînes de supermarché d’alimentation; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique; magasin de photographie de détail et services de traitement de film; services de location de matériel audio et vidéo; magasin d’optique au détail et services d’opticiens et d’optométristes; exploitation d’une pharmacie et services de pharmaciens; exploitation d’un restaurant et services de casse‑croûte; services de nettoyage à sec; exploitation d’une boutique de fleuriste; exploitation d’un centre d’affaires donnant accès à des guichets automatiques bancaires et permettant à l’utilisateur de faire des transactions directement avec des banques et d’autres établissements financiers (les services).

 

La demande a été publiée le 26 mars 1997 aux fins de toute opposition éventuelle.  Le 20 août 1997, Max Mara Fashion Group S.r.l. (l’opposante) a produit une déclaration d’opposition dont les motifs peuvent être résumés en ces termes :

 

1)                          La marque n’est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante MAX & CO., numéro d’enregistrement LMC435440, employée en liaison avec des vêtements pour femmes, chaussures pour femmes, coiffures, cuir et imitations de cuir; peaux d’animaux, malles et valises, sacs, parasols, parapluies et cannes;

2)                          La requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement parce qu’à la date de la production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l’opposante, MAX & CO., antérieurement employée au Canada par elle (alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)) et à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement, numéro 788370, a été antérieurement produite (alinéa 16(3)b) de la Loi);

3)                          La marque n’est pas distinctive en ce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux de l’opposante, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce MAX & CO. appartenant à l’opposante;

4)                          La demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi en ce qu’elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque sera employée.

 

Le 16 octobre 1997, la requérante a produit une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les motifs d’opposition.  Les deux parties ont déposé une argumentation écrite et ont été représentées à l’audience.

 

La preuve

 

L’opposante a produit l’affidavit de Deborah Rathwell.  Un affidavit émanant de Luigi Maramotti a également été produit, mais il a été retourné à l’opposante conformément au paragraphe 44(5) du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement), celle‑ci n’ayant pu rendre disponible M. Maramotti pour son contre-interrogatoire.

 

Outre les pièces MG-1 à MG-9, la requérante a produit l’affidavit de Marie-France Gibson.

 

L’opposante a produit l’affidavit de Jo-Anne Kennedy à titre de contre‑preuve.  La requérante s’y est opposée au motif que cet affidavit ne constitue pas une contre‑preuve appropriée.  Par une décision rendue le 5 avril 2001, la Commission a conclu que l’agent d’audience devrait trancher cette question à l’étape de la décision finale.  Je disposerai de cette question après avoir résumé les extraits pertinents des affidavits produits au dossier.

 

Mme Rathwell a travaillé à titre de secrétaire au bureau des agents de l’opposante.  Elle a produit un certificat d’authenticité portant numéro d’enregistrement LMC435440 pour la marque de commerce MAX & CO. appartenant à l’opposante, laquelle marque est enregistrée en liaison avec des vêtements pour femmes, nommément costumes, robes, blousons, blazers, manteaux, imperméables, chemises, jupes, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, pantalons, tee-shirts, bas, châles, foulards, cravates, gants, ceintures; chaussures pour femmes, nommément souliers, bottes; coiffures, nommément chapeaux, suroîts; cuir et imitations de cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs, nommément sacs à main; parasols, parapluies et cannes.  Elle a également produit un certificat d’authenticité à l’égard de la demande portant numéro 788370 concernant la marque de commerce MAX & CO. pour attester que cette demande a été produite le 21 juillet 1995 en vue de l’enregistrement en liaison avec, entre autres choses : cosmétiques et produits de beauté, montres, lunettes, lunettes de soleil, sacs, serviettes, parapluies, portefeuilles et bourses, draps, couvertures, couvre-lits, taies d’oreiller, dessus de table, serviettes de table, serviettes de toilette et torchons, tous des articles pouvant être vendus dans des grands magasins de détail, ainsi que des ordinateurs.

 

Elle a également produit un certificat d’authenticité pour chacune des marques de commerce déposées suivantes qui appartiennent à l’opposante :

 

LCM276972                           MAX MARA & dessin          vêtements pour femmes

LMC348867                           MAX MARA & dessin          parfums et articles en cuir

LMC496128                           MAX MARA                         cosmétiques et produits de beauté

LMC357522                           SPORTMAX                          vêtements pour femmes

LMC363324                           SPORTMAX & dessin           produits de beauté, articles en cuir

Sacs, sacs à main, ceintures, parasols, parapluies et cannes

LMC310091                           SPORTMAX                          vêtements pour femmes

LMC338395                           WEEKEND BY MAX MARA         vêtements et accessoires, sacs à main et bourses, cosmétiques.

 

Il y a lieu de souligner que l’opposante n’a nullement fait mention de ces enregistrements dans sa déclaration d’opposition, pas plus qu’elle n’a demandé l’autorisation de la modifier pour pouvoir soulever, comme motifs d’opposition additionnels, l’existence de ces enregistrements ou celle d’une famille de marques de commerce.

 

Mme Gibson a été vice‑présidente du marketing pour le compte de la requérante.  La requérante exploite des supermarchés et des épiceries de grande surface en liaison avec les marques de commerce MAXI et MAXI & CIE.  La vente de produits alimentaires occupe les deux tiers de la surface des épiceries MAXI & CIE, le dernier tiers étant consacré à la vente d’articles de cuisine, de livres, de disques compacts, de cosmétiques et d’autres articles.  On y offre également des services tels que le nettoyage à sec, les services bancaires et de pharmacie.  La première chaîne exploitant sous la bannière de la marque de commerce MAXI & CIE (Note : l’auteure de l’affidavit parle de la marque non suivie d’un point après CIE.  Cette différence n’aura aucune incidence sur ma décision, puisque l’emploi de MAXI & CIE pourrait fort bien équivaloir à l’emploi de la marque compte tenu de l’affaire Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.(1992), 44 C.P.R. (3d) 59) a ouvert ses portes en septembre 1996 dans la province de Québec.  Aucun produit n’est vendu par la requérante en liaison avec la marque.  En date d’avril 2000, la requérante exploitait 14 chaînes dans la province de Québec en liaison avec la marque.  Entre septembre 1996 et septembre 1999, le chiffre d’affaires de l’ensemble des chaînes exploitées par la requérante en liaison avec la marque se fixait à plus de 870 millions de dollars, alors que plus de 13 millions de dollars ont été dépensés au cours de cette période en campagnes de publicité à la radio, à la télévision et en circulaires pour la promotion de la marque en liaison avec des épiceries de grande surface.

 

Elle a produit un échantillon d’un dépliant promotionnel consacré à l’ouverture d’un magasin à Pointe-Claire (Québec) en octobre 1997 (pièce MG‑3).  Des échantillons de revues intitulées MAXI, MAXI & CIE et MAXIMAG ont également été joints à son affidavit, lesquelles revues font état des produits et des services offerts par les épiceries MAXI & CIE.  La pièce MG‑9 consiste en une photo d’un panneau qu’on retrouve typiquement à l’entrée de chaque épicerie MAXI & CIE.

 

Elle a produit une copie du certificat d’enregistrement LMC509645 pour la marque de commerce MAXI & CIE et dessin, enregistrée le 19 mars 1999, illustrée ci‑dessous :

en liaison avec les marchandises et les services.

 

Alléguant que la requérante est propriétaire d’une famille de marques de commerce comprenant le mot MAXI, elle a produit à titre de pièces copie des certificats d’enregistrement ou de la demande concernant les marques de commerce suivantes :

                        MAXI                         LMC346072

                        MAXI & dessin          LMC489766

                        MAXI & dessin          1,029,042

                        MAXI & dessin          LMC460455

 

Elle allègue que la requérante exploite depuis 1984 dans la province de Québec de plus petites épiceries en liaison avec la marque de commerce MAXI.  La requérante n’a fourni aucun chiffre d’affaires à cet effet.

 

Je ne tiendrai aucunement compte du reste de son affidavit, puisqu’il y est véhiculé soit des arguments juridiques, soit des opinions, et non des faits.

 

Mme Kennedy travaille à titre de recherchiste en marques de commerce pour le compte des agents de l’opposante.  Elle allègue que l’opposante est la propriétaire de toutes les marques de commerce énumérées dans l’affidavit de Mme Rathwell, déposé au soutien de la preuve de l’opposante, ainsi que de deux autres marques de commerce.  Je dois déterminer si son affidavit constitue une contre‑preuve en bonne et due forme.  Vu le contenu de l’affidavit déposé par Mme Gibson, que je viens de résumer, j’estime que l’affidavit de Mme Kennedy ne constitue pas une contre‑preuve appropriée au sens de l’article 43 du Règlement.  Il était loisible à Mme Rathwell d’inclure dans son premier affidavit les deux autres marques de commerce détenues par l’opposante.  Pour les besoins de la présente décision, je ne tiendrai donc pas compte du contenu de l’affidavit de Mme Kennedy.

 

Le droit

 

La requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux exigences de l'article 30 de la Loi, mais il incombe d'abord à l'opposante d'établir les faits qu'elle invoque à l'appui de ses motifs d'opposition. Une fois que l'opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, il incombe à la requérante de démontrer que les motifs d'opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l'enregistrement de la marque. [Voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., (1984) 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330; et John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., (1990) 30 C.P.R. (3d) 293].

 

La date pertinente pour examiner la question de l’absence de droit à l’enregistrement suivant le paragraphe 16(3) de la Loi est la date de la demande (2 février 1996) [article 16 de la Loi].  La date pertinente pour examiner la question du caractère distinctif est généralement la date de production de l’opposition (20 août 1997), tandis que l'enregistrabilité au regard de l'alinéa 12(1)d) doit être examinée à la date de ma décision. [Voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 424 (C.A.F.)]

 

L’opposante n’a présenté aucun élément de preuve pour attester l’emploi de sa marque de commerce MAX & CO. antérieurement aux dates pertinentes en ce qui concerne le deuxième motif d’opposition, dans la mesure où l’alinéa 16(3)a) s’applique, et le troisième motif d’opposition.  Ces motifs sont donc rejetés, l’opposante n’ayant pu s’acquitter de sa charge initiale de preuve.

 

Quant au quatrième motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30a) de la Loi, l’ancien président de la Commission des oppositions, M. Gary Partington, a tenu les propos suivants dans Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd, (1998) 86 C.P.R. (3d) 269 :

 

[traduction] S'agissant du critère applicable sous le régime de l'alinéa 30a) de la Loi, l'ancien registraire des marques de commerce a dit, dans l'affaire Dubiner c. Heede International Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2d) 128 (C.O.M.C.), que dans sa demande, la requérante [traduction] « doit décrire clairement, dans les termes habituels du commerce, les marchandises ou les services ». Dans l'affaire McDonald's Corp.v. M.A. Comacho-Saldana International Trading Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 101 (C.O.M.C.), p. 104, l'agent d'audience a conclu que les opposantes n'avaient qu'à présenter suffisamment d'arguments pour satisfaire au fardeau initial qui leur incombe au regard du moyen d'opposition fondé sur l'alinéa 30a).

Bien qu'un état des services soit plus difficile à définir en termes de services particuliers, contrairement à un état des marchandises, l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce exige un certain degré de précision dans l'énoncé des services visés par la demande d'enregistrement de la marque de commerce, lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que la requérante fournisse un état précis des services dans les termes habituels du commerce (voir Sentinal Aluminium Products Co. c. Sentinel Pacific Equities Ltd. (1983), 80 C.P.R. (2d) 201 (C.O.M.C.)). Ainsi, dans l'affaire Stanhome Inc. c. Les Encheres Stanley Inc. (1983), 82 C.P.R. (2d) 20 (C.O.M.C.), on a jugé que l'état décrivant les services offerts, s'agissant de services « d'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de certaines catégories d'appareils ménagers et commerciaux », suffisait à préciser la nature de ces services sans que la requérante n'ait à limiter les produits vendus par des termes précis ou des catégories générales. De même, dans S.C. Johnson and Son, Inc. c. Peerless Carpet Corp., une décision de la Commission d'opposition du 25 septembre 1997, non encore publiée [maintenant publiée sous 79 C.P.R. (3d) 558], la Commission a conclu [p. 274] que [traduction] « l'exploitation d'une entreprise de fabrication, de marketing, de distribution et de vente de revêtements de sol, de tapis, d'adhésifs et de systèmes d'installation de tapis [. . .] » suffisait en soi à préciser la nature des services rendus sans que la requérante ne soit tenue de limiter l'expression « revêtements de sol » par des termes précis. En outre, dans Pro Image Sportswear Inc. c. Pro Image, Inc. (1992), 42 C.P.R. (3d) 566 (C.O.M.C.), on a conclu que, dans sa demande, la requérante n'est pas tenue de préciser la nature des [traduction] « articles de sport » liés à ses services pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce.  [Je souligne.] 

 

L’opposante fait valoir que l’affidavit de Mme Gibson ne précise pas de façon satisfaisante si les services sont offerts pour le bénéfice d’un tiers.  La demande se fonde sur un emploi projeté et, en ce sens, la requérante n’a pas à établir à ce stade-ci que les services seront fournis pour le bénéfice des tiers.  Quoi qu’il en soit, les dépliants pièces MG-3, MG-4 et MG-5 montrent que la requérante offre les services pour le bénéfice de ses clients.  La description des services, quant à elle, satisfait au critère énoncé dans l’affaire Everything for a Dollar Store (Canada) Inc, précitée.

L’opposante prétend en outre que, dans le cadre de l’alinéa 30a) de la Loi, la requérante a omis d’établir que les « circulaires périodiques publicitaires de produits » sont des marchandises qui sont transférées dans la pratique normale du commerce.  Elle allègue que la preuve [traduction] « …indique que les circulaires, comme dans l’exemple fourni par la pièce MG-4 jointe à l’affidavit de Mme Gibson, sont librement distribuées aux consommateurs dans le seul but de promouvoir les services de la requérante ».

À l’étape du dépôt de sa demande, la requérante a l’obligation de convaincre le registraire que sa demande satisfait aux exigences posées par l’alinéa 30a) de la Loi, savoir qu’elle contient une description des marchandises dans les termes ordinaires du commerce.  La question de savoir si les circulaires devraient être considérées comme des marchandises ou comme étant accessoires à des services a fait l’objet de plusieurs décisions. [Voir par exemple les affaires Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Cosby Distilleries Ltd. (1978) 42 C.P.R. (2d) 264, Time Inc. c. Saskatchewan Wheat Pool, (1991) 37 C.P.R. (3d) 174, Barrigar & Oyen c. Apache Communications International Corp., (1994) 58 C.P.R. (3d) 123, Gowling, Strathy & Henderson c. Royal Bank of Canada, (1995) 63 C.P.R. (3d) 322, Now Communications Inc. c. Chum Ltd., (2000) 5 C.P.R. (4^th) 275 et Mutual Investco Inc. c. Knowledge is Power Inc., (2001) 14 C.P.R. (4^th) 117]  Cette question a cependant été soulevée dans le contexte de l’« emploi » d’une marque, soit sous le régime de l’alinéa 30b) de la Loi lorsque l’opposante conteste la date de premier emploi de la marque faisant l’objet de la demande, soit lorsque l’opposante invoque une date antérieure de premier « emploi », soit encore lorsque le propriétaire inscrit d’une marque doit en démontrer l’emploi après avis en ce sens émanant du registraire conformément à l’article 45 de la Loi.  Je conclus donc que la question soulevée par l’opposante est prématurée parce qu’à ce stade‑ci la requérante n’a pas à démontrer l’emploi de la marque au sens de la Loi, sa demande ayant été produite sur le fondement de l’emploi projeté.  Comme je l’ai mentionné précédemment, la date pertinente en ce qui concerne ce motif d’opposition est celle du dépôt de la demande.  Toute preuve relative aux faits postérieurs à cette date est sans importance à l’égard de ce motif d’opposition.  Si la demande avait été fondée sur l’emploi, j’aurais eu à trancher la question de savoir si la requérante employait la marque en liaison avec les marchandises ou si la marque était accessoire aux services fournis par elle.  Le quatrième motif d’opposition soulevé par l’opposante est par conséquent rejeté.

La confusion est importante au regard des autres motifs d'opposition : l'enregistrabilité (alinéa 12(1)d) de la Loi) et le droit à l'enregistrement de la marque (alinéa 16(3)b)).  En ce qui concerne l’enregistrabilité de la marque, je n’examinerai que la probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante MAX & CO., certificat d’enregistrement no LMC435440, étant donné que la déclaration d’opposition ne fait mention d’aucune autre marque de commerce déposée appartenant à l’opposante.  Le registraire ne peut statuer sur un motif d’opposition qui n’a pas été soulevé dans la déclaration d’opposition. [Voir Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd., (1984) 79 C.P.R. (2d) 12]

 

Pour déterminer si la marque faisant l'objet de la demande crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposante ou la demande pendante y relative, le registraire doit, aux termes du paragraphe 6(5), tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :  le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

 

C’est à la requérante qu'il appartient de convaincre le registraire, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre sa marque et la marque de commerce déposée de l'opposante à la date pertinente susmentionnée [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, et Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd [2002] 3 C.F.405].

 

Il a été établi que les critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi ne sont pas exhaustifs et qu'il n'est pas nécessaire de tous leur accorder le même poids [voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc. (1992), 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.), et Gainers Inc. c. Marchildon (1996), 66 C.P.R.(3d) 308 (C.F. 1re inst.)].

 

Selon une jurisprudence constante, la technique appropriée pour l'étude de marques de commerce semblables ne consiste pas à les placer côte à côte et à analyser d'un oeil critique leurs ressemblances et leurs différences, mais bien à trancher la question de manière générale selon la première impression.  Dans Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1, le juge Cattanach énonce le critère relatif à la confusion en ces termes :

Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs. Il ne s'agit pas de l'acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d'un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d'intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion […] non pas dans l'intention [de] faire une étude comparative [des marques de commerce] mais plutôt dans le but d'évaluer la première impression de l'acheteur ordinaire et prudent des marchandises.

 

Je me pencherai sur la question de la confusion dans le contexte tout d’abord de l’enregistrabilité de la marque, puis dans le contexte du droit à l’enregistrement en raison de la différence dans les dates pertinentes et dans la liste des marchandises visées par le certificat d’enregistrement no 435440 et la demande no 788370.

Dans le cadre d’une opposition à l’enregistrement de la marque de commerce de l’opposante MAX & CO., numéro de demande 788370, soit le fondement du deuxième motif d’opposition, l’agent d’audience M. Herzig a formulé les commentaires suivants à l’égard de la marque de commerce de l’opposante MAX & CO. :

La marque MAX & CO. faisant l’objet de la demande possède un faible caractère distinctif du fait que la partie dominante de la marque serait perçue soit comme le nom d’une personne, soit comme un terme laudatif formé par l’abréviation du mot « maximum ». La demande visant la marque MAX & CO. est fondée sur l’emploi et l’enregistrement à l’étranger et la preuve n’a pas établi qu’elle est devenue connue au Canada à toutes les dates pertinentes. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues au Canada est un facteur qui milite en faveur de l’opposante. 

 

Je fais mien cet énoncé et je conclus que la marque de commerce de l’opposante possède un faible caractère distinctif inhérent.  Qui plus est, rien ne permet de savoir dans quelle mesure la marque de commerce de l’opposante est devenue connue au Canada.

La marque se compose d’une version tronquée du mot « maximum » et de l’abréviation du mot « compagnie » en français.  Elle possède ainsi un faible caractère distinctif inhérent.  Le chiffre d’affaires des supermarchés exploités par la requérante dans la province de Québec sous la bannière de la marque est fort impressionnant.  L’« emploi » de la marque est attesté depuis au moins septembre 1996 en liaison avec les services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de chaînes de supermarché d’alimentation.  La marque est connue en liaison avec ces services, à tout le moins dans la province de Québec, et ce facteur milite donc en faveur de la requérante.

En règle générale, lors de l'examen de la nature des marchandises, services et commerces pour déterminer s'il y a confusion au sens de l'alinéa 12(1)d), il faut se référer à l'état déclaratif des marchandises ou services figurant dans la demande d'enregistrement présentée par les parties ou dans l'enregistrement lui-même [Voir M. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1984), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].  Toutefois, les éléments de preuve se rapportant aux commerces véritables des parties peuvent être utiles dans l’interprétation des états des marchandises/services en vue de déterminer le type probable d'entreprise ou de commerce voulu par les parties, et non tous les commerces qui pourraient être visés par le libellé (McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.) et McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1^re inst.)).

Rien dans la preuve déposée par l’opposante ne permet au registraire de tirer une conclusion sur la nature de son entreprise.  Par contre, on retrouve dans la preuve déposée par la requérante certaines indications quant à la nature de l’entreprise exploitée par elle en liaison avec la marque, et la pièce MG-3 s’avère fort pertinente à cet égard.  Elle consiste en un dépliant destiné à promouvoir l’ouverture de l’un des magasins exploités par la requérante en liaison avec la marque, lequel dépliant une fois ouvert illustre de façon caricaturale les divers rayons qu’on retrouve typiquement dans un magasin exploité sous la bannière de la marque.

Sous les titres se trouve une rubrique : Santé et Beauté, dans laquelle on peut raisonnablement et probablement inclure la vente de produits cosmétiques, de santé et de beauté.  En fait, la page couverture de la pièce MG-3 montre l’illustration d’un bâton de rouge à lèvres où le rouge à lèvres a été remplacé par une tête d’asperge et, sur une des pages intérieures, on trouve des illustrations de cosmétiques, de déodorants et de bouteilles d’eau de cologne.  Il n’y a aucune restriction dans la description des services qui aurait pour effet d’empêcher la requérante de vendre ces types de marchandises de même que des vêtements.  Il existe par conséquent un chevauchement entre ces marchandises et les services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail. [Voir Wall Mart Stores, Inc c. Tough Stuff Distributors, Inc, (1999) 1 C.P.R. (4^th) 271]

La marque et la marque de commerce déposée de l’opposante MAX & CO. se ressemblent beaucoup sur le plan visuel et, si on considère que le mot MAX est une abréviation du mot « maximum », les marques en cause revêtent pratiquement le même sens puisque le mot MAXI pourrait lui aussi être considéré comme une abréviation du mot « maximum ».  Les secondes portions des marques sont identiques dans les idées qu’elles suggèrent puisque toutes deux désignent, en français (CIE) comme en anglais (CO), le mot « compagnie ».

Toutes sortes de raisons peuvent expliquer l’absence d’opposition à la demande ayant mené à l’enregistrement de MAXI & CIE et dessin.  Ce ne serait que pure hypothèse de ma part de les commenter à cette étape‑ci.  Je ne tiendrai donc nullement compte de cette circonstance additionnelle.

En conséquence, je retiens le premier motif d’opposition invoqué par l’opposante uniquement en ce qui a trait aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail puisqu’il existe, suivant la prépondérance des probabilités, une risque de confusion entre la marque et la marque de commerce de l’opposante MAX & CO à cet égard.  La requérante s’est toutefois acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver, suivant la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque et la marque de commerce déposée de l’opposante MAX & CO. en ce qui concerne les marchandises et les autres services visés par la présente demande.

Il me reste encore à examiner la dernière portion du deuxième motif d’opposition.  L’opposante a démontré que sa demande no 788370 était toujours pendante au moment de la publication de la présente demande, tel qu’il appert du certificat d’authenticité en date du 5 mai 1998 produit par elle relativement à cette demande [paragraphe 16(4) de la Loi].  Les conclusions tirées précédemment s’appliqueraient encore en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage et le degré de ressemblance.

Sur le dépliant de la requérante, pièce MG-3, sous le titre « A Lot More Than a Grocery Store », il est fait référence à un logiciel vendu en magasin.  Les marchandises visées par la demande no 788370 sont différentes de celles visées par l’enregistrement no 435440.  Après comparaison des marchandises visées par la demande no 788370, je conclus qu’il existe un chevauchement entre les services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, le magasin d’optique au détail et les services d’opticiens et d’optométristes ainsi que les services propres à l’exploitation d’un centre informatique, tous offerts par la requérante, et les marchandises de l’opposante énumérées précédemment qui pourraient être vendues dans un grand magasin, de même que les ordinateurs, lunettes et lunettes de soleil visés par la demande no 788370.

Au regard de la preuve dont je dispose, je retiens le deuxième motif d’opposition invoqué par l’opposante fondé sur l’alinéa 16(3)b) de la Loi, mais uniquement en ce qui a trait aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique et au magasin d’optique au détail et aux services d’opticiens et d’optométristes.  J’en viens à cette conclusion parce que, suivant la prépondérance des probabilités, il existe un risque de confusion entre la marque et la marque de commerce de l’opposante MAX & CO. faisant l’objet de la demande no 788370 uniquement en ce qui concerne ces services.

Par les pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, et appliquant les principes énoncés dans l’affaire Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet Werke Heinrich SCH (1986) 10 C.P.R. (3d) 482, je repousse sur le fondement du paragraphe 38(8) de la Loi la demande présentée par la requérante en vue de l’enregistrement de la marque uniquement en ce qui concerne les services suivants :

Services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique et magasin d’optique au détail et services d’opticiens et d’optométristes.

 

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 2 JUILLET 2004.

 

 

 

 

Jean Carrière,

Membre,

Commission d'opposition des marques de commerce