Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : A TOUCH OF PEPPER
No D’ENREGISTREMENT : 334,809
Le 21 novembre 2001, à la demande de Frumkin, Feldman et Glazman, le registraire a donné un avis en vertu de l’article 45 à Frank Mazza, le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.
La marque de commerce A TOUCH OF PEPPER est enregistrée en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :« moulins à poivre électriques ».
Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente, dans la présente affaire, se situe entre le 21 novembre 1998 et le 21 novembre 2001.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Frank Mazza et l’affidavit de Edwin Kenney (pièce FM-7 à l’affidavit de Mazza) ont été produits. Chaque parte a produit un mémoire écrit. Une audience n’a pas été demandée dans la présente affaire.
Un affidavit modifié de Frank Mazza, fait sous serment le 29 octobre 2002, a été produit avec le mémoire écrit du titulaire de l’enregistrement. Vu que l’affidavit a été produit après le délai prévu par la loi au titre de la production des éléments de preuve dans la présente affaire, il n’a pas été tenu compte dudit affidavit. De plus, tout argument du titulaire de l’enregistrement se rapportant à l’affidavit en question n’a pas été pris en compte.
Dans son affidavit, M. Mazza indique qu’il est l’inventeur et le propriétaire d’un brevet canadien et d’un brevet aux États-Unis se rapportant à un moulin et qu’il est le propriétaire de la marque de commerce déposée A TOUCH OF PEPPER.
M. Mazza indique qu’en janvier 1986 il a conclu une entente verbale avec M. Joerg Peschlow de la société Joerg Peschlow Enterprises Inc. en vertu de laquelle M. Peschlow convenait de financer la mise en marché de l’invention de M. Mazza et de verser à ce dernier le plus élevé d’un salaire de base ou d’un pourcentage des profits. Conformément à cette entente, M. Peschlow, directement ou par l’entremise de ses sociétés, a été autorisé à employer la marque de commerce. Il indique qu’aucune durée n’a été stipulée au titre de l’emploi de la marque de commerce par M. Peschlow. Le 15 janvier 1988, la société Joerg Peschlow Enterprises Inc.a été enregistrée à titre d’usager inscrit (pièce FM-3). À la fin de 1995, M. Mazza et M. Peschlow ont eu un désaccord, mais M. Peschlow lui a garanti qu’il veillerait à ce que les moulins à poivre électriques seraient fabriqués et offerts au public sous la marque de commerce. Il indique qu’en 1996 une certaine rémunération lui a été versée. Vers 1997, il a appris que M. Peschlow avait des difficultés financières graves, mais il croyait que M. Peschlow continuerait à respecter ses engagements, comme il l’avait fait après leur désaccord. Il explique qu’il a décidé de lui accorder du temps pour qu’il se « remette sur pied », car il avait l’impression que l’arrêt des paiements en sa faveur était dû aux difficultés financières auxquelles faisait face M. Peschlow.
Ensuite, il allègue qu’en aucun temps il a été avisé que M. Peschlow considérait que l’entente verbale était terminée. Il ajoute qu’après avoir accordé un très long délai généreux à M. Peschlow, il a mis fin à l’entente verbale le 6 mars 2001, comme en fait foi la lettre envoyée à M. Peschlow (pièce FM-5).
M. Mazza soutient que, à la lumière de la nature de ses liens avec M. Peschlow, il n’a jamais eu en sa possession des preuves quant à l’emploi de la marque émanant de M. Peschlow ou de ses sociétés, sauf l’emballage (pièce FM-4) et les factures qu’il a produites comme pièce FM-6. Il indique qu’avant le désaccord, il savait que sa marque de commerce était employée par M. Peschlow, directement ou par l’entremise des sociétés de ce dernier, et il était convaincu que la qualité du produit était conforme à ses normes, car il a été en mesure d’inspecter et de voir ledit produit dans des commerces de détail. Il ajoute qu’il ne peut pas avoir accès aux dossiers d’emploi de la marque par M. Peschlow ou par les sociétés de ce dernier, et qu’il ne peut pas s’attendre à la collaboration de ce dernier au sujet du présent problème, car il soupçonne que la procédure en vertu de l’article 45 a été intentée, à la demande de M. Peschlow, par le cabinet d’avocats de ce dernier.
Il soutient qu’au cours de l’été 1999, il a constaté que le magasin de détail, appelé « La Coquotte » situé dans le centre commercial Rockland à Montréal, vendait des moulins à poivre électriques de marque « A TOUCH OF PEPPER », et il demeure convaincu que ces moulins à poivre électriques étaient conformes à ses normes élevées antérieures. Il indique qu’il a pensé que M. Peschlow, directement ou par l’entremise des sociétés de ce dernier, a continué d’employer la marque de commerce conformément à l’entente verbale jusqu’en 2001 au moins, et, à titre de pièce FM-6, il a produit des factures portant des dates en janvier 2001, qui, selon lui, établissent des ventes des marchandises en faveur de la société Ares Equipment Ltée sous la marque de commerce. Il explique qu’il sait que Ares était l’un des comptes de détail de M. Peschlow parce qu’il a vu, par le passé, des marchandises vendues dans le magasin Ares, qui étaient emballées dans l’emballage distinctif qu’il a produit comme pièce FM-4. Il semble que les factures lui ont été remises par M. Dave Abrams de la société Ares lorsqu’il a demandé à ce dernier s’il avait des éléments de preuve établissant que M. Peschlow lui avait vendu des moulins à poivre au cours de la période entre le 21 novembre 1998 et le 21 novembre 2001. Comme pièce FM-7, il a produit un affidavit de M. Kenney qui, vers la fin de janvier 2001, a tenté d’acheter des moulins à poivre sous la marque de marque de commerce auprès de M. Peschlow, qui lui a dit qu’il n’en avait pas à vendre pour le moment, car la société qui fabriquait les moulins à poivre avait fait faillite, mais qu’il pourrait lui donner d’autres détails plus tard.
Ensuite, M. Mazza indique qu’il a été contacté par M. Jack Pierotti, Président de Chef Specialties Company de Smithport en Pennsylvanie et que des négociations sont en cours avec ce dernier en vue de la mise en marché des moulins à poivre et d’autres produits en liaison avec la marque de commerce. Il ajoute que la société Cuisinart, un fabricant reconnu d’appareils de cuisine, a déjà exprimé un intérêt, par le passé, à l’égard des moulins à poivre électriques, et il indique qu’il a l’intention de négocier avec cette dernière société si les négociations avec Chef Specialties Company n’aboutissent pas.
Les principaux arguments de la partie requérante en ce qui concerne les éléments de preuve produits se résument comme suit :
Les éléments de preuve n’établissent pas l’emploi par le titulaire de l’enregistrement ou pour son compte et sous l’autorité du titulaire de l’enregistrement durant la période pertinente.
Les éléments de preuve sont confus et vagues en ce qui concerne la date du dernier emploi et il n’y a aucune circonstance spéciale qui justifie l’absence d’emploi.
Par ailleurs, le titulaire de l’enregistrement soutient que les éléments de preuve établissent l’emploi durant la période pertinente par un licencié autorisé, et que l’emploi établi est conforme au paragraphe 4(1) de la Loi.
Après avoir examiné les éléments de preuve, je reconnais que le titulaire de l’enregistrement avait conclu une entente verbale avec M. Peschlow de la société Joerg Peschlow Enterprises Inc. en janvier 1986, et, qu’en vertu de cette entente, M. Peschlow, directement ou par l’entremise de ses sociétés, a été autorisé à employer la marque de commerce en liaison avec des moulins à poivre électriques fabriqués conformément aux spécifications des brevets appartenant au titulaire de l’enregistrement. J’accepte également que l’entente n’a pas été résiliée avant le 6 mars 2001. Par conséquent, j’arrive à la conclusion que M. Peschlow et ses sociétés étaient autorisés à employer la marque de commerce jusqu’au 6 mars 2001.
En ce qui concerne l’entente de licence, la jurisprudence est claire et il n’est pas nécessaire que la licence soit constatée par écrit. Des licences verbales sont acceptables (voir Quarry Corp. v. Bacardi & Co., 72 C.P.R. (3d) 25).
En ce qui concerne une licence d’emploi, les paragraphes 50(1) et (2) de la Loi sur les marques de commerce prévoient ce qui suit :
50(1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial -- ou partie de ceux-ci -- ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
50(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
Par conséquent, en vertu du paragraphe 50(1), pour que l’emploi revienne au propriétaire, ce dernier doit, en application de la licence, contrôler les caractéristiques ou la qualité des marchandises. En vertu du paragraphe 50(2), l’emploi sous licence et le contrôle sont présumés dans la mesure où un avis public a été donné quant au fait que l’emploi de la marque de commerce fait l’objet d’une licence et quant à l’identité du propriétaire.
En l’espèce, il est clair qu’en application de l’entente verbale, les moulins à poivre électriques devaient être fabriqués conformément aux spécifications des brevets du propriétaire. Par conséquent, je suis convaincue que le propriétaire avait le contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises fabriquées par M. Peschlow ou par les sociétés de celui-ci. De plus, je suis prête à conclure, compte tenu de la preuve dans son ensemble, que le propriétaire exerçait le contrôle lorsqu’il a inspecté les marchandises dans un magasin de détail qu’il a visité, et qu’il était convaincu que lesdites marchandises répondaient à ses normes. Par conséquent, j’accepte que tout emploi de la marque de commerce par M. Peschlow, directement ou par l’entremise de ses sociétés, constitue un emploi qui revient au titulaire de l’enregistrement en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.
M. Mazza a vu des moulins à poivre électriques en liaison avec la marque de commerce A TOUCH OF PEPPER qui étaient en vente au cours de l’été 1999 dans le magasin de détail « La Coquotte » situé à Montréal. Étant donné qu’il les a inspectés et qu’il était satisfait de leur conformité à ses normes, cela, à mon avis, suggère qu’il a dû être convaincu qu’ils émanaient du licencié autorisé. Par conséquent, je suis prête à accepter que les marchandises provenaient du licencié. Vu que les marchandises étaient en montre dans un magasin de détail au cours de l’été 1999, je suis prête à conclure que, selon la prépondérance de la preuve, les ventes des moulins à poivre électriques en liaison avec la marque de commerce ont été réalisées par le magasin de détail durant la période pertinente. Étant donné que les ventes faites aux consommateurs par le magasin de détail constituent un emploi de la marque de commerce revenant au titulaire de l’enregistrement (voir Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd., 4 C.P.R. (2d) 6), je conclus que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises durant la période pertinente. De plus, j’accepte que les factures, produites comme pièce FM-6, jointes à l’affidavit de M. Mazza appuient l’allégation de M. Mazza voulant que M. Peschlow, directement ou par l’entremise de ses sociétés, a continué d’employer la marque de commerce jusqu’en janvier 2001 au moins. Je fonde cette conclusion sur le fait que l’adresse des sociétés désignées sur les factures est la même que l’adresse de M. Peschlow qui figure sur la pièce FM-5 jointe à l’affidavit de M. Mazza.
Par conséquent, selon une interprétation juste de l’affidavit dans son ensemble, j’arrive à la conclusion que durant la période pertinente la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises que vise l’enregistrement d’une manière conforme au paragraphe 4(1) et aux articles 45 et 50 de la Loi sur les marques de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, l’enregistrement no 334,809 doit être maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU, AU QUÉBEC, CE 24e JOUR DE SEPTEMBRE 2004.
D. Savard
Agente d’audience principale
Article 45