Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence: 2013 COMC 86
Date de la décision: 2013-05-03
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de McInnes Cooper visant l’enregistrement no LMC618,950 de la marque de commerce UNISSON au nom de Banque Nationale du Canada
[1] Le 30 septembre 2010, à la demande de McInnes Cooper (la Requérante), le registraire a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Banque Nationale du Canada (le Propriétaire Inscrit) lui enjoignant de prouver l’emploi de la marque de commerce UNISSON (la Marque) en liaison avec : services bancaires et gestion de placements (les Services).
[2] L’article 45 de la Loi oblige le Propriétaire Inscrit à démontrer qu’il a employé au Canada la Marque en liaison avec chacun des Services spécifiés à l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente est donc du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2010 (la Période Pertinente).
[3] La procédure sous l’article 45 est simple, expéditive et sert à éliminer du registre le “bois mort”. Ainsi le seuil exigé pour établir l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période Pertinente n’est pas très élevé [voir Woods Canada ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF1reinst)].
[4] Une simple allégation d’emploi de la Marque en liaison avec les Services n’est pas suffisant pour établir son usage au sens de l’article 4(2) de la Loi. Il n’y a pas lieu de produire une preuve abondante. Toutefois toute ambigüité dans la preuve sera interprétée à l’encontre du Propriétaire Inscrit de la Marque [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)].
[5] En réponse à l’avis, le Propriétaire Inscrit a produit l’affidavit de Laurie Smuck, Vice-Présidente Sénior chez BNCN Inc. Seule le Propriétaire Inscrit a produit des représentations écrites. Aucune audience n’a été demandée.
[6] Avant de procéder à l’analyse de cette preuve je tiens à reproduire le texte de l’article 4(2) de la Loi :
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[7] Mme Smuk explique que BNCN Inc. est une filiale de la National Bank Financial Inc., cette dernière étant détenue par le Propriétaire Inscrit.
[8] Mme Smuk affirme que la Marque désigne des services combinés de services bancaires et de gestion de placements en ce que le compte de placements des utilisateurs de ces services est lié électroniquement à leur compte de banque, ce qui leur permet d’avoir un seul compte à partir duquel ils peuvent gérer leurs placements et avoir accès à leur compte de banque via une carte de débit. Mme Smuk a produit une copie d’une de ces cartes de débit portant la marque UNISON.
[9] Mme Smuk explique que le Propriétaire Inscrit est l’institution financière responsable des ouvertures de comptes de banque et de l’émission des cartes de débit et chèques portant la Marque. Les Services sont exécutés au Canada soit directement par le Propriétaire Inscrit ou par l’entremise de sa licenciée NBCN inc. qui est autorisée à employer la Marque au Canada en vertu d’une licence par laquelle le Propriétaire Inscrit exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des Services.
[10] À titre d’exemple d’emploi de la Marque Mme Smuk a produit un exemplaire du formulaire intitulé ‘UNISON CASH MANAGEMENT ACCOUNT (CMA) OPENING’. Après avoir expliqué en détails comment la relation d’affaires s’opérait entre le Propriétaire Inscrit, NBCN Inc., des courtiers et les clients, elle a produit des extraits du site Internet d’une firme de courtage faisant la promotion des Services en liaison avec la Marque.
[11] Mme Smuk précise que durant la période pertinente il y a eu environ 100 clients Canadiens qui ont ouvert un compte UNISON auprès du Propriétaire Inscrit. Elle a également fourni le nombre de transactions faites annuellement et la valeur de ces transactions pour les années 2008, 2009 et pour l’année 2010 (jusqu’au 22 décembre) ainsi que durant le mois de décembre 2007.
[12] Mme Smuk affirme que dans la province de Québec les Services sont offerts en liaison avec la Marque mais toutefois il n’y a aucun preuve documentaire à cet effet.
[13] À la lumière de cette preuve, je conclus qu’il y a eu emploi de la marque UNISON au Canada durant la période pertinente en liaison avec les Services au sens de l’article 4(2) de la Loi. En effet la marque UNISON apparaît clairement sur la carte de débit utilisée par les clients du Propriétaire Inscrit pour faire des transactions bancaires. Quant au formulaire d’ouverture de compte je considère les mots CASH MANAGEMENT ACCOUNT (CMA) OPENING comme étant descriptif et indicatif des Services offerts en liaison avec la marque UNISON [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. Ainsi l’ajout de ces mots ne fait pas perdre le caractère distinctif de la marque UNISON.
[14] Toutefois y-a-t-il preuve de l’emploi de la Marque? En effet la preuve démontre l’emploi de la marque UNISON et non UNISSON. Je considère l’emploi de la marque UNISON comme une variation très mineure de la Marque. L’emploi de la marque UNISON ne fait pas perdre l’identité de la Marque, qui demeure reconnaissable malgré l’absence d’un ‘S’ [voir Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].
[15] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC618,950 sera maintenue au registre, le tout selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada