Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS TRADUCTION
Référence : 2011 COMC 147
Date de la décision : 2011-08-25
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Smart & Biggar, visant l’enregistrement no LMC665964 pour la marque de commerce APR15 au nom de FeelGood Nutraceutical Inc. (aujourd’hui Vanwin Group Ltd.)
[1] À la demande de Smart & Biggar (la Requérante), le registraire des marques de commerce a délivré un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) le 7 octobre 2009 à FeelGood Nutraceutical Inc. (l’Inscrivante), la propriétaire inscrite à cette époque de l’enregistrement no LMC665964 pour la marque de commerce APR15 (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : crème analgésique topique externe.
[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit démontrer, à l’égard de chacune des marchandises que spécifie l’enregistrement, que la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 7 octobre 2006 au 7 octobre 2009 (la Période pertinente).
[4] La définition pertinente quant à l’« emploi » en liaison avec des marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmée par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)]. Bien que les exigences en matière de preuve d’emploi dans le cadre de cette procédure ne soient pas très élevées [Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd. (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance de preuve [Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement au cours de la Période pertinente.
[6] En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit la déclaration solennelle de Marco D’Amici, le président de FG Nutraceutical Inc., souscrite le 12 janvier 2009. Seule la Requérante a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue. Je note que l’Inscrivante identifie FG Nutraceutical Inc. comme étant son nouveau nom et qu’un changement de nom a été postérieurement enregistré auprès de l’Office, ainsi qu’une cession de la Marque à Vanwin Group Ltd., en date du 1er février 2011; ni le changement de nom, ni le transfert de titre ne sont en cause en l’espèce.
[7] La déclaration solennelle de M. D’Amici est courte et constitue une simple assertion d’emploi de la Marque. Elle indique ce qui suit :
[traduction] Par la présente, je déclare que ce qui suit est la vérité.
Je suis Marco D’Amici, président de FG Nutraceutical Inc., anciennement (FeelGood Nutraceutical Inc), une société dûment constituée en C.-B.
FeelGood Nutraceutical Inc. est la propriétaire inscrite de la marque de commerce canadienne APR15.
Numéro d’enregistrement : LMC665964
Marque de commerce : APR15
Date d’enregistrement : 13 juin 2006
La marque de commerce APR15 est employée au Canada et aux É.-U. depuis 2004.
Vois les pièces jointes
Sincèrement, [signature] Marco D’Amici
[8] Les « pièces jointes » en question sont des éléments de preuve non légalisés. Elles sont décrites ci-dessous :
a) Une lettre datée du 10 juillet 2009 de Richards Buell Sutton, s.r.l. de Trans Research International Trust Ltd. et Trans Research International Ltd. La lettre fait valoir la propriété de l’Inscrivante à l’égard de la Marque et allègue une possible contrefaçon de la marque de commerce, une commercialisation trompeuse et une violation du droit d’auteur contre les propriétaires apparents du produit TPR20. Je note que la lettre fait référence à une copie d’une photo en pièce jointe [traduction] « montrant les deux produits côte à côte », qui n’est pas incluse dans l’affidavit de M. D’Amici;
b) Un dépliant publicitaire non daté intitulé « APR15 Advanced Relief for Pain & Inflammation »;
c) Deux photographies non datées de tubes de crème analgésique topique externe APR15 : un avec une étiquette en anglais, l’autre avec une étiquette en anglais et en français;
d) Un dépliant publicitaire non daté intitulé « Testimonials APR15 Advanced Pain Relief »;
e) Une photographie non datée d’une bouteille de crème analgésique topique externe APR15;
f) Une version papier d’une page Web tirée du site www.apr15.ca, datée du 7 décembre 2009, montrant des produits analgésiques topiques APR15.
[9] Indépendamment du fait que des pièces non légalisées peuvent être admises dans les procédures de radiation en vertu de l’article 45 [voir Fasken Martineau DuMoulin LLP c. In-N-Out Burgers (2007), 61 C.P.R. (4th) 183 (C.O.M.C.)], comme la Requérante le note dans ses plaidoyers écrits, les éléments de preuve fournis en pièce jointe n’appuient pas les prétentions de M. D’Amici concernant l’emploi de la Marque. D’abord et avant tout, je note que l’Inscrivante n’a présenté aucune preuve de ventes au Canada durant la Période pertinente, telles que des factures ou des commandes. De plus, M. D’Amici n’a fourni aucun détail concernant la pratique normale du commerce de l’Inscrivante au cours de la Période pertinente, bien qu’il semble que les consommateurs peuvent acheter les crèmes ARP15 sur le site Web susmentionné de l’Inscrivante.
[10] Concernant les documents joints à sa déclaration, je note que M. D’Amici n’a fourni aucune date pertinente à leur égard. Les dépliants publicitaires ne sont pas datés non plus et la date de la page Web est postérieure à la Période pertinente sans que rien ne soit dit à l’égard de sa création pendant la Période pertinente. Dans tous les cas, pour que ces publicités et documents promotionnels soient suffisamment liés aux Marchandises pour constituer un emploi suivant le paragraphe 4(1) de la Loi, il aurait fallu qu’ils soient distribués au moment du transfert des marchandises [voir BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc. (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)]. Aucune revendication de la sorte n’a été faite dans l’affidavit de M. D’Amici.
[11] Enfin, bien que les photos montrent la Marque figurant sur les Marchandises, aucune indication n’est donnée concernant la date à laquelle elles ont été prises et, sans autres renseignements supplémentaires, elles ne constituent pas des preuves de ventes des Marchandises.
[12] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Marque a été employée en liaison avec les Marchandises au sens des articles 45 et 4 de la Loi au cours de la Période pertinente, et il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant un tel défaut d’emploi.
[13] Par conséquent, en vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Kathryn Barnett
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent