Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Cabel Hall Citrus Limited et Trout Hall Ltd. à la demande n° 1134316 produite par Robert Latchman en vue de l’enregistrement de la marque de commerce TROUTHALL
I La procédure
boissons, nommément jus de fruits, boissons non gazéifiées contenant des extraits de thé, boissons non alcoolisées gazéifiées (contenant jus de fruits et arômes), sirop; cristaux; fruits en boîte; fruits séchés; fruits en conserve; conserves; poudre à crème anglaise; biscuits et craquelins; levure chimique et nouilles (les « Marchandises »)
sur la base de l’emploi au Canada depuis mai 1992. La demande a subséquemment été publiée aux fins d’opposition le 10 septembre 2003 dans le Journal des marques de commerce.
II La déclaration d’opposition
[5] Les motifs d’opposition sont les suivants :
1. le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, compte tenu des alinéas 16(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), parce que, à la date du premier emploi allégué de ladite Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de commerce TROUT HALL de l’Opposante et avec le nom commercial Trout Hall Ltd. que l’Opposante avait précédemment employés au Canada;
2. la Marque du Requérant n’est pas distinctive et ne distingue pas véritablement les Marchandises des marchandises de l’Opposante, ni n’est adaptée à les distinguer ainsi;
3. la Marque du Requérant ne peut être distinctive du Requérant, parce que le mot TROUTHALL correspond à un endroit géographique de la Jamaïque qui est renommé pour la culture fruitière;
4. la Marque n’est pas enregistrable selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi, parce que, qu’il soit sous forme graphique, écrite ou sonore, le mot TROUTHALL donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, du lieu d’origine des Marchandises.
III Principes généraux applicables aux motifs d’opposition
[7] Les dates pertinentes, qui varient d’un motif d’opposition à l’autre, sont les suivantes :
➢ Enregistrabilité de la Marque selon l’alinéa 12(1)b) de la Loi : la date de production de la demande (15 mars 2002); [voir Zorti Investments Inc. c. Party City Corporation (2004), 36 C.P.R. (4th) 90; Havana Club Holdings S.A. c. Bacardi & Company Limited, (2004) 35 C.P.R. (4th) 541].
➢ Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition est généralement considérée comme la date pertinente (10 février 2004); [voir Andres Wines Ltd. et E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.) et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].
➢ Droit à l’enregistrement de la Marque lorsque la demande est fondée sur l’emploi : la date déclarée du premier emploi (mai 1992) [voir le paragraphe 16(1) de la Loi].
IV Motif d’opposition erroné
V Motif d’opposition relatif au droit à l’enregistrement
VI Enregistrabilité de la Marque
En vertu de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur la concurrence déloyale, l'enregistrement était à priori refusé aux mots servant de marque qui "étaient clairement descriptifs ou trompeurs quant à la nature ou la qualité des marchandises". L'adverbe « clairement » s'appliquait également au qualificatif « trompeurs ».
À l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce le terme "clairement" appliqué à « trompeurs » a été remplacé par l'expression "description fausse et trompeuse". Le changement était voulu.
Plusieurs termes peuvent être « clairement trompeurs » quant aux marchandises en liaison avec lesquelles ils sont employés, sans constituer pour autant une « description fausse et trompeuse ».
Selon moi, le critère que l'on doit appliquer pour déterminer si une marque de commerce dans son entier constitue une description fausse et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l'origine du produit associée à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l'endroit désigné par le nom géographique utilisé.
La question de savoir si une marque de commerce constitue une description fausse et trompeuse est autant une question de fait que celle de savoir si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque.
[Voir également T.G. Bright & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce), (1985), 4 C.P.R. (3d) 64 (C.F. 1re inst.)] (je souligne)
[traduction]
12. En raison de la longue association avec la Jamaïque, pour les clients immigrants qui habitent maintenant au Canada et qui continuent à consommer des produits comme la lime, la papaye et la mangue des Antilles, le nom TROUT HALL évoquerait des marchandises produites sur la propriété Trout Hall Estate et est donc lié à mon entreprise.
13. En conséquence, je soutiens que, en raison de l’emploi prolongé et à grande échelle du nom TROUT HALL, de la réputation dont mon entreprise jouit en ce qui a trait à la production de fruits de qualité et du marché restreint qui existe pour des produits comme la mangue, le nom TROUT HALL est et continue d’être lié à mon entreprise et la seule raison pour laquelle le Requérant aurait pu adopter ce nom était le désir de tirer profit de notre réputation et de nos droits résiduels établis au Canada.
VII Caractère distinctif
VIII Conclusion
FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 11e JOUR DE MAI 2009.
Jean Carrière
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, L.LL.