Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE‑MARKS
Référence : 2011 COMC 249
Date de la décision : 2011‑12‑12
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Sperian Eye & Face Protection, Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1304687 pour la marque de commerce GENESIS au nom de STC Footwear Inc.
Introduction
[1] Le 8 juin 2006, STC Footwear Inc. a produit la demande d’enregistrement no 1304687 pour la marque de commerce GENESIS (la Marque) sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec des bottes de sécurité pour le travail (les Marchandises).
[2] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 30 mai 2007. Bacou‑Dalloz Eye & Face Protection, Inc. (Bacou) a produit le 30 juillet 2007 une déclaration d’opposition que le registraire a fait parvenir à la Requérante le 14 août 2007. La Requérante a produit le 4 décembre 2007 une contre‑déclaration dans laquelle elle nie tous les motifs d’opposition énumérés ci‑dessous.
[3] Bacou a produit les affidavits de Philip Johnson et la Requérante a produit la déclaration solennelle de Hugh John Fox et l’affidavit de Lisa Saltzman. Bacou a produit en contre‑preuve les affidavits de Fiona Li et de Karen E. Thompson. La Requérante a obtenu le 6 août 2009 la permission de produire comme preuve additionnelle un second affidavit de Fiona Li. Comme il ressort de la présente décision, je n’ai pas tenu compte du contenu des affidavits de Fiona Li étant donné qu’ils décrivent des faits qui se sont produits après les dates pertinentes associées aux motifs d’opposition analysés ci‑après.
[4] Dans une lettre datée du 3 juillet 2008, l’agent de Bacou a informé le registraire que Bacou avait changé de nom et s’appelait maintenant Sperian Eye & Face Protection, Inc. (l’Opposante).
[5] Les deux parties ont présenté des plaidoyers écrits et seule l’Opposante était représentée à l’audience.
Motifs d’opposition
[6] Les motifs d’opposition sont les suivants :
1. La demande ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi) parce que la Requérante était au courant, est réputée avoir été au courant ou aurait dû être au courant des droits et de la réputation rattachés à la marque de commerce GENESIS de l’Opposante au Canada en raison de son emploi, de son annonce et de sa réputation en liaison avec des « montures de lunettes et lunettes, lunettes de soleil et lunettes de soleil de sécurité ». La Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle a ou avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises compte tenu de l’emploi antérieur de la marque de commerce GENESIS de l’Opposante au Canada.
2. La Marque n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée GENESIS portant le numéro LMC573808 en liaison avec des « montures de lunettes et lunettes, lunettes de soleil et lunettes de soleil de sécurité ».
3. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, en raison de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, étant donné qu’à la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce GENESIS antérieurement employée par l’Opposante au Canada.
4. La Marque n’est pas distinctive au sens de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi, et elle n’est pas ni ne sera adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises de l’Opposante, lesquelles ont fait l’objet de publicité dans les médias et ont été vendues sous la marque de commerce GENESIS au Canada.
Le fardeau de la preuve dans une procédure d’opposition
[7] La Requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa demande d’enregistrement satisfait aux exigences de la Loi, mais il incombe d’abord à l’Opposante de présenter une preuve suffisante pour établir la véracité des faits sur lesquels s’appuie chacun de ses motifs d’opposition. Une fois qu’il a été satisfait à ce fardeau initial, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company, [2005] C.F. 722].
Dates pertinentes
[8] La date pertinente varie selon le motif d’opposition analysé :
➢ Non‑conformité aux exigences de l’article 30 de la Loi : la date de production de la demande d’enregistrement (le 8 juin 2006).
➢ Non‑enregistrabilité de la Marque en raison de l’alinéa 12(1)d) de la Loi : la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), à la page 424].
➢ Droit à l’enregistrement de la Marque, lorsque la demande est fondée sur l’emploi projeté : la date de production de la demande (le 8 juin 2006) [voir le paragraphe 16(3) de la Loi].
➢ Caractère distinctif de la Marque : la date de production de la déclaration d’opposition (le 30 juillet 2007) [voir Andres Wines Ltd. c. E & J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), à la page 130, et Metro‑Goldwyn‑Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1re inst.)].
Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30
[9] Le premier motif d’opposition, tel qu’il est rédigé, ne constitue pas un motif d’opposition valable. L’alinéa 30i) de la Loi exige seulement que la Requérante se déclare convaincue qu’elle a le droit d’employer la Marque au Canada. La demande d’enregistrement renferme cette déclaration. L’allégation selon laquelle la Requérante avait eu connaissance de l’existence des droits de l’Opposante ne peut servir de fondement à un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i) de la Loi. L’alinéa 30i) ne peut être invoqué que dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il est allégué que la partie requérante a commis une fraude [voir Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol Myers Co. (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (C.O.M.C.)]. La déclaration d’opposition ne comporte aucune allégation de cette nature et le dossier ne renferme aucune preuve à cet effet.
[10] Dans ces conditions, le premier motif d’opposition est donc rejeté.
Droit à l’enregistrement
[11] Pour s’acquitter du fardeau initial de la preuve à l’égard de ce motif d’opposition, l’Opposante doit prouver qu’elle employait la marque de commerce GENESIS avant le 8 juin 2006 et qu’elle n’avait pas cessé de l’employer en date du 30 mai 2007 [voir le paragraphe 16(5) de la Loi].
[12] M. Johnson est le directeur, Sciences optiques et assurance de la qualité, de l’Opposante. Il est au service de l’Opposante depuis plus de 18 ans. Dans son affidavit, il fournit des renseignements généraux sur diverses entités juridiques. La relation entre l’Opposante et les entités dont fait mention M. Johnson dans son affidavit n’est pas un point litigieux dans la présente procédure.
[13] M. Johnson allègue que l’Opposante commercialise et vend des lunettes de protection de marque GENESIS au Canada depuis au moins aussi tôt que le 1er août 2000 à divers distributeurs canadiens et à des magasins allant des grandes multinationales présentes partout au Canada aux petites entreprises.
[14] Il fournit les chiffres de ventes annuels pour les produits portant la marque de commerce GENESIS vendus au Canada au cours des années 2001 à 2008; ces ventes varient de plus de 1,5 million de dollars à plus de 4,5 millions de dollars. Ces chiffres représentent plus de 100 000 unités de produits de lunetterie vendus chaque année au Canada en liaison avec la marque de commerce GENESIS.
[15] Les produits de l’Opposante portant la marque de commerce GENESIS ont été annoncés partout au Canada depuis le 1er août 2000 dans des magazines, des brochures, des salons professionnels, des journaux et des communiqués de presse ainsi que sur diverses affiches de promotion en magasin et dans divers points de vente. M. Johnson fournit le montant des dépenses de publicité engagées annuellement au Canada de 2001 à 2003 inclusivement, lequel varie de plus de 5 000 $ à plus de 23 000 $. Il a produit des échantillons d’annonces ainsi que des échantillons des brochures diffusées par les distributeurs de l’Opposante au Canada.
[16] M. Johnson a produit des extraits de trois des sites Web de l’Opposante où ses produits de lunetterie de protection portant la marque de commerce GENESIS sont annoncés. Ces sites Web sont accessibles aux Canadiens et les échantillons produits datent de 2001 à 2004 inclusivement. Il a également fourni des échantillons d’articles qui ont été diffusés sur Internet entre 2001 et 2008 et qui sont accessibles au Canada, ainsi que des communiqués de presse publiés par l’Opposante, dans lesquels il est question des produits GENESIS.
[17] Enfin, il dresse la liste des salons professionnels tenus au Canada auxquels l’Opposante et ses distributeurs ont participé pour faire connaître divers produits de protection, y compris les produits de lunetterie de protection GENESIS.
[18] Je conclus à partir de cette preuve que l’Opposante a employé la marque de commerce GENESIS, en liaison avec des lunettes de protection, au Canada, depuis le 1er août 2001 et que cet emploi n’avait pas cessé le 30 mai 2007. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve.
[19] Il s’ensuit qu’il incombe maintenant à la Requérante de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises n’est pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce GENESIS de l’Opposante. Le test applicable pour trancher cette question est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Il me faut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[20] Ces critères ne sont pas exhaustifs et ils n’ont pas nécessairement le même poids. Dans un jugement récent, Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al., 2011 C.S.C. 27, la Cour suprême du Canada a clairement affirmé que le critère le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.
Le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[21] « Genesis » est un mot courant en langue anglaise. Toutefois, il n’a pas de lien clair ou évident avec les marchandises de l’Opposante ni avec les Marchandises. Pour cette raison, les marques de commerce des parties possèdent bel et bien un certain caractère distinctif inhérent.
[22] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi ou la promotion qui en est faite au Canada. La preuve décrite précédemment démontre que la marque de commerce GENESIS de l’Opposante était connue dans une certaine mesure au Canada en date du 8 juin 2006. Étant donné que la demande d’enregistrement est fondée sur l’emploi projeté, toute preuve d’emploi de la Marque postérieure à la date de production de la demande ne peut être prise en compte à l’égard du présent motif d’opposition. Ce facteur favorise l’Opposante.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[23] L’Opposante emploie sa marque de commerce GENESIS au Canada depuis le 1er août 2001 et la présente demande d’enregistrement est fondée sur l’emploi projeté. Ce facteur favorise nettement l’Opposante.
Le genre de marchandises et leurs voies de commercialisation
[24] La Requérante allègue que les marchandises sont différentes et qu’elles emprunteraient des voies de commercialisation différentes. Elle affirme ce qui suit dans son plaidoyer écrit : [traduction] « Les deux catégories de marchandises sont très spécifiques et n’emprunteront pas les mêmes voies de commercialisation et on ne les confondra pas même s’il peut arriver parfois qu’on les trouve au même endroit. » Il y a lieu de se demander pourquoi elles se trouveraient au même endroit si ce n’est le fait qu’elles font partie de la même catégorie générale de marchandises, à savoir du matériel de protection ou de sécurité. En fait, la preuve présentée dans l’affidavit de M. Johnson révèle qu’elles sont offertes par les mêmes voies de commercialisation. Il a produit des extraits de sites Web de fournisseurs de matériel de sécurité (voir les pièces D et E) au moyen desquels les bottes de travail de la Requérante et les lunettes de protection GENESIS étaient vendues.
[25] M. Johnson explique dans son affidavit que les lunettes de protection de l’Opposante sont choisies et utilisées par des entreprises œuvrant dans divers secteurs d’activité, notamment l’industrie manufacturière, la construction, les télécommunications et les services médicaux et publics, ainsi que par des personnes ordinaires qui doivent se protéger les yeux pour effectuer des tâches potentiellement dangereuses. Malheureusement, la Requérante n’a fourni aucun renseignement sur la fonction des Marchandises. Leur description est par ailleurs suffisamment explicite : bottes de sécurité pour le travail. Les marchandises des deux parties constituent en fait du matériel de protection utilisé par le même type de consommateur, à savoir la personne qui a besoin de matériel de protection pour accomplir des tâches dangereuses.
[26] M. Johnson souligne également que les deux parties ont participé, en tant qu’exposants, aux mêmes salons professionnels au Canada.
[27] Ces facteurs favorisent l’Opposante.
Degré de ressemblance
[28] Les marques sont identiques.
Autres circonstances de l’espèce
[29] Mme Saltzman est directrice du service de recherche en marques de commerce chez OnscopeMC, une division de Marque d’Or, depuis 1995. Son travail consiste notamment à consulter et à fouiller les fichiers et les dossiers de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Elle fournit des détails sur la base de données utilisée par Marque d’Or.
[30] Le 13 janvier 2009, elle a reçu de l’agent de la Requérante le mandat de faire une recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour « Genesis », « Genesys » ou « Genese ». Il est précisé dans son affidavit que [traduction] « la recherche devait porter uniquement sur des marques actives ». Elle a effectué la recherche le 14 janvier 2009, soit après la date pertinente, et elle a produit les résultats de sa démarche.
[31] En contre‑preuve, l’Opposante a produit l’affidavit de Mme Thompson. Elle est recherchiste en marques de commerce depuis plus de 31 ans. Elle a pris connaissance de l’affidavit de Lisa Saltzman et affirme que sa recherche a permis de repérer 119 enregistrements et demandes d’enregistrement de marque de commerce. Toutefois, seuls trois enregistrements et demandes d’enregistrement comportent uniquement le mot GENESIS, GENYSIS ou GENESE et visent des marchandises ou des services liés à des vêtements et à des articles vestimentaires de protection autres que sportifs, à savoir l’enregistrement de l’Opposante, la présente demande d’enregistrement et l’enregistrement LMC345075 qui est la propriété de Dimatt Investment Inc. et se rapporte à l’« exploitation d’un magasin au détail spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes », ce qui de toute évidence n’est pas du matériel de protection comme des « bottes » ou des « lunettes ».
[32] Je ne vois pas en quoi la preuve de l’état du registre constituerait en l’espèce un facteur pertinent favorisant la Requérante.
Conclusion
[33] La Requérante n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que, à la date de production de la demande d’enregistrement, l’emploi de la Marque en liaison avec les Marchandises n’était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce GENESIS de l’Opposante.
[34] Par conséquent, le troisième motif d’opposition est retenu.
Caractère distinctif
[35] En ce qui concerne le motif d’opposition susmentionné, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce GENESIS était devenue suffisamment connue au 30 juillet 2007, soit à la date de production de la déclaration d’opposition, pour faire échec au caractère distinctif de la Marque [Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, à la page 58]. Une fois qu’il a été satisfait à ce fardeau, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce GENESIS de l’Opposante, si bien que, à la date pertinente, elle était adaptée à distinguer ou distinguait véritablement, partout au Canada, les Marchandises des marchandises de l’Opposante [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272].
[36] La preuve de l’emploi de la marque de commerce GENESIS par l’Opposante, avant le 30 juillet 2007, qui a été résumée lorsque j’ai traité du motif d’opposition précédent, est suffisante pour permettre de conclure que l’Opposante s’est acquittée du fardeau initial de la preuve. Par conséquent, il revient donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque pouvait distinguer les Marchandises des marchandises de l’Opposante à la date pertinente.
[37] S’agissant de la date pertinente plus récente, je peux prendre en compte un fait qui s’est produit avant le 30 juillet 2007. En l’espèce, la preuve de l’emploi de la Marque par la Requérante avant cette date doit effectivement être prise en considération.
[38] M. Fox est le vice‑président, Marketing, de la Requérante. Il est responsable du marketing depuis sept ans, notamment du marketing au Canada des bottes de sécurité pour le travail en liaison avec lesquels la Marque est employée.
[39] M. Fox affirme que, en 2006, un peu après la production de la demande d’enregistrement pour la Marque au Canada, la Requérante a commencé à vendre au Canada des bottes de sécurité pour le travail portant la Marque. Il mentionne le nombre d’unités vendues au Canada pour les années 2006, 2007 et 2008; ce nombre varie de plus de 7 000 unités à plus de 24 500 unités. Il a produit une photo montrant divers modèles de bottes de sécurité pour le travail portant la Marque qui sont vendus au Canada par la Requérante. M. Fox n’a fourni aucun renseignement sur les activités visant à faire la promotion de la Marque.
[40] Ces faits prouvent que la Marque était connue dans une certaine mesure au Canada à la date pertinente. Toutefois, les chiffres de vente de l’Opposante étaient plus élevés et ses activités promotionnelles plus intenses que ceux de la Requérante et, en conséquence, même à la date pertinente la plus récente, la marque de commerce GENESIS de l’Opposante était plus connue au Canada que la Marque. Par conséquent, le premier critère du paragraphe 6(5) favoriserait encore l’Opposante. Il en va de même pour le deuxième critère puisque la Requérante a commencé à employer la Marque en 2006 seulement.
[41] En ce qui concerne les aux autres critères, même en tenant compte de la preuve de l’état du registre, qui toutefois ne concerne pas la période pertinente, leur analyse donnerait les mêmes résultats que ceux décrits à l’égard du motif d’opposition relatif au droit à l’enregistrement.
[42] Par conséquent, je conclus que la Requérante n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque n’était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce GENESIS de l’Opposante en date du 30 juillet 2007. Par conséquent, la Marque n’était pas distinctive à la date pertinente. Le quatrième motif d’opposition est également retenu.
Enregistrabilité
[43] L’Opposante ayant obtenu gain de cause à l’égard de deux de ses motifs d’opposition, il n’y a pas lieu de rendre une décision sur le motif d’opposition relatif à l’enregistrabilité.
Décision
[44] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.
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Jean Carrière
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.