Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Raymond Gorsy à la demande no 1,012,170 produite par Starbase Corporation en vue de l’enregistrement de la marque de commerce STARTEAM
Le 15 avril 1999, Starbase Corporation (la « requérante ») a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce STARTEAM (la « marque ») en liaison avec les « Programmes informatiques pour la gestion de projets de groupe, spécifiquement la gestion de flux de travaux de groupe, l’analyse de couverture de texte, les conversions thématiques, l’extraction de textes et le repérage des défectuosités », fondée à la fois sur l’utilisation au Canada depuis au moins le 30 mai 1997 et sur l’enregistrement et l’utilisation aux États-Unis d’Amérique.
La demande a été publiée aux fins de toute opposition éventuelle dans le numéro du Journal des marques de commerce du 21 juin 2000. Raymond Gorsy (l’« opposant ») a produit une déclaration d’opposition le 21 novembre 2000.
Avant d’invoquer ses motifs d’opposition, l’opposant allègue qu’il est propriétaire des marques de commerce STARCLUB (demande no 754,630 produite le 17 mai 1994), TEAMCLUB (demande no 756,721 produite le 15 juin 1994) et STARTEAM (demande no 878,219 produite le 14 mai 1998), toutes trois fondées sur l’emploi projeté en liaison avec, entre autres, des « logiciels d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, progiciels et logiciels ».
L’opposant fonde son premier motif d’opposition sur l’alinéa 38(2)a), alléguant que la demande contrevient aux dispositions de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), en ce que : a) la déclaration de la requérante selon laquelle elle comptait utiliser la marque était fausse au moment de la production de la demande et demeure fausse, en contravention de l’alinéa 30e); b) la déclaration prévue à l’alinéa 30i) touchant le droit d’employer la marque était fausse au moment de la production de la demande et demeure fausse.
S’appuyant sur l’alinéa 38(2)b), l’opposant prétend en outre que la marque n’était pas enregistrable au moment de la production de la demande et ne l’est toujours pas au regard de l’alinéa 12(1)d), puisqu’elle crée de la confusion avec ses marques de commerce identifiées antérieurement.
L’opposant se fonde sur l’alinéa 38(2)c) pour soutenir que la requérante n’est pas, et n’était pas au moment de la production de la demande, la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque, étant donné que la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 30, en contravention du paragraphe 16(3). L’opposant soutient en outre que la requérante n’est pas, et n’était pas au moment de la production de la demande, la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque, puisque celle-ci créait (et crée encore) de la confusion à la fois avec les marques de commerce produites antérieurement par l’opposant en liaison avec les marchandises susmentionnées, en contravention de l’alinéa 16(3)a), et avec les noms commerciaux produits antérieurement par l’opposant pour des marchandises identiques, en contravention de l’alinéa 16(3)c).
Enfin, l’opposant s’appuie sur l’alinéa 38(2)d) pour soutenir que la marque n’est pas distinctive et ne permet pas de distinguer les marchandises de la requérante des marchandises proposées par l’opposant.
La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration le 21 février 2001. Les deux parties ont soumis des éléments de preuve. Seule la requérante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience
Je note de prime abord que la requérante a soutenu qu’il conviendrait de rejeter chacun des motifs d’opposition, soit parce qu’il est irrégulièrement plaidé, soit parce que l’opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve admissibles permettant raisonnablement de conclure à la véracité des faits allégués à l’appui du motif d’opposition. L’opposant n’ayant pas retenu les services d’agents de marques de commerce enregistrés pour établir sa cause, je suppose qu’il a lui-même rédigé la déclaration d’opposition. À l’instar de M. Herzig, membre de cette Commission, dans Yves Saint-Laurent International B.V. c. Comité Saint-Laurent des Joailliers Créateurs (2001), 13 C.P.R. (4th) 435, je garde à l’esprit en l’espèce les observations suivantes de G. W. Partington, ancien président de cette Commission, dans Guess?, Inc. c. Roy (1994), 57 C.P.R. (32) 556, à la page 560 :
[traduction]
« Étant donné la complexité juridique de la procédure d’opposition, il est conseillé à une partie engagée dans une opposition de se faire représenter par un agent de marques de commerce enregistré. À la lumière du caractère contradictoire d’une telle procédure, il incombe en outre à la Commission des oppositions d’accorder un traitement égal aux deux parties, qu’elles soient ou non représentées par un agent de marques de commerce. Il en découle que la Commission doit tenir compte des lacunes dans le traitement d’une cause par une partie non représentée; à défaut, cela reviendrait à accorder un traitement préférentiel à l’une des parties à l’opposition. »
Avant d’aborder les motifs d’opposition soulevés, je passerai en revue les éléments de preuve.
Preuve de l’opposant
La preuve consiste en un affidavit de l’opposant, qui se désigne comme le propriétaire des demandes no 754,630, no 756,721 et no 878,219 mentionnées dans la déclaration d’opposition. Il joint comme pièces des copies de ces demandes et de la demande faisant l’objet de l’opposition, toutes téléchargées le 21 septembre 2001 depuis le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
La requérante fait observer, avec raison, que le commissaire à l’assermentation a bien indiqué le mois de septembre 2001 comme date de signature de l’affidavit et de certification des pièces, mais qu’il a omis d’inscrire le jour du mois. En règle générale, si un affidavit ne fait l’objet d’aucune objection lorsqu’il est originellement produit et signifié, le registraire ne permet pas à la partie adverse de profiter d’une objection formaliste, surtout lorsqu’il n’existe désormais aucune possibilité de corriger la situation. La requérante a choisi de renoncer au contre-interrogatoire, qui aurait permis d’éclaircir la question. En tout état de cause, je ne vois rien qui m’amène à conclure que l’affidavit est incomplet et qu’il doit être rejeté. S’il s’avère que ma conclusion est erronée, il me semble indiqué d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de vérifier les dossiers du registraire touchant les trois demandes invoquées par l’opposant dans la déclaration d’opposition [voir Quaker Oats Co. of Canada c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (C.O.M.C.); Royal Appliance Mfg. Co. c. Iona Appliance Inc. (1990), 32 C.P.R. (3d) 525 (C.O.M.C)]. J’ai vérifié le registre et je peux confirmer que les demandes étaient pendantes au nom de l’opposant à la date de la déclaration d’opposition. Je note en passant que les demandes no 754,630 pour STARCLUB et no 756,721 pour TEAMCLUB ont été abandonnées le 8 mars 2005, conformément au paragraphe 40(3) de la Loi.
Preuve de la requérante
La preuve de la requérante se compose des affidavits de Manon Goudreau et de Doug Norman. L’opposant a demandé à procéder au contre-interrogatoire de M. Norman, mais le contre-interrogatoire n’a pas eu lieu dans le délai initial. De plus, la Commission a refusé d’accorder à l’opposant une prolongation additionnelle du délai pour le contre-interrogatoire de M. Norman.
Affidavit de Manon Goudreau
Mme Goudreau déclare qu’elle travaille au « secteur marques » des agents de marques de commerce de la requérante. Elle verse en preuve les résultats de ses recherches, effectuées le 25 avril 2002, dans la base de données CDName Search de CDNameSearch Corp. en vue de déterminer le nombre de marques de commerce actives, enregistrées ou faisant l’objet de demandes d’enregistrement, qui contiennent les mots CLUB ou TEAM, ou le préfixe STAR, dans la classe 9 (celle-ci englobe les appareils scientifiques et les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, le matériel de traitement des données et les ordinateurs).
Mme Goudreau déclare avoir repéré 330 marques de commerce contenant le terme CLUB, 268 marques de commerce contenant le terme TEAM et 394 marques de commerce contenant le terme STAR, et fournit la liste de ces marques de commerce (pièces MG-3 à MG-5). Elle dit avoir analysé chacune des marques de commerce ainsi repérées afin de ne retenir que celles dans le domaine des ordinateurs, tout particulièrement (mais non exclusivement) celles qui concernent les logiciels. Elle a retenu 66 marques de commerce pendantes ou enregistrées pour le terme CLUB, 84 marques de commerce pendantes ou enregistrées pour le terme TEAM et 101 marques de commerce pendantes ou enregistrées pour le préfixe STAR. Des copies informatisées complètes des marques de commerce retenues par Mme Goudreau sont jointes (pièces MG-6 à MG-8). La requérante fait observer, dans son argumentation écrite, que 29 des marques de commerce enregistrées contenant le terme CLUB (pièce MG-6), 45 des marques de commerce enregistrées contenant le terme TEAM (pièce MG-7) et 55 des marques de commerce enregistrées contenant le préfixe STAR (pièce MG-8) se rapportent à des services et marchandises informatiques. La requérante a noté à l’audition que 20 des enregistrements pour les marques de commerce contenant le terme TEAM et 24 des enregistrements pour les marques de commerce contenant le préfixe STAR avaient été émis avant la date de premier emploi alléguée dans la demande.
La preuve découlant de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où on peut en tirer une conclusion touchant l’état du marché [Ports International Ltd. c. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432 (C.O.M.C.); Del Monte Corporation c. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.)]. De surcroît, on ne peut en tirer une conclusion sur l’état du marché sans avoir relevé un grand nombre d’enregistrements pertinents [Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.)].
Affidavit de Doug Norman
M. Norman, qui a signé son affidavit le 1er mai 1992, est le directeur financier de la requérante depuis 1999.
Selon M. Norman, la requérante compte parmi les fournisseurs les plus importants, depuis 1994, de logiciels de collaboration pour la gestion des applications en affaires électroniques. Il ajoute que la requérante offre une série de logiciels conviviaux qui permettent à des membres d’une équipe de collaborer à la création et à la gestion d’applications critiques destinées aux sites Web, au commerce électronique et aux affaires électroniques. Il produit des extraits du site Web de la requérante qui fournissent des renseignements d’ordre contextuel et général sur elle.
M. Norman joint des copies de « bons de commande », choisis au hasard, passés par divers clients canadiens (pièce DN-2); il affirme qu’ils établissent que la requérante a réalisé des ventes sous cette marque au Canada et que ces produits ont été expédiés par la requérante à des clients canadiens depuis le 30 mai 1997, en liaison avec des « Programmes informatiques pour la gestion de projets de groupe, spécifiquement la gestion de flux de travaux de groupe, l’analyse de couverture de texte, les conversions thématiques, l’extraction de textes et le repérage des défectuosités ». Je note que la pièce DN-2 comprend six factures envoyées entre le 22 avril 1997 et le 6 février 1998 à des entreprises situées au Canada et que ces factures contiennent des codes de produits suivis de descriptions, dont certaines mentionnent la marque de commerce. M. Norman explique que la marque est apposée directement sur les marchandises vendues par la requérante (des spécimens d’emballage sont joints en pièce DN-3). Il ajoute que les marchandises associées à la marque sont annoncées sur le site Web de la requérante, puis il fournit un extrait du site Web de la requérante (pièce DN-4). Comme rien ne prouve que des Canadiens ont consulté ce site Web, je ne peux accorder une grande importance à la publicité qui s’y trouve.
Enfin, M. Norman déclare que les produits portant la marque sont bien connus et qu’on les retrouve dans un grand nombre d’industries, notamment les suivantes : commerce électronique, entreprises point-com, fabrication, vente au détail, finances, banques, assurance, haute technologie, éducation, télécommunications, divertissement, intégrateurs, entreprises de consultation, soins de santé, produits pharmaceutiques, aérospatiale et organismes gouvernementaux.
Je me penche maintenant sur les motifs d’opposition.
Article 30
La date déterminante pour l’examen des circonstances entourant les motifs d’opposition fondés sur le non‑respect de l’article 30 est la date du dépôt de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. Bien qu’il incombe à la requérante de faire la preuve que sa demande est conforme à l’article 30, l’opposant doit d’abord établir les faits sur lesquels reposent ses motifs d’opposition fondés sur l’article 30. Après avoir satisfait à cette charge initiale, il incombe à la requérante de prouver que les motifs d’opposition précis ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce [voir Joseph E. Seagram & Sons Limited c. Seagram Real Estate Ltd. (1984) 3 C.P.R. (3d) 325 (C.O.M.C.); John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990) 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.)].
La demande a été fondée sur l’utilisation de la marque au Canada et sur son enregistrement et son utilisation aux États-Unis. Comme l’alinéa 30e) fait spécifiquement référence à une demande fondée sur l’emploi projeté, le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à cet alinéa est irrégulièrement plaidé et doit par conséquent être rejeté.
Quant au motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30i), l’opposant prétend essentiellement que la requérante a faussement déclaré avoir le droit d’employer la marque, sans alléguer que la requérante l’a adoptée sachant qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce qu’il allègue. Même à supposer que tel soit en fait l’argument que l’opposant voulait faire valoir, rien ne prouve que la requérante était au courant des marques de commerce mentionnées dans la déclaration d’opposition. Qui plus est, le simple fait que la requérante ait pu avoir eu connaissance de l’une des marques de commerce de l’opposant ne l’empêche nullement de faire en toute sincérité la déclaration exigée à l’alinéa 30i). Je rejette donc le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’alinéa 30i).
Alinéa 12(1)d)
L’alinéa 12(1)d) de la Loi prévoit qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si elle crée de la confusion avec une marque de commerce enregistrée. Or l’opposant n’a invoqué aucune marque de commerce enregistrée à l’appui de son motif d’opposition et il n’a pas non plus démontré que l’une de ses demandes alléguées était parvenue au stade de l’enregistrement. Ce motif d’opposition est irrégulièrement plaidé et est par conséquent rejeté.
Absence de droit à l’enregistrement
Comme la demande est fondée à la fois sur l’utilisation au Canada et sur l’enregistrement et l’utilisation aux États-Unis, je conclus que les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 16(3)a) et 16(3)c) sont irrégulièrement plaidés, car ils concernent une marque de commerce projetée. Je rejette donc ces deux motifs d’opposition. Suivant le même raisonnement, je rejette l’argument voulant que la demande ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 30, en contravention du paragraphe 16(3). En conséquence, tous les motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)c) sont rejetés.
Je dois ajouter à toutes fins utiles que je ne crois pas, à la lumière des allégations contenues dans la déclaration d’opposition, que les références de l’opposant aux alinéas 16(3)a) et 16(3)c) soient des erreurs d’écriture. Quoi qu’il en soit, j’aurais rejeté un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a) à la lumière des preuves de l’opposant, parce que celui-ci ne s’est pas acquitté de son fardeau initial de prouver l’emploi de ses marques de commerce à la date de premier emploi revendiquée dans la demande. J’aurais de même rejeté un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)c), car non seulement l’opposant n’a pas invoqué des noms commerciaux particuliers, mais il a de plus omis de prouver l’emploi d’un quelconque nom commercial à la date de premier emploi revendiquée. Je fais également remarquer que si l’opposant comptait s’appuyer sur ses trois demandes d’enregistrement de marques de commerce en vertu de l’alinéa 16(1)b), il lui aurait été interdit d’invoquer la demande no 878,219 puisqu’elle n’avait pas été produite avant la date de premier emploi revendiquée, bien qu’il ait pu invoquer ses demandes no 754,630 et no 756,721 qui n’étaient pas abandonnées à la date de la publication. Toutefois, une extrapolation de la preuve au dossier et un examen des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), y compris toutes les circonstances de l’espèce, m’auraient convaincue que la requérante s’est acquittée du fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de risque de confusion entre la marque et les marques de commerce visées par les demandes no 754,630 et no 756,721. En dernier lieu, même si l’opposant avait réussi à entraîner le rejet du fondement du paragraphe 16(2), il aurait été quand même possible de donner suite à la demande sur le fondement du paragraphe 16(1) pour des marchandises identiques.
Caractère distinctif
S’il incombe légalement à la requérante de prouver que la marque de commerce lui permet de distinguer, ou distingue en fait, ses marchandises de celles des autres dans l’ensemble du Canada [voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.)], l’opposant doit d’abord prouver les faits sur lesquels repose le motif d'opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. La date devant servir à déterminer la question du caractère distinctif de la marque est généralement acceptée comme la date de la production de l’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4e) 317 (C.F. 1re inst.)].
Il convient de remarquer que l’opposant n’a invoqué aucune marque de commerce ni aucun nom commercial, et qu’il n’a pas non plus spécifié de marchandises. Après avoir examiné la preuve et la déclaration d’opposition, je dois conclure que le motif d’opposition n’a pas été suffisamment étayé et qu’il doit être rejeté. Même à supposer qu’on puisse inférer que les marchandises de l’opposant consistent en des logiciels et des programmes d’ordinateur associés avec les marques de commerce citées dans la déclaration d’opposition, je conclurais que l’opposant ne s’est pas acquitté du fardeau initial de prouver que ses marques de commerce ont acquis un caractère distinctif rendant la marque non-distinctive. Le dernier motif d’opposition est par conséquent rejeté.
Conclusion
Par conséquent, et conformément à l’autorité qui m’est déléguée en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition produite en application du paragraphe 38(2) de cette Loi.
FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC) CE 11e JOUR DE JUILLET 2005.
Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce