Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : MICRO-Z
ENREGISTREMENT Nº 411,858
Le 6 juin 2001, à la demande de LightSurf Technologies Inc., le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Lifetouch Inc., exerçant son activité commerciale par l’intermédiaire de sa division Lifetouch Canada, propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.
L’enregistrement de la marque de commerce MICRO-Z vise un emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
Marchandises : Appareils photo
Services : Services photographiques et services de développement et de tirage
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le propriétaire inscrit est tenu d’établir que la marque de commerce a été employée au Canada à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 6 juin 1998 au 6 juin 2001.
En réponse à l’avis, l’inscrivante a déposé un affidavit de M. David J. Peterjohn, accompagné de pièces. Les deux parties ont présenté des arguments écrits. Une audience a été demandée, mais les deux parties ont ensuite avisé le registraire qu’elle étaient disposées à accepter qu’une décision soit rendue sans la tenue d’une audience. Par conséquent, il n’y a pas eu d’audience sur cette affaire.
Dans son affidavit, M. Peterjohn déclare qu’il est le vice-président et directeur général de Lifetouch Canada Inc. (Lifetouch Canada). Lifetouch Canada est une filiale en propriété exclusive de Lifetouch National School Studios Inc, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive de Lifetouch Inc. (Lifetouch). M. Peterjohn travaille pour le groupe Lifetouch Canada et ses sociétés apparentées depuis 26 ans. En cette qualité, il déclare avoir eu connaissance des faits exposés dans son affidavit, sauf quand il indique les connaître sur la foi de renseignements tenus pour véridiques.
La pièce B jointe à l’affidavit Peterjohn est un contrat de licence portant la date d’effet du 1er juillet 2001 et passé entre Lifetouch (la concédante de licence) et Lifetouch Canada (la licenciée). La pièce C de l’affidavit est un contrat de licence portant la date d’effet du 1er juillet 2001, passé entre Lifetouch (la concédante de licence) et Lifetouch National School Studios Inc. (la licenciée). M. Peterjohn déclare qu’avant les contrats de licence écrits (pièces B et C), Lifetouch avait des contrats de licence verbaux avec Lifetouch National School Studios Inc. et Lifetouch Canada au sujet de l’emploi de la marque de commerce MICRO-Z au Canada en liaison avec les marchandises et services visés par la marque de commerce déposée. Les conditions prévues aux licences verbales prévoyaient notamment la fourniture de normes de contrôle de qualité applicables au caractère et à la qualité des services fournis et aux produits offerts au Canada sous la marque de commerce MICRO-Z ainsi que le droit d’inspection de ces services et produits en vue de surveiller le respect des normes de contrôle de qualité. Les deux contrats de licence verbaux ont été en vigueur au cours de la période pertinente.
M. Peterjohn explique que les appareils photo MICRO-Z sont la propriété de Lifetouch National School Studios Inc., qui prélève des droits de Lifetouch Canada pour leur emploi. Il déclare que les appareils photos portant la marque de commerce MICRO-Z sont employés dans l’ensemble du Canada par le personnel de Lifetouch Canada pour la prise de « photographies scolaires ». Les membres du personnel apportent généralement un ou plusieurs appareils photo dans un établissement d’enseignement pour prendre des photos scolaires et les retournent ensuite à Lifetouch Canada. La pièce D jointe à l’affidavit Peterjohn est un dépliant publicitaire qui expose de manière détaillée les caractéristiques de l’appareil photo MICRO-Z. M. Peterjohn déclare que le dépliant publicitaire est généralement distribué à des clients potentiels ou aux anciens clients, soit les écoles du Canada. La pièce E jointe à l’affidavit comporte deux pages de copies de photos représentant l’appareil photo MICRO-Z et son bloc d’alimentation, un trépied et d’autres composantes, et indiquant l’endroit où les étiquettes portant la marque de commerce sont apposées sur chacun de ces éléments. Certaines de ces étiquettes ont été déposées en pièce F. La pièce G de l’affidavit est un dépliant expédié par la poste en 1996 à toutes les écoles du Canada, sauf au Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, visant le recrutement de clients pour des photographies scolaires. La pièce H est le dépliant actuel de Lifetouch Canada (en usage depuis 1998) pour la promotion de l’appareil photo MICRO-Z, des services photographiques et des services de développement et de tirage.
Enfin, M. Peterjohn déclare que les ventes brutes annuelles provenant des photographies scolaires prises avec l’appareil photo MICRO-Z et des services ultérieurs de développement et de tirage au Canada ont excédé neuf (9) millions de dollars canadiens au cours des trois ans précédant la date de l’avis prévu à l’article 45.
Les marchandises : les appareils photo
La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que les éléments de preuve fournis dans l’affidavit Peterjohn n’établissent pas l’emploi de la marque de commerce MICRO-Z en liaison avec des appareils photo par l’inscrivante ou un emploi bénéficiant à cette dernière.
Au terme de l’examen des éléments de preuve, je n’arrive pas à la même conclusion que la partie à la demande de qui l’avis a été donné. Les éléments de preuve établissent que la marque de commerce MICRO-Z figure sur les appareils photo (et sur toutes leurs composantes) qui sont la propriété de Lifetouch National School (licenciée), et M. Peterjohn a expliqué que Lifetouch Canada verse des droits à Lifetouch National School Studios Inc. pour l’emploi des appareils photo MICRO-Z. La partie à la demande de qui l’avis a été donné a soutenu que l’inscrivante n’a déposé ni élément de preuve ni factures à l’appui de sa prétention. Je conviens que la production d’éléments de preuve, tels que des factures, aurait été utile, mais ce type de preuve n’est pas obligatoire dans la procédure prévue à l’article 45 (voir la décision Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr, 21 CPR (3d) 483). Les déclarations de fait d’un affidavit peuvent suffire pour la procédure prévue à l’article 45. En l’espèce, j’accepte la déclaration de M. Peterjohn et je suis disposée à conclure, sur la foi du fait que Lifetouch Canada verse des droits pour l’emploi de l’appareil photo, que les appareils photo sont donnés en location à Lifetouch Canada. En outre, je conclus que la location des marchandises constitue un transfert des marchandises dans la pratique normale du commerce. Comme la marque de commerce figure sur les appareils photo, je conclus que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des « appareils photo » et que l’emploi revient à Lifetouch National School Studios Inc. (licenciée de l’inscrivante).
Je suis également convaincue que tout emploi de la marque de commerce établi en liaison avec des appareils photo revenait à l’inscrivante en vertu des dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. À cet égard, M. Peterjohn a indiqué qu’il y avait un accord de licence verbal entre Lifetouch et Lifetouch National School Studios Inc. au cours de la période pertinente et que les dispositions de l’accord prévoyaient la fourniture de normes de contrôle de la qualité régissant le caractère et la qualité des marchandises. Il n’est pas obligatoire qu’une licence soit écrite (voir l’arrêt TGI Friday’s of Minnesota Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1999) 241 N.R. 362 (C.A.F.) et la décision Quarry Corp. c. Bacardi & Co.(1996) 72 C.P.R. (3d) 25 (C.F. 1re inst.) et, me fondant sur les déclarations de M. Peterjohn, j’accepte que Lifetouch National School était titulaire d’une licence d’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises visées.
S’agissant de la condition relative au contrôle, comme M. Peterjohn a déclaré sous serment qu’il y avait des dispositions régissant le caractère et la qualité des marchandises, j’accepte cette déclaration comme suffisante pour me permettre de conclure que l’inscrivante exerçait un contrôle sur le caractère et la qualité des marchandises. Par conséquent, je conclus que l’emploi de la marque de commerce bénéficiait à l’inscrivante en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi. (Voir la décision Gowling, Strathy & Henderson c. Samsonite Corp. (1996), 66 C.P.R. (3d) 560, à la page 56, et l’arrêt Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)). En m’appuyant sur les conclusions qui précèdent, je conclus que les marchandises « appareils photo » doivent être maintenues.
Les services : les services photographiques et les services de développement et de tirage
La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que les éléments de preuve n’établissent pas l’emploi de la marque de commerce MICRO-Z en liaison avec les services. Elle soutient qu’aucune facture ou autre pièce documentant la fourniture des services en liaison avec la marque de commerce n’a été produite. Elle fait aussi valoir que rien n’indique que les petites étiquettes dont on prétend qu’elles étaient apposées sur les appareils photo ou sur les étuis des appareils photo aient attiré l’attention de l’acheteur au moment de l’exécution des services. S’agissant du dépliant actuel qui aurait, selon l’auteur de l’affidavit, été expédié aux clients pour la première fois en 1998, elle soutient qu’il mène plus à la conclusion que la marque de commerce LIFETOUCH de l’inscrivante a été employée en liaison avec les services, qu’à la conclusion d’un emploi de la marque de commerce MICRO-Z avec les services visés. Enfin, elle fait valoir que, même dans l’hypothèse où la marque de commerce MICRO-Z aurait été employée en liaison avec les services, l’emploi établi ne revient pas à l’inscrivante.
Je partage l’opinion de la partie à la demande qui l’avis a été donné sur le fait que le dépliant promotionnel des services utilisé depuis l998 peut être considéré comme de la publicité pour les services photographiques et les services de développement et de tirage, mais exclusivement en liaison avec la marque de commerce LIFETOUCH. Toutefois, s’agissant de la marque de commerce apposée sur les appareils photo et sur tout le matériel utilisés pour l’exécution des services, contrairement aux observations de la partie à la demande de qui l’avis a été donné, j’accepte que l’emploi ou l’exposition de la marque de commerce sur ce matériel constitue un emploi de la marque de commerce dans l’exécution des services, conformément aux dispositions du paragraphe 4(2) de la Loi :
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
Comme le personnel de Lifetouch Canada se présente dans les écoles avec le matériel photographique et comme il utilise ce matériel, en l’occurrence les appareils photo, les trépieds et les autres composantes portant des étiquettes mentionnant « MICRO-Z » et la [traduction] « ligne directe MICRO-Z » au moment de l’exécution des services, j’accepte que l’emploi de MICRO-Z sur ce matériel n’est pas seulement un emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises, mais qu’il est également un emploi de la marque de commerce en liaison avec les services. M. Peterjohn ayant indiqué que sa société compte actuellement une clientèle de 1 800 écoles au Canada et qu’elle utilise ce matériel dans toutes ces écoles, et compte tenu du chiffre annuel de ventes brutes excédant 9 millions de dollars au cours des trois ans précédant la date de l’avis, ces faits me persuadent que la marque de commerce a été employée dans l’exécution des services au cours de la période pertinente.
Je suis également convaincue, pour les motifs que j’ai déjà indiqués au sujet des marchandises, que l’« emploi » de la marque par Lifetouch Canada revenait à Lifetouch (la propriétaire inscrite) en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. Encore une fois, l’auteur de l’affidavit a indiqué sans ambiguïté qu’il existait un accord de licence verbal entre les parties et qu’il y avait des dispositions relatives aux normes de contrôle de la qualité régissant le caractère des services.
Par conséquent, au vu des éléments de preuve produits, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.
L’enregistrement nº 411,858 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 AOÛT 2005.
D. Savard
Agente d’audience principale
Section de l’article 45