Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE‑MARKS

Référence : 2012 COMC 71

Date de la décision : 2012‑04‑20

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande d’ExxonMobile Oil Corporation, visant l’enregistrement n^o LMC416921 pour la marque de commerce RESTAURANT MARCHÉ MÖVENPICK & Dessin au nom de Mövenpick‑Holding AG

[1]               À la demande d’ExxonMobile Oil Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a envoyé un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 (la Loi), le 16 novembre 2009 à Mövenpick Holding AG, la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de l’enregistrement n^o LMC416921 pour la marque de commerce suivante (la Marque):

[2]        La Marque est enregistrée pour être employée en liaison avec des « services de restaurant » et avec l’« exploitation de restaurants » (les Services).

[3]        L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi va du 16 novembre 2006 au 16 novembre 2009 (la période pertinente).

[4]        L’emploi en liaison avec des services est défini comme suit au paragraphe 4(2) de la Loi :

[5]        Enfin, en l’absence de l’emploi défini ci‑dessus, une marque de commerce est susceptible de radiation, en vertu du paragraphe 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.

[6]        Les procédures prévues à l’article 45 sont considérées comme des procédures sommaires et expéditives visant à radier du registre les marques de commerce qui ne sont plus en usage. L’expression « éliminer le bois mort » est souvent employée pour décrire ce type de procédure [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (C.F. 1^re inst.)]. Par conséquent, le critère auquel l’inscrivant doit satisfaire aux termes de l’article 45 n’est pas très exigeant [Smith Lyons c Vertag Investments Ltd (2000), 7 C.P.R. (4th) 557 (C.O.M.C.)] et il n’est pas nécessaire de présenter une surabondance de preuves pour répondre de manière satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1^re inst.)]. Cependant, il est bien établi que toute ambiguïté dans la preuve s’interprète contre les intérêts du propriétaire inscrit [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.)].

[7]        En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit d’Afzal Hamid, le contrôleur de Marché Restaurants Canada Ltd. (Marché Canada) au Canada, titulaire de licence de l’Inscrivante. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées lors de l’audience qui a été tenue. 

[8]        Un examen de l’affidavit de M. Hamid montre clairement qu’il n’y a aucun élément de preuve établissant l’emploi de la Marque par l’Inscrivante au Canada au cours de la période pertinente. M. Hamid mentionne plutôt que sa déclaration a pour but d’attester l’existence de « circonstances spéciales » justifiant l’inexécution des Services au cours de la période pertinente. En conséquence, la question à trancher en l’espèce est de savoir si l’Inscrivante a établi l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, de façon à permettre le maintien de l’enregistrement.

[9]        Pour décider s’il existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque de commerce, il est nécessaire d’examiner les trois critères suivants :

(i)                 la durée pendant laquelle la marque n’a pas été employée;

(ii)               la question de savoir si le défaut d’emploi était attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit;

(iii)             la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)].

[10]           Dans Smart & Biggar c Scott Paper Ltd (2008), 65 C.P.R. (4th) 303 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a quelque peu clarifié l’interprétation du critère des circonstances spéciales faite dans l’arrêt Harris Knitting, précité. Plus précisément, la Cour a conclu qu’il doit être satisfait au deuxième critère du test énoncé dans Harris Knitting pour qu’il soit possible de conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. Les deux autres critères sont des facteurs pertinents à prendre en compte, mais ne peuvent constituer des circonstances spéciales à eux seuls.

[11]      D’ailleurs, la pertinence du premier critère est manifeste, car les raisons pouvant justifier une brève période de non‑emploi pourraient ne pas justifier une période de non‑emploi qui se prolonge [Harris Knitting, précité; Re : Goldwell (1974), 29 C.P.R. (2d) 110 (R.M.C.)]. De plus, les circonstances du défaut d’emploi doivent être celles qui n’existent pas dans la majorité des cas concernant le défaut d’emploi [Scott Paper, précité; Spirits International NV c Canada (Registrar of Trade‑Marks) (2006), 49 C.P.R. (4th) 196 (C.F.), conf. (2007), 60 C.P.R. (4th) 31 (C.A.F.)]. Dans tous les cas, l’intention de reprendre l’emploi doit être étayée par la preuve [Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.); NTD Apparel Inc c Ryan (2003), 27 C.P.R. (4th) 73 (C.F. 1^re inst.)].

La durée pendant laquelle la Marque n’a pas été employée

[12]           En ce qui concerne le premier critère, M. Hamid explique que l’Inscrivante est une grande chaîne internationale d’hôtels et de restaurants basée en Suisse qui a commencé à exercer ses activités en 1950. Il ajoute que, de 1993 jusqu’à la fin de janvier 2005, le principal franchisé et titulaire de licence de l’Inscrivante, Richtree Inc. (Richtree), et son successeur ont exploité des restaurants au Canada identifiés par les marques de commerce de l’Inscrivante. De plus, souligne‑t‑il, aux termes d’un accord de licence, l’Inscrivante contrôlait directement ou indirectement, ou les deux, les caractéristiques ou la qualité des services que Richtree a fournis au Canada en liaison avec la Marque.

[13]           En ce qui a trait à la façon dont la Marque a été employée dans ce contexte, M. Hamid explique que Richtree a fait voir la Marque sur les enseignes et les menus de ses restaurants ainsi que dans la publicité relative à ceux‑ci, sur les uniformes portés par ses employés au cours de l’exécution des Services et sur l’emballage des aliments et boissons que Richtree a préparés et vendus au Canada. À titre d’exemple représentatif de cet emploi, M. Hamid fournit, à la pièce AH‑2 de son affidavit, une brochure qui, affirme‑t‑il, a été imprimée et distribuée au Canada par Richtree et dans laquelle étaient annoncés les services de restaurant, de vente au détail d’aliments préparés et de boissons et de mets à emporter exécutés par Richtree au Canada. Je signale que, comme l’atteste M. Hamid au sujet de l’emploi de la Marque par Richtree, la brochure comporte plusieurs renvois à la Marque ainsi qu’une photographie d’un restaurant dont l’enseigne arbore la Marque.

[14]           Toutefois, M. Hamid explique que c’est à la fin de janvier 2005 que Richtree a exécuté pour la dernière fois les Services en liaison avec la Marque au Canada.

[15]           La Partie requérante soutient que l’Inscrivante n’a pas fourni d’éléments de preuve fiables établissant la date de dernier emploi de la Marque. Elle fait valoir que la preuve de l’Inscrivante à ce sujet se compose de simples affirmations et de déclarations ambiguës; en conséquence, le registraire doit présumer que la date de dernier emploi correspond à la date à laquelle la Marque a été enregistrée, soit le 17 septembre 1993 [la Partie requérante cite à cet égard Clark, Woods c Canaglobe International Inc. (1992), 47 C.P.R. (3d) 122 (C.O.M.C.)]. La Partie requérante fait donc valoir que la période de non‑emploi de la Marque dépasse 17 ans.

[16]           Cependant, j’estime que la Partie requérante a examiné la preuve de manière fragmentaire dans son analyse de la date de dernier emploi de la Marque. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve susmentionnée, y compris les déclarations de fait sous serment fournies par M. Hamid, j’estime que la preuve permet de dire que la Marque a été employée pour la dernière fois à la fin de janvier 2005.

[17]           En conséquence, la période de défaut d’emploi de la Marque au Canada jusqu’à la date de l’avis prévu à l’article 45 atteint près de cinq ans.

Les raisons du non‑emploi

[18]           En ce qui concerne le deuxième critère, M. Hamid atteste que la cessation d’emploi de la Marque concerne des événements qui ont débuté en 2004. C’est au cours de cette année‑là que Richtree et sa filiale active Richtree Markets Inc. ont été mises sous séquestre par ordonnance judiciaire et ont fusionné pour former Richtree Markets Inc. (Richtree Markets), une nouvelle entité juridique. Un séquestre intérimaire nommé en application de la loi a ensuite procédé à la vente des restaurants de Richtree, sur lesquels la Marque figurait, à Richtree Markets. M. Hamid explique que, conformément à une ordonnance judiciaire, Richtree Markets a ensuite fait l’acquisition des secrets commerciaux et du savoir‑faire de longue date de l’Inscrivante, des registres commerciaux de celle‑ci et de l’ensemble des baux commerciaux de Toronto et d’Ottawa qui étaient précédemment garantis par l’Inscrivante.

[19]           En raison de l’incapacité de respecter les conditions d’un accord de licence proposé, Richtree Markets et l’Inscrivante ont finalement rompu leurs liens à la fin de janvier 2005. Selon M. Hamid, c’est à cette époque que Richtree Markets a commencé à exercer des activités au Canada en utilisant l’espace de location précédemment garanti par l’Inscrivante et les renseignements exclusifs obtenus de celle‑ci en application de l’ordonnance judiciaire. Richtree Markets était effectivement passée de franchisée et titulaire de licence principale à concurrente. M. Hamid affirme que ces événements étaient indépendants de la volonté de l’Inscrivante et ont « détruit » l’entreprise de celle‑ci au Canada.

[20]           La Partie requérante reconnaît que la mise sous séquestre ou la faillite peut, dans certaines circonstances, justifier le défaut d’emploi de la Marque pendant une brève période [elle cite à titre d’exemple Burke‑Robertson c Swan Recreational Products Ltd (1990), 33 C.P.R. (3d) 56 (C.O.M.C.); Rogers & Scott c Naturade Products Inc (1988), 19 C.P.R. (3d) 504 (C.O.M.C.)]. Cependant, dans la présente affaire, la Partie requérante fait valoir que le défaut d’emploi de la Marque, qui couvre une période approximative d’au moins cinq ans, est trop long pour être justifiable dans les circonstances.

[21]           Pour sa part, l’Inscrivante répond que, même s’il est indéniable que la faillite lui a nui, le véritable obstacle qui l’a empêchée d’utiliser la Marque a été la perte d’un important espace de location ainsi que des connaissances et renseignements exclusifs accumulés et des contacts dont elle avait besoin pour exploiter son entreprise au Canada. En raison de cette perte, dit‑elle, l’Inscrivante a dû repartir à neuf et créer une toute nouvelle entreprise, laquelle situation est différente des affaires de faillite que la Partie requérante a citées et s’apparente davantage à celle de Cobalt Brands, LLC c Gowling Lafleur Henderson LLP (2010), 82 C.P.R. (4th) 245 (C.F.).

[22]           Même si je conviens avec l’Inscrivante que la présente affaire est différente du fait que les pertes qu’elle a subies ne se limitaient pas simplement à la faillite de son titulaire de licence, elle n’a pas été marquée non plus par une série d’événements perturbateurs consécutifs, comme les décès de deux propriétaires inscrits successifs, ce qui s’était produit dans l’affaire Cobalt. S’il m’apparaît raisonnable d’admettre que les pertes additionnelles d’actifs d’exploitation, corporels et autres, subies par l’Inscrivante puissent expliquer que le propriétaire inscrit n’ait pas été en mesure de recommencer à utiliser sa marque de commerce pendant un court laps de temps, il est douteux que des motifs de cette nature justifient le défaut d’emploi de la Marque pendant près de cinq ans. En d’autres termes, le défaut d’emploi prolongé était‑il indépendant de la volonté de l’Inscrivante?

[23]           Pour répondre à cette question, il m’apparaît nécessaire d’examiner ce qui s’est passé lorsque l’Inscrivante a tenté de faire un retour sur le marché canadien après janvier 2005.

[24]           M. Hamid atteste que, afin de reconstruire son entreprise au Canada, l’Inscrivante a dû mener une recherche pendant deux ans afin de trouver un employé disposé à déménager au Canada, eu égard à la formation spécialisée que nécessite l’exécution des Services. Toutefois, il ne fournit pas le moindre détail au sujet des mesures prises ou des difficultés rencontrées dans le cadre de la recherche de cet employé et ne précise pas non plus à quel moment cette recherche a débuté. Il explique simplement que, dans le cadre de cette recherche, des employés et des membres de la direction de l’Inscrivante faisaient des voyages aller‑retour entre le Canada et la Suisse afin d’apprendre et de comprendre toutes les exigences juridiques inhérentes à la location d’espace et à la poursuite d’activités commerciales au Canada.

[25]           De plus, M. Hamid explique qu’au début de 2007, après de nombreuses discussions tenues en vain avec Richtree Markets, l’Inscrivante a engagé des pourparlers avec plusieurs locateurs de Toronto afin de trouver un espace de location viable. Les discussions ont finalement donné lieu à la location d’un espace pour commerce de détail dans le centre‑ville de Toronto à la fin de 2008, près de quatre ans après la date de dernier emploi de la Marque. Cependant, encore là, je suis d’avis que les renseignements donnés pour expliquer ce long délai sont insuffisants. Plus précisément, même si les liens avec Richtree Markets ont été rompus à la fin de janvier 2005, il est difficile de savoir pourquoi l’Inscrivante a dû attendre jusqu’en 2007 pour engager des discussions avec d’autres locateurs afin de trouver un autre espace pour commerce de détail.

[26]           L’Inscrivante fait valoir qu’à titre de société étrangère, à l’instar de la société visée dans Spirits International NV c Canada (Registrar of Trade‑marks) (2006), 49 C.P.R. (4th) 196 (C.F.), elle s’est heurtée à des délais lorsqu’elle a tenté de reprendre ses activités au Canada, puisqu’elle a dû consulter des spécialistes canadiens. Cependant, j’estime que la situation examinée dans Spirits International est différente de la présente affaire, pour plusieurs raisons. D’abord, la période de non‑emploi en l’espèce est plus longue. Cependant, je ne crois pas que la Cour fédérale ait reconnu, dans Spirits International, que les délais auxquels se heurte une société étrangère qui tente de s’établir au Canada constituent des circonstances indépendantes de la volonté de l’inscrivante. L’inscrivante dans Spirits International était une petite société d’une « nation émergente » qui, d’après les faits mis en preuve dans cette affaire, a tardé inutilement à lancer son entreprise au Canada en raison d’un avis local qu’elle avait reçu et qui était inexact ou qui avait été mal compris. Dans la présente affaire, l’Inscrivante ne provient pas d’une nation émergente, mais est plutôt une grande société internationale suisse qui emploie environ 13 600 personnes un peu partout sur la planète. Il appert de la preuve qu’elle bénéficie d’une expérience internationale importante, y compris le fait qu’elle avait précédemment accordé une franchise à l’égard de son entreprise et une licence à l’égard de sa Marque au Canada. De plus, l’Inscrivante ne fournit aucun élément de preuve établissant à ce sujet l’existence de circonstances qui pourraient être considérées comme des circonstances « de nature inhabituelle, peu courantes et exceptionnelles », comme c’était le cas dans Spirits International [voir John Labatt Ltd c The Cotton Club Bottling Co (1976), 25 C.P.R. (2d) 115 (C.F. 1^re inst.)].

[27]           En l’absence de renseignements plus détaillés en ce sens, il est difficile de savoir si le défaut d’emploi de la Marque au Canada s’est prolongé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’Inscrivante, ou s’il découlait simplement de décisions d’ordre opérationnel prises délibérément. Étant donné que le fardeau de la preuve repose entièrement sur les épaules de l’Inscrivante [88766 Canada Inc c George Weston Ltd (1987), 15 C.P.R. (3d) 260 (C.F. 1^re inst.)], je suis d’avis que celle‑ci n’a pas réussi à démontrer au registraire que le défaut d’emploi prolongé de la Marque au Canada était imputable à des facteurs indépendants de sa volonté.

Intention de reprendre l’emploi de la Marque

[28]           Si j’ai tort de conclure comme je l’ai fait, l’Inscrivante doit néanmoins satisfaire au troisième critère du test énoncé dans Harris Knitting Mills, c’est‑à‑dire qu’elle doit établir l’existence d’une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la Marque [voir Arrowhead Spring Water Ltd, précité; NTD Apparel Inc, précité].

[29]           En ce qui a trait à la preuve  présentée au sujet de ce troisième critère, en plus des mesures susmentionnées, M. Hamid fournit les pièces AH‑4, AH‑5 et AH‑6. Cependant, je signale que la pièce AH‑6 est une copie d’une facture concernant des [traduction] « services de traiteur » et non les services visés par l’enregistrement. De plus, comme je le mentionne au sujet des pièces AH‑4 et AH‑5, la Marque ne figure pas dans cette pièce.

[30]           À cet égard, la pièce AH‑4 se compose d’une copie d’un communiqué de presse qui a été distribué au Canada le 23 mars 2009 par Newswire et qui fait état de l’ouverture prévue de différents restaurants à Toronto en 2010, y compris « Marché® Restaurants », « Marché® Bistros », « Marchélino® » et « Marché® Natural Bakeries ». Même s’il est vrai que le communiqué de presse ne contient que du texte, il n’est nullement question d’un « Marché Mövenpick Restaurant », alors que plusieurs autres restaurants « Marché » sont mentionnés. En conséquence, je suis d’avis que le communiqué de presse est ambigu quant à la question de savoir si les restaurants dont la réouverture est annoncée seront exploités sous la marque de commerce visée par l’enregistrement.

[31]           Cette ambiguïté ressort également de la pièce AH‑5 qui, selon M. Hamid, se compose de pages tirées du site Web de l’Inscrivante sur lesquelles figurent, depuis le 22 février 2009, des annonces de possibilités d’emploi pour la réouverture prévue de restaurants arborant la Marque. Cependant, même si un logo Marché figure sur ces pages, la marque qui apparaît dans cette pièce, comme l’Inscrivante l’a admis à l’audience, n’établit pas l’emploi de la Marque visée par l’enregistrement [voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.); Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull, Societe Anonyme et al. (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)].

[32]           Bien que les activités de l’Inscrivante aient repris au Canada, je ne vois aucun élément de preuve établissant que celle‑ci a recommencé à employer la Marque. Même si l’Inscrivante semble être en voie de se réinstaller au Canada, il n’y a aucun élément de preuve établissant clairement une date prévue pour la reprise de l’emploi de la Marque visée par l’enregistrement. J’admets que l’Inscrivante a démontré qu’elle avait sérieusement l’intention d’effectuer un retour sur le marché canadien; cette intention ressort de l’ensemble de la preuve ainsi que des déclarations de fait que M. Hamid a formulées dans son affidavit au sujet de l’ouverture d’un restaurant non nommé le 16 février 2010. Cependant, une distinction doit être faite entre l’intention d’effectuer un retour sur le marché canadien et celle de reprendre l’emploi de la Marque elle‑même. Bref, comme l’a dit le juge Rouleau dans Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 1^re inst.), nous n’avons « aucun renseignement au sujet de la durée du défaut d’emploi ». En conséquence, la preuve m’apparaît ambiguë en ce qui a trait à la question de savoir si l’Inscrivante a établi l’existence d’une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la Marque visée par l’enregistrement.

[33]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, je ne puis conclure que l’Inscrivante a établi l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque au cours de la période pertinente.

Décision

[34]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.