Contenu de la décision
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 164
Date de la décision : 2013-10-04
TRADUCTION
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Norton Rose LLP, visant l’enregistrement no LMC518277 de la marque de commerce HONORS au nom de 673367 Ontario Ltd.
[1] Le 28 septembre 2011, à la demande de Norton Rose LLP (la Partie requérante), le Registraire a envoyé un avis aux termes de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. [1985], ch. T -13) (la Loi) à 673367 Ontario Ltd (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de l’enregistrement LMC518277 pour la marque de commerce HONORS (la Marque).
[2] La Marque est déposée pour son utilisation en liaison avec les marchandises suivantes [TRADUCTION] : « montres-bracelets pour hommes, pour femmes et pour enfants ».
[3] Selon l’article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l’égard de chacune des marchandises et de chacun des services énumérés dans l’enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période au cours de laquelle l’emploi doit être établi s’étend du 25 septembre 2008 au 25 septembre 2011.
[4] La définition pertinente du terme « emploi » pour la présente décision est énoncée ainsi au paragr. 4(1) de la Loi :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] Il est bien établi que, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas à prouver qu’il y a eu emploi [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF)]. Même si, dans une telle instance, le seuil pour établir l’emploi d’une marque est relativement peu exigeant [Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.), le propriétaire doit présenter des faits suffisants pour que le Registraire puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce au cours de la période pertinente en liaison avec chacune des marchandises énumérées dans l’enregistrement.
[6] En réponse à l’avis du Registraire, le Propriétaire a déposé l’affidavit de David Weiss, fait sous serment le 16 décembre 2011. M. Weiss est président, directeur et actionnaire unique du Propriétaire. Les deux parties ont soumis un mémoire et ont été représentées lors d’une audience orale.
Observation préliminaire
[7] Pour trancher la question qui m’était soumise, j’ai tenu compte de toutes les preuves et de tous les dépôts présentés par les parties; toutefois, je ne ferai référence dans ma décision qu’aux éléments et aux preuves que je considère comme pertinents pour étayer mes conclusions.
Le Propriétaire a-t-il utilisé la Marque en liaison avec les marchandises durant la période pertinente?
[8] Dans son affidavit, M. Weiss explique que le Propriétaire vend des montres au moyen de deux voies de commercialisation différentes, soit (a) à des détaillants qui revendent par la suite les montres au public et (b) directement au public, lors d’événements de vente qui se déroulent habituellement durant deux ou trois jours, souvent dans les salles de réunion d’hôtels. M. Weiss explique que, lors de tels événements, le Propriétaire vend une gamme de montres, notamment celles de la marque HONORS.
[9] Il n’a pas déposé de preuve à l’égard de la vente de montres par la première voie de commercialisation. En effet, la preuve soumise porte uniquement sur la deuxième voie de commercialisation, au moyen de preuve pour trois événements de vente, un ayant eu lieu à Surrey, en Colombie-Britannique en 2010, un à Ottawa, en Ontario, en 2010 et le dernier à Ottawa, cette fois en 2011. Le Propriétaire allègue avoir vendu des montres directement au public lors de ces événements.
[10] En ce qui a trait à chacun de ces événements, M. Weiss a déposé une facture produite par un fabricant chinois, des documents relatifs aux douanes, un relevé bancaire, un échantillon de dépliant publicitaire et une photographie des montres portant la Marque (preuves C à M).
[11] M. Weiss explique que le fabricant de montres chinois agit comme agent du Propriétaire et fabrique les montres selon les spécifications données. Certaines de ces montres arborent la Marque, pour la vente exclusive par le Propriétaire. À chaque fois, le fabricant chinois produit une facture à l’attention de Teltime Watch (qui, aux dires de M. Weiss, est le nom commercial du Propriétaire). M. Weiss a joint deux de ces factures à son affidavit; la première est datée du 9 août 2010 (preuve C) et la deuxième, du 9 août 2011 (preuve I). M. Weiss explique que les montres visées par la facture datée du 9 août 2010 sous les codes de référence Teltime Ref. No. TY19 et TY19A sont les montres de marque HONORS. La facture du 9 août 2011 précise que certaines des montres doivent arborer la Marque. Monsieur Weiss a solennellement déclaré que le Propriétaire contrôle directement le style et la qualité des montres vendues en liaison avec la Marque.
[12] Il a également joint à son affidavit des copies de documents (des factures et des documents pertinents) fournis au Propriétaire par son courtier en douane, Clear Customs Brokers Ltd. (preuve D pour la facture datée du 9 août 2010 et preuve J pour la facture du 9 août 2011). Il affirme que ces documents contiennent les détails quant à l’importation des montres citées dans les factures jointes à son affidavit.
[13] M. Weiss poursuit en expliquant que les montres visées par la facture du 9 août 2010 ont été vendues lors d’événements de vente qui se sont tenus à Surrey, en Colombie-Britannique, à l’hôtel Sheraton Vancouver Guildford, du 10 au 12 octobre 2010, ainsi qu’à l’hôtel Chimo à Ottawa, en Ontario, du 14 au 16 novembre 2010. Les montres visées par la facture du 9 août 2011 ont été vendues lors d’un événement qui s’est tenu à Ottawa, en Ontario, à l’hôtel Hampton Inn et au Centre des conférences, du 20 au 22 novembre 2011. Je constate que ce deuxième événement à Ottawa n’a pas eu lieu durant la période pertinente; je n’en tiendrai donc pas compte dans le cadre de ma décision.
[14] M. Weiss a joint à son affidavit des échantillons de dépliants publicitaires qui, selon lui, ont servi à promouvoir la participation du Propriétaire durant les événements de vente. Il explique que ces dépliants ont été distribués par courrier à des milliers de clients potentiels et qu’ils ont également été donnés aux personnes qui se présentaient aux événements afin de les informer des produits offerts lors de l’événement (preuve E pour l’événement de Surrey, en Colombie-Britannique; preuve G pour l’événement de 2010 à Ottawa). Je remarque qu’il y a sur les dépliants des photographies de montres pour hommes et pour femmes arborant la Marque sur le cadran.
[15] M. Weiss a également joint à son affidavit des photographies de montres pour hommes et pour femmes qui arborent la Marque sur le boîtier. M. Weiss explique que la Marque est affichée du côté du cadran et que l’autocollant de prix est fixé à l’arrière du boîtier. Il déclare également solennellement que la montre qui figure dans la photographie soumise comme preuve M est identique aux montres pour hommes vendues en liaison avec la Marque lors des événements de vente.
[16] En ce qui a trait à chacun des événements de vente, M. Weiss affirme qu’en raison du caractère ponctuel de ces événements, le Propriétaire n’imprime pas de reçu portant la marque précise des montres vendues aux clients. Toutefois, il déclare solennellement que les montres pour hommes et femmes de la Marque HONORS, telles qu’illustrées dans les dépliants, ont été vendues à des clients lors des événements de vente.
[17] Il est malheureux que le Propriétaire n’ait pas pu produire de facture pour étayer sa déclaration solennelle à l’égard de la vente des montres de la Marque HONORS réalisées durant la période pertinente. Toutefois, M. Weiss a fourni une explication plausible pour justifier l’absence de factures et j’estime que cette omission n’est pas fatale dans le cadre d’une instance aux termes de l’article 45 [Lewis Thomson & Sons Ltd c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.)].
[18] M. Weiss a fourni, comme preuve corroborant sa déclaration solennelle à l’égard de la vente des Marchandises durant la période pertinente, des copies des relevés bancaires du Propriétaire datés du 31 octobre 2010 (preuve F) et du 10 novembre 2010 (preuve H). Il confirme que ces relevés comportent des dépôts pour les produits de la vente des montres lors des événements correspondants, lesquels ont été payés par Visa, MasterCard et par carte de débit. M. Weiss allègue que bien que les relevés bancaires n’indiquent pas le nom de la marque des montres vendues [TRADUCTION] « il est pratiquement certain que ces dépôts incluent le paiement pour des montres arborant la marque de commerce HONORS ».
[19] La Partie requérante soulève qu’en ce qui a trait à la question à savoir si le Propriétaire a ou non vendu des montres portant la Marque durant la période pertinente, la preuve est ambiguë. Bien que je suis d’accord que des énoncés comme « il est pratiquement certain que » suscitent une certaine ambiguïté, j’estime que la preuve doit être considérée comme un tout et qu’on doit accorder aux énoncés dans un affidavit une crédibilité notable [Ogilvy Renault c Compania Roca-Radiadores SA, 2008 CarswellNat 776 (COMC)]. Ainsi, comme je l’ai souligné dans les paragraphes précédents, M. Weiss a également fait des déclarations solennelles claires indiquant que le Propriétaire a vendu des montres portant la Marque durant la période pertinente. Étant donné que la preuve est claire quant à l’affichage de la Marque sur les marchandises, j’estime que ces déclarations solennelles à l’égard de la vente des marchandises suffisent à étayer la conclusion que le Propriétaire a utilisé la Marque en liaison avec les marchandises durant la période pertinente [voir Mantha & Associes/Associates c. Central Transport, Inc (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (CAF)].
Règlement
[20] Compte tenu de ce qui précède, conformément aux pouvoirs qui me sont accordés aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu, conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Andrea Flewelling
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Catherine Dussault, trad. a.