TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Pittsburgh Corning Corporation aux demandes n^o 1129442 et 1129443 produites par 1274739 Ontario Inc. en vue de l’enregistrement des marques de commerce DECORA WINDOW & DOOR SYSTEMS et DECORA WINDOW & DOOR SYSTEMS & Dessin               

 

 

 

[1]          Le 30 janvier 2002, 1274739 Ontario Inc. [la Requérante] a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce DECORA WINDOW & DOOR SYSTEMS [la Marque] ainsi qu’une demande d’enregistrement pour la marque DECORA WINDOW & DOOR SYSTEMS & Dessin [la Marque figurative]. La Marque figurative est reproduite ci‑dessous :

 

[2]          Les deux demandes sont fondées sur l’emploi de la Marque visée par les demandes au Canada en liaison avec la fabrication, la vente, l’entretien et l’installation de produits dans le domaine des fenêtres et portes intérieures et extérieures depuis le 21 février 1994.

 

[3]          La demande d’enregistrement de la Marque figurative a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 octobre 2004. La demande d’enregistrement de la Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 mars 2005.

 

[4]          Le 7 mars 2005, Pittsburgh Corning Corporation [l’Opposante] a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la Marque figurative. Le 9 août 2005, elle a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la Marque.

 

[5]          Les mêmes motifs d’opposition fondés sur les al. 38(2)a), b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 [la Loi] ont été invoqués à l’égard de chacune des demandes.

 

[6]          La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations dans lesquelles elle nie les allégations de l’Opposante.

 

[7]          À l’appui de chacune de ses oppositions, l’Opposante a produit l’affidavit de son employé Thomas James Pirosko, vice‑président des ventes.

 

[8]          À l’appui de chacune de ses demandes, la Requérante a produit l’affidavit de son employé Robert Brunino, administrateur et dirigeant. L’Opposante a obtenu des ordonnances l’autorisant à contre‑interroger M. Brunino. Une copie de la transcription du contre‑interrogatoire et des réponses aux engagements a été produite. (Un seul contre‑interrogatoire a eu lieu à l’égard des deux demandes.)

 

[9]          Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et participé à l’audience tenue en l’espèce.

 

[10]      Comme la preuve et les arguments sont essentiellement les mêmes pour les deux demandes, l’issue des deux oppositions sera la même. Par conséquent, je centrerai mon analyse des questions en litige sur une seule demande, à savoir celle relative à la Marque figurative.

 

Fardeau de la preuve

[11]      Il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), p. 298].

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)

[12]      L’Opposante fait valoir, à titre de premier motif d’opposition, que la demande n’est pas conforme à l’al. 30b) de la Loi, car la Requérante n’a pas employé la Marque figurative depuis le 21 février 1994, comme elle le prétend.

 

[13]      L’Opposante peut s’acquitter de son fardeau initial à l’égard de l’al. 30b) en s’appuyant non seulement sur sa propre preuve, mais aussi sur celle de la Requérante [voir La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1^re inst.), p. 230]. Toutefois, bien qu’elle puisse se fonder sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que cette preuve est « manifestement » incompatible avec les prétentions formulées dans sa demande d’enregistrement.

 

[14]      En l’espèce, l’Opposante s’appuie sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau initial. Tout d’abord, elle renvoie à la pièce 1 du contre‑interrogatoire de M. Brunino, qui constitue un rapport sur le profil d’entreprise de la Requérante indiquant que la date de constitution en personne morale est le 1^er janvier 1998. M. Brunino a confirmé que ce document était exact [question 11, contre‑interrogatoire]. Par conséquent, même si M. Brunino a établi que la Marque figurative était employée avant le 1^er janvier 1998, ce n’était certainement pas par la Requérante puisqu’elle n’existait pas à ce moment‑là.

 

[15]      Ensuite, l’Opposante renvoie aux réponses aux engagements fournis par M. Brunino lorsqu’on lui a posé la question suivante (question 18) : [traduction] « De quelle façon votre société employait‑elle ces marques de commerce aux alentours du 21 février 1994? » En réponse, la Requérante a présenté un article de journal daté du 2 août 1995, qui indiquait que Robert Brunino et son associé Jack Cascone avaient [traduction] « récemment fondé la société Decora Window and Door Systems au 8400, rue Jane, à Concord ». Des photos ont également été présentées, dont deux représentant des [traduction] « portes ouvertes à la salle d’exposition de Decora Window and Door Systems » datées du 19 juillet 1995; ces photos semblent montrer une inauguration.

 

[16]      J’estime que les éléments de preuve susmentionnés sont manifestement incompatibles avec la prétention selon laquelle la Requérante a employé la Marque figurative depuis le 21 février 1994. Non seulement la Requérante n’existait pas à la date de premier emploi invoquée mais, même si elle faisait valoir que le partenariat entre Roberto Brunino et Jack Cascone était son prédécesseur, les articles et les photos laissent entendre que ces personnes ont commencé à exploiter l’entreprise Decora Window and Door Systems en 1995. Même si un prédécesseur en titre employait la Marque en date du 21 février 1994, il n’en demeure pas moins que la demande serait incomplète, car aucun prédécesseur n’y est mentionné, comme l’exige l’al. 30b).

 

[17]      Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’al. 30b) est accueilli.

 

Motifs d’opposition fondés sur la probabilité de confusion

[18]      La question de la probabilité de confusion entre la Marque figurative de la Requérante et la marque DECORA de l’Opposante sous‑tend les motifs d’opposition invoqués sur le fondement des al. 38(2)b) et 12(1)d), 38(2)c) et 16(1)a) ainsi que de l’al. 38(2)d) et l’art. 2 de la Loi. La date pertinente à l’égard de chacun de ces motifs est comprise entre la date de premier emploi de la Requérante et la date d’aujourd’hui mais, dans les circonstances de l’espèce, la date à laquelle la question de la confusion est déterminée n’a aucune incidence.

 

[19]      Je me pencherai d’abord sur la probabilité de confusion entre la Marque figurative de la Requérante et la marque de l’Opposante en date d’aujourd’hui, c.‑à‑d. conformément au motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d). Sur le fondement de ce motif, l’Opposante prétend que la Marque figurative crée de la confusion avec la marque DECORA enregistrée par l’Opposante en liaison avec des verres architecturaux. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif puisque ses enregistrements pour la marque DECORA (n^o LMC358512 et LMC372873) sont en règle.

 

Test en matière de confusion

[20]     Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le par. 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[21]      Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, dont celles expressément énumérées au par. 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d’entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. [Voir, en général, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)].

 

Alinéa 6(5)a) - le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22]           Chacune des marques possède un caractère distinctif puisque DECORA n’est pas un mot du dictionnaire. Toutefois, comme DECORA comprend le mot « decor » [décor], un mot du dictionnaire lié à l’aménagement et à la décoration d’une pièce, aucune des marques n’est intrinsèquement forte.

 

[23]           Il est possible d’accroître la force d’une marque de commerce en la faisant connaître par la promotion et l’usage. En l’espèce, la preuve indique que la marque de l’Opposante est devenue relativement bien connue. En particulier, l’Opposante vend des marchandises DECORA au Canada depuis au moins février 1980 et la valeur brute des ventes au Canada de 1991 à 2005 dépassait un million de dollars américains par année. De plus, l’Opposante fait la publicité de ses marchandises DECORA au Canada dans diverses publications et au moyen de brochures et de son site Web. Des exemples de ces documents publicitaires ont été présentés (affidavit de M. Pirosko, paragraphes 12 à 18, pièces « H » à « O »).

 

[24]           Il existe moins d’éléments de preuve démontrant que la Marque figurative de la Requérante est devenue connue par la promotion ou l’usage. Bien que la Requérante prétende avoir employé sa Marque figurative depuis le 21 février 1994, comme nous l’avons déjà mentionné, il appert qu’elle ne peut être celle qui a employé la Marque figurative avant le 1^er janvier 1998, et tout emploi précédent n’ajouterait rien au caractère distinctif de sa Marque figurative. Le seul élément de preuve démontrant l’usage ou la promotion de la Marque figurative de la Requérante découle du contre‑interrogatoire de M. Brunino; notamment, des copies des pages provenant du site Web de la Requérante en date du 6 juin 2007 ont été produites en preuve lors du contre‑interrogatoire et des documents montrant l’usage ou la promotion en 1994 ou 1995 ont été présentés en réponse aux engagements fournis.

 

[25]           Dans l’ensemble, l’al. 6(5)a) favorise l’Opposante puisque, selon la preuve dont je dispose, sa marque est devenue plus connue que la Marque figurative de la Requérante.

 

Alinéa 6(5)b) - la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[26]           Ce facteur favorise également l’Opposante.

 

Alinéas 6(5)c) et d) – le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[27]      L’examen des marchandises, des services et de la nature des commerces des parties, dans le cadre de l’évaluation de la confusion au sens de l’alinéa 12(1)d), se fait en fonction de l’état déclaratif des marchandises ou des services contenu dans la demande d’enregistrement ou dans l’enregistrement lui‑même (Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.)].; Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)]. Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés en vue de déterminer le genre probable d’entreprise ou de commerce que les parties avaient l’intention d’exploiter et non de répertorier tous les commerces qui pourraient être visés par le libellé. À cet égard, il est utile d’établir la nature véritable des commerces des parties, particulièrement lorsqu’il y a une ambigüité concernant les marchandises ou services visés dans la demande ou l’enregistrement en cause [McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.); Procter & Gamble Inc. c. Hunter Packaging Ltd. (1999), 2 C.P.R. (4th) 266 (C.O.M.C.); American Optical Corp. c. Alcon Pharmaceuticals Ltd. (2000), 5 C.P.R. (4th) 110 (C.O.M.C.)].

 

[28]      La marque de l’Opposante est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes : « Verre architectural, nommément blocs de verre et formes analogues en verre servant à des fins architecturales. » La Requérante a présenté une demande d’enregistrement pour sa Marque figurative en liaison avec la « Fabrication, vente, entretien et installation de produits dans le domaine des fenêtres et portes intérieures et extérieures ».

 

[29]      Dans son affidavit, M. Brunino affirme que les systèmes de portes et fenêtres de la Requérante n’ont jamais été conçus ou fabriqués avec des blocs de verre. Il affirme également que les [traduction] « systèmes de portes et fenêtres sont fonctionnels de par leur nature, c’est‑à‑dire qu’ils sont conçus pour ouvrir et fermer et permettre ainsi à la lumière et l’air de pénétrer… » (paragraphe 4). Toutefois, en contre‑interrogatoire, il a été révélé que la Requérante vend des produits de verre décoratifs, à savoir des fenêtres décoratives qui ne s’ouvrent pas et qui ne permettent pas à l’air de pénétrer. Ces produits sont présentés comme [traduction] « permettent à la lumière naturelle de pénétrer dans votre maison tout en préservant votre intimité ». (Voir la page 7 du contre‑interrogatoire.)

 

[30]      Monsieur Pirosko atteste que les blocs de verre de l’Opposante, [traduction] « qui permettent à la lumière de pénétrer tout en préservant l’intimité, sont employés par des architectes, des constructeurs professionnels et des propriétaires pour diverses applications, comme des murs, des cloisons, des fenêtres latérales pour les portes, des fenêtres et des douches » [paragraphe 4]. Les blocs de verre sont [traduction] « utilisés tant dans la fabrication des fenêtres que comme fenêtres », c.‑à‑d. que les concessionnaires achètent les blocs pour fabriquer des fenêtres et les revendre et que les blocs sont également utilisés dans la fabrication de fenêtres de sous-sol sans mortier.

 

[31]      Les blocs de verre de l’Opposante sont vendus au Canada par des distributeurs, des centres de rénovation (comme Home Depot) et/ou des représentants commerciaux; ils sont donc vendus à des propriétaires de maison et à des membres de l’industrie de la construction. L’article de journal du 2 août 1995 présenté par la Requérante indique que la société Decora Window and Door Systems vend des cadres de fenêtres et des portes sur mesure à des entrepreneurs qui construisent des nouvelles maisons et à des propriétaires qui rénovent et améliorent des maisons existantes.

 

[32]      En général, il appert que même si la Requérante a produit une demande d’enregistrement pour sa Marque figurative en liaison avec des services et la marque de l’Opposante est enregistrée en liaison avec des marchandises, les marchandises vendues par les deux parties en liaison avec les marques en cause se chevauchent, c’est‑à‑dire que les deux parties vendent des fenêtres ou des pièces connexes. Sans aucun doute, elles exercent leurs activités dans des domaines connexes et leur clientèle se chevauche.

 

[33]      Par conséquent, les alinéas 6(5)c) et d) favorisent l’Opposante.

 

Alinéa 6(5)e) - le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[34]      Les marques se ressemblent parce que la Marque figurative de la Requérante comprend la marque de l’Opposante, non seulement dans son ensemble, mais également à titre de premier mot de sa marque. Le premier élément d’une marque est souvent considéré comme celui qui sert le plus à établir son caractère distinctif [Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1^re inst.)].

 

[35]      Bien que la Requérante ait ajouté d’autres mots et des caractéristiques graphiques au mot DECORA, les mots ajoutés sont descriptifs et les caractéristiques graphiques ne permettent pas d’établir une distinction significative entre les marques.

 

[36]      Ainsi, même si les marques diffèrent dans la présentation et le son et dans les idées qu’elles suggèrent, il y a un degré de ressemblance assez élevé entre les deux, et l’al. 6(5)e) favorise l’Opposante.

 

Autres circonstances de l’espèce

[37]      Monsieur Brunino atteste qu’à sa connaissance, les consommateurs de la Requérante ne lui ont jamais demandé d’utiliser des blocs de verre dans la conception et la fabrication de ses systèmes de portes et fenêtres et n’ont jamais communiqué avec elle en vue d’acheter des blocs de verre de type DECORA. De plus, ses représentants commerciaux ne l’ont jamais avisés que ses consommateurs auraient voulu acheter des blocs de verre de type DECORA.

 

[38]      Une inférence négative concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve démontre que l’utilisation simultanée des deux marques est significative et que l’opposant n’a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence d’une confusion. [Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)] Je présume que la preuve de M. Brunino vise à indiquer qu’il n’y a eu aucune confusion. Toutefois, je ne peux tirer une inférence négative que si l’utilisation simultanée est significative, et la preuve de M. Brunino concernant la portée de l’utilisation de la Requérante n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que l’utilisation simultanée est significative.

 

 

 

 

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[39]      Après examen de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la confusion est probable. Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur l’al. 38(2)b) et 12(1)d) sont accueillis.

 

Autres motifs d’opposition

[40]      Comme mes conclusions sont favorables à l’Opposante à l’égard de deux motifs d’opposition, je ne me prononcerai pas sur les autres motifs d’opposition, sauf pour mentionner que les motifs fondés sur les al. 38(2)c) et 16(1)a) et ceux fondés sur l’al. 38(2)d) et l’art. 2 auraient fort probablement été accueillis pour des raisons semblables à celles énoncées dans l’analyse des motifs d’opposition fondés sur les al. 38(2)b) et 12(1)d).

 

Décision

[41]      Dans l’exercice des pouvoirs que m’a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes conformément au paragraphe 38(8).

 

 

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 OCTOBRE 2009.

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau