TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION d’Eric Latta à la demande n° 1274781 produite par Eric Christiansen en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SOLD BY ERIC.

 

 

Le 29 septembre 2005, Eric Christiansen (le « Requérant ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SOLD BY ERIC (la « Marque ») sur la base de l’emploi de celle-ci au Canada en liaison avec des services immobiliers, nommément l’achat et la vente d’immeubles pour le compte de tiers depuis au moins aussi tôt que janvier 1999. Le Requérant s’est désisté du droit à l’usage exclusif du mot SOLD en dehors de la Marque.

 

La demande a été publiée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 28 juin 2006.

 

Le 24 août 2006, Eric Latta (l’« Opposant ») a produit une déclaration d’opposition dans laquelle il a invoqué les motifs d’opposition suivants :

a)                  la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la « Loi »), en ce que le Requérant ne pouvait être convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les services décrits dans la demande, étant donné que, à la date de production de la demande, la marque de commerce SOLD BY ERIC n’était pas, n’est pas et ne peut être une marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi. La marque de commerce alléguée est simplement une expression descriptive couramment employée par des tiers, dont l’Opposant, et ne peut faire l’objet de droits exclusifs afférents à des marques de commerce;

b)                  la marque de commerce alléguée SOLD BY ERIC n’est pas enregistrable, eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, parce qu’elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom d’un particulier vivant, en l’occurrence, Eric Christiansen;

c)                  la marque de commerce alléguée n’est pas enregistrable, eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)b) de la Loi, parce qu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels on projette de l’employer, soit la vente d’immeubles pour le compte de tiers par le Requérant, Eric Christiansen;

d)                 la marque de commerce alléguée n’est pas enregistrable, eu égard aux dispositions de l’alinéa 16(1)a) ou 16(1)c), parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial que l’Opposant a antérieurement employé au Canada, soit les mots « Sold by Eric »;

e)                  la marque de commerce alléguée n’est pas enregistrable, eu égard à l’article 2 (définition de marque de commerce) et aux paragraphes 4(2) et 16(1) de la Loi, parce qu’elle n’a pas été employée au Canada en liaison avec les services à l’égard desquels son enregistrement est projeté, soit l’achat et la vente d’immeubles pour le compte de tiers, puisque le Requérant ne fournit pas, n’a pas fourni et n’est pas autorisé à fournir ces services au Canada;

f)                   la marque de commerce alléguée n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les services en liaison avec lesquels le Requérant projette de l’employer des services d’autres propriétaires, y compris l’Opposant, soit la fourniture de services immobiliers pour le compte de tiers.

 

Le Requérant a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle il a nié les allégations de l’Opposant.

 

La preuve de l’Opposant se compose des affidavits d’Eric Latta, de Ralph Kennedy et d’Elaine Uribe. Le Requérant a choisi de ne pas produire d’éléments de preuve et aucun souscripteur d’affidavit n’a été contre-interrogé. Aucune audience n’a été tenue.

 

Le fardeau de preuve et les dates pertinentes

Il incombe au Requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposant doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve recevables dont on puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition (voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1^re inst.), p. 298; Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)).

 

Les dates pertinentes applicables à l’examen des différents motifs d’opposition sont les suivantes :

•         article 30 – la date de production de la demande (voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), p. 475);

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30i)

 

Selon l’alinéa 30i) de la Loi, il est nécessaire d’inclure dans la demande une déclaration portant que le Requérant est convaincu qu’il a le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les services. Aucune déclaration de cette nature n’a été fournie dans la présente demande. La question de savoir si la Marque est une marque de commerce ne figure pas parmi les exigences énumérées à l’article 30 et ne peut donc être prise en compte dans le cadre de l’examen de ce motif. En conséquence, ce motif est rejeté.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)a)

Le deuxième motif d’opposition est rejeté, parce que, dans son ensemble, la Marque n’est manifestement pas « un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier » (voir Breck's Sporting Goods Co. c. Douglas Slater (1982), 70 C.P.R. (2d) 265 (C.O.M.C.); Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^re inst.)).

 

Le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)b)

L’Opposant soutient que le Requérant ne devrait pas être autorisé à obtenir le monopole de l’emploi des mots « sold » ou « Sold By Eric », parce que la grande majorité, sinon la totalité des représentants du domaine immobilier de la Colombie‑Britannique se servent des mots « sold » (vendu) et « sold by » (vendu par) pour annoncer ou promouvoir leurs services. À cet égard, la preuve de l’Opposant montre que, lorsqu’un représentant a fourni des services immobiliers à un vendeur et que la propriété en question a été vendue, le représentant annonce publiquement dans presque tous les cas qu’il a vendu ladite propriété. Les mots « sold by » signifient qu’un représentant autorisé comme le Requérant a agi comme « agent inscripteur » ou « agent immobilier » lors d’une opération immobilière qui a été conclue (au sens où une maison a été vendue par un mandant à un tiers). En conséquence, dans la mesure où la Marque alléguée décrit simplement les activités que poursuit le Requérant (ou les activités que poursuit le Requérant aux yeux du grand public), l’Opposant fait valoir qu’elle ne devrait pas être enregistrable, parce qu’elle donne une description claire des services.

 

Au cours de l’examen de ce motif d’opposition, j’ai tenu compte des commentaires suivants que mon collègue, M. David Martin, a formulés dans Procter & Gamble Inc. c. Nabisco Brands Ltd. (1988), 22 C.P.R. (3d) 303, p. 306 :

[traduction] En ce qui a trait aux deuxième et troisième motifs d’opposition (qui étaient fondés sur l’alinéa 12(1)a) de la Loi), il appert de l’affidavit de MacKendrick que Christie est un prénom fréquemment employé au Canada et que bon nombre de personnes de sexe masculin portent ce prénom. Ainsi, la forme possessive correspond à un nom ou à un prénom. Compte tenu du nombre de personnes qui portent le prénom Christie et du fait que ce mot ne comporte aucun autre sens courant, le Canadien moyen considérerait les mots « Mr. Christie’s » comme n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant. Cependant, conformément à la décision rendue dans Molson Cos. Ltd. c. John Labatt Ltd. (1981), 58 C.P.R. (2d) 157 (C.F. 1^re inst.), la marque de commerce MR. CHRISTIE’S CRISP ‘N CHEWY n’est pas, dans l’ensemble, principalement le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant. En conséquence, les deuxième et troisième motifs ne sont pas retenus.

Dans la même veine, j’estime que les mots « crisp ‘n chewy » donnent une description claire ou donnent une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées par la demande. Le désistement relatif à ces mots qui figure dans la demande renforce cette conclusion. Toutefois, compte tenu de la décision Molson Cos., la restriction qui précède n’empêche pas l’enregistrement de la marque de commerce examinée dans son ensemble conformément à l’alinéa 12(1)b) de la Loi.

 

Dans la présente affaire, un mot descriptif (« sold ») est suivi d’un prénom (« Eric »). Comme c’était le cas dans Procter & Gamble, le mot « sold » en l’espèce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des services visés par la demande. Cependant, lorsque le mot est suivi d’un prénom, l’expression qui en découle, SOLD BY ERIC, dans l’ensemble, ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des services visés par la demande. En tout état de cause, étant donné que le Requérant s’est désisté du droit à l’usage exclusif du mot « sold » en dehors de la marque de commerce, l’enregistrement de la Marque SOLD BY ERIC n’empêcherait pas une autre personne d’employer le mot « sold » dans un sens descriptif en liaison avec les services immobiliers qu’elle offre. En conséquence, je ne considère pas la Marque SOLD BY ERIC, appliquée aux services visés par la demande du Requérant, comme une marque allant à l’encontre des dispositions de l’alinéa 12(1)b).

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(1)a)

L’Opposant a également soutenu que le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement conformément à l’alinéa 16(1)a) ou 16(1)c) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial antérieurement employé au Canada par l’Opposant, soit les mots « Sold by Eric ». En ce qui a trait à ce motif d’opposition, l’Opposant doit d’abord présenter une preuve du fait que sa marque de commerce ou son nom commercial a été employé avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de publication de la demande de celui-ci (article 16). Même si M. Latta a attesté qu’il avait employé le slogan « Sold by Eric » dans des documents promotionnels depuis au moins aussi tôt que le milieu des années 1990, il n’a présenté aucun élément de preuve visant à corroborer l’emploi des mots « Sold by Eric » avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant (soit janvier 1999). À cet égard, la brochure jointe comme pièce E à son affidavit comporte les mots « Sold by Eric Latta » et, même si cette brochure a peut-être été imprimée en 1999, il ne semble pas qu’elle ait été distribuée par courrier avant la fin de janvier 1999. De plus, je ne suis pas convaincue que la brochure montre l’emploi des mots « Sold by Eric Latta » comme marque de commerce en liaison avec les services immobiliers de l’Opposant. L’Opposant devant démontrer que l’emploi de sa marque de commerce ou de son nom commercial a eu lieu conformément au paragraphe 4(2) de la Loi avant la date de premier emploi alléguée par le Requérant, et non simplement déclarer que tel a été le cas, ce motif est refusé, parce que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial.

 

Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)d)

L’Opposant a également soutenu que la Marque ne peut distinguer le Requérant ni n’est adaptée à distinguer les services du Requérant des services d’autres propriétaires, y compris l’Opposant.

 

Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, l’Opposant doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, sa marque de commerce ou son nom commercial SOLD BY ERIC était devenu suffisamment connu pour nier le caractère distinctif de la Marque (Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44, p. 58, (C.F. 1^re inst.); Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130 (C.A.F.); et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)). Une marque doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante; il n’est pas nécessaire qu’elle soit bien connue au Canada (Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd. (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F. 1^re inst.); Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Ltd. (1981), 56 C.P.R. (2d) 44 (C.F. 1^re inst.), p. 58; Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), p. 130; et Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), p. 424).

 

La preuve pertinente quant au fardeau de preuve initial de l’Opposant peut être résumée comme suit. M. Latta est agent immobilier autorisé de la Colombie‑Britannique depuis 1992. Il soutient qu’à cette époque il était l’un des agents immobiliers les plus productifs de la région du Grand Vancouver appelée « North Shore » (rive nord), qui comprend la ville de West Vancouver ainsi que la ville et le district de North Vancouver. Selon les renseignements figurant sur son site Web, les ventes de propriétés par M. Latta dépassent la somme de 250 000 000 $.

 

M. Latta fait valoir qu’il a employé son prénom, Eric, dans ses documents promotionnels à West Vancouver et North Vancouver au cours des quelque quinze dernières années et que la majorité, sinon la totalité de ces documents comportaient des rubriques comme « Listed by Eric » (propriétés inscrites par Eric), « Sold by Eric » (propriétés vendues par Eric) ou « Recently Sold by Eric » (propriétés récemment vendues par Eric) ou des variations de ces expressions. Il ajoute qu’en plus de distribuer des brochures, dépliants et cartes postales et de s’annoncer dans son site Web, il a régulièrement publié des annonces dans des journaux, dont le North Shore News et le Real Estate Weekly.

 

En se fondant sur sa propre expérience, M. Latta explique qu’il sait que le Requérant poursuit des activités à titre d’agent immobilier dans West Vancouver depuis à peu près aussi longtemps que lui. Il ajoute que le bureau du Requérant est situé au 1555 Marine Drive, West Vancouver, lequel établissement se trouve à quelques portes de son propre bureau, dont l’adresse est le 1575 Marine Drive, West Vancouver.

 

Bien qu’une bonne partie de la preuve de M. Latta montre l’emploi de variations de la Marque SOLD BY ERIC, M. Latta a également joint à son affidavit la pièce C, soit un dépliant promotionnel qui comporte les mots « Sold by Eric » et qui, selon lui, a été distribué par courrier en vrac aux résidents de West Vancouver sur la base des codes postaux de ceux-ci au printemps 2000.

 

En me fondant sur la preuve de l’Opposant, je suis convaincue que la marque SOLD BY ERIC a acquis une certaine réputation dans la région de West Vancouver en liaison avec des services immobiliers par suite des activités d’une personne autre que le Requérant avant le 24 août 2006. J’estime donc que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait au motif lié au caractère distinctif.

 

Bien que le Requérant soutienne employer sa Marque depuis janvier 1999, il n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens. En revanche, la preuve de l’Opposant établit l’emploi d’une marque identique par au moins un autre représentant immobilier avant la date de production de la déclaration d’opposition en liaison avec des services identiques à ceux du Requérant. J’estime donc qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, la Marque du Requérant ne pouvait distinguer les services immobiliers de celui-ci des services immobiliers de l’Opposant. En conséquence, ce motif d’opposition est accueilli.

 

Cinquième motif d’opposition de l’Opposant

Le cinquième motif d’opposition de l’Opposant a été rejeté parce que les allégations s’y rapportant sont viciées.

 

Décision

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 20^e JOUR DE MAI 2009.

 

Cindy Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, L.LL.