Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2016 COMC 95

Date de la décision : 2016-06-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

[1]               Le 12 décembre 2013, à la demande de Multi Food Industries (la Partie requérante), la registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Munaza Jubbin Syed, la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC644,936 de la marque de commerce Mazedar (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] : « Pâtisseries, gâteaux, pains, nommément samosa, seekh kebab, poulet tikka, tandoori, biryani, cari ».

[3]               La Marque est également enregistrée en liaison avec les services suivants [Traduction] : « Fabrication et vente en gros, sur mesure et/ou selon les spécifications de tiers, de produits alimentaires, de pâtisseries, de gâteaux, de pains, nommément samosa, seekh kebab, shami kebab, poulet tikka, tandoori, biryani, cari ».

[4]               L'article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l'égard de chacun des produits et de chacun des services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 12 décembre 2010 au 12 décembre 2013.

[5]               Les définitions pertinentes d'« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, au moment du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[6]               Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et chacun des services spécifiés dans l'enregistrement pendant la période pertinente.

[7]               Lorsqu’il s’agit de services, l'affichage de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2), du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

La réponse de la Propriétaire

[8]               À titre préliminaire, je remarque que la Propriétaire a d'abord répondu à l'avis de la registraire par voie d'une lettre datée du 21 février 2014. Cette lettre renfermait quatre photographies et deux schémas d'immeubles. Même si la lettre de la Propriétaire était intitulée « Subject: Affidavit Section 45 Proceedings TMA 644936 » [Objet : Affidavit, procédure prévue à l'article 45, LMC644,936], la réponse de la Propriétaire n'était pas présentée sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle, ce qui est contraire à l'article 45 de la Loi.

[9]               Malheureusement, la registraire a alors procédé comme s'il s'agissait d'une réponse admissible et, le 27 février 2014, elle a envoyé une lettre aux parties, reconnaissant que [Traduction] « la preuve avait été reçue par la registraire » et invitant la Partie requérante à produire ses représentations écrites, ce qu'a subséquemment fait cette dernière. Puis, dans une lettre datée du 19 juin 2014, la registraire a invité la Propriétaire à produire elle aussi ses représentations écrites. La Propriétaire a répondu dans une lettre datée du 18 octobre 2014.

[10]           C'est alors que la registraire s'est aperçue qu'elle avait commis une erreur en admettant en preuve la réponse de la Propriétaire datée du 21 février 2014. Tel qu'expliqué dans la lettre de la registraire datée du 29 octobre 2014 et adressée aux parties, étant donné que la lettre de la Propriétaire et les pièces qui y étaient jointes ne constituaient ni un affidavit ni une déclaration solennelle, elles ne pouvaient pas être versées au dossier en tant que preuve dans le cadre de la procédure. En outre, il était [Traduction] « dans la pratique courante pour le registraire de correspondre avec les propriétaires inscrits qui présentent des éléments de preuve dans un format inadéquat et de leur donner l'occasion de soumettre des éléments de preuve conformes aux exigences prévues par la Loi ». Compte tenu de cette erreur commise par la registraire, et malgré le fait que la procédure n'avait pas été arrêtée, la Propriétaire a eu l'occasion de demander une prolongation de délai et de produire ses éléments de preuve dans un format acceptable.

[11]           Finalement, la Propriétaire a produit sa propre déclaration solennelle ainsi que celle de Jawed Manzur Syed, toutes deux ayant été souscrites le 19 décembre 2014 à Oakville en Ontario. Seule la Partie requérante a produit d'autres représentations écrites; la tenue d'une audience n'a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[12]           Je souligne d'abord que les déclarations solennelles sont très brèves et qu'elles sont accompagnées d'une « Check List » [Liste de vérification] et d'une lettre de présentation datée du 30 décembre 2014. Comme il en est question ci-dessous, en plus de la lettre de présentation et des deux déclarations solennelles, la liste de vérification fait référence à un « Sample of Products » [échantillon de produits] et à des « Photos (4) ».

[13]           La principale partie de la déclaration solennelle de la Propriétaire se lit comme suit [Traduction] :

Je, Munaza Jubbin Syed, de Mississauga, en Ontario, DÉCLARE SOLENELLEMENT QUE :

1. Je suis la Propriétaire de la marque de commerce déposée Mazedar LMC 644936 26 juillet 2005. Elle est employée. Des copies de preuves sont jointes.

Je fais cette déclaration solennelle en toute connaissance de cause, la croyant exacte et sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment.

[14]           La principale partie de la déclaration solennelle de Jawed Manzur Syed se lit comme suit [Traduction] :

Je, Jawed Manzur Syed, de Mississauga, en Ontario, DÉCLARE SOLENELLEMENT QUE :

1. Je suis directeur général de Millennium Foods Inc., à Mississauga, en Ontario, et je confirme que la marque de commerce déposée Mazedar LMC 644,936 est employée en vertu de licences octroyées par Munaza Jubbin Syed, qui est l'actuelle propriétaire de la marque de commerce.

Je fais cette déclaration solennelle en toute connaissance de cause, la croyant exacte et sachant qu'elle a le même effet que si elle était faite sous serment.

[15]           Bien que la Propriétaire atteste dans sa déclaration que [Traduction] « Des copies de preuves sont jointes », on ne sait pas avec certitude si les quatre photographies et le document « Sample of Products » [échantillon de produits] qui accompagnent la déclaration solennelle font partie de celle-ci. En effet, ces documents n'ont pas été notariés et ne sont pas précisément mentionnés dans l'une ou l'autre des déclarations.

[16]           Quoi qu'il en soit, le document « Sample of Products » [échantillon de produits] est une page montrant les étiquettes de trois produits alimentaires : « Nan Kahtai Cookies » [biscuits Nan Kahtai], « Zeera Cookies » [biscuits Zeera] et « Pure Vegetarian Fruit Cake » [gâteau aux fruits sans viande]. La Marque figure bien en vue sur les étiquettes.

[17]           Quant aux photographies, elles illustrent un comptoir de service alimentaire de style cafétéria. Le même logo « Mazedar » qui figure sur les étiquettes susmentionnées se trouve également sur un morceau de papier apposé sur le mur qui est derrière le comptoir de service alimentaire. Une autre enseigne et une carte à menu sont également visibles sur le mur. Les photographies ne révèlent pas beaucoup d'information sur l'emplacement exact du comptoir de service alimentaire; il est probablement situé dans un petit restaurant ou une épicerie fine. Aucune photographie montrant l'extérieur de l'emplacement n'a été fournie. On ne sait pas non plus où les photographies ont été prises.

Analyse

[18]           Comme la Partie requérante l'a souligné dans ses représentations écrites, la déclaration de la Propriétaire [Traduction] « ne contient aucune déclaration décrivant la façon dont la marque de commerce a été ou est employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services énumérés dans l'enregistrement, ni le moment ou l'endroit de cet emploi ». De même, l'affidavit de Jawed Manzur Syed ne fournit aucun détail démontrant la façon dont Millenium Foods Inc. a employé la Marque à titre de licenciée de la Propriétaire ni à quel moment cet emploi a eu lieu. En outre, la déclaration de la Propriétaire fait simplement référence à des [Traduction] « copies de preuves ».

[19]           En ce qui concerne les étiquettes et les photographies qui accompagnent la déclaration, la Partie requérante soutient que les pièces jointes ne semblent pas constituer une preuve présentée dans un format adéquat et qu'elles doivent être écartées.

[20]           Dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 – qui se veut sommaire et expéditive –, il est fréquent que le registraire considère comme de simples détails techniques certaines des lacunes que peuvent présenter les affidavits et les déclarations solennelles [tel qu'établi dans Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC)]. Toutefois, comme il a été souligné précédemment, les [Traduction] « copies de preuves » en l'espèce n'ont pas été notariées ni citées clairement dans le corps de l'une ou l'autre des déclarations.

[21]           Quoi qu'il en soit, même si je devais les admettre comme preuve en l'espèce, aucune des déclarations ne fournit de contexte utile pour les étiquettes et les photographies. Les déclarations nous renseignent peu sur la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Par exemple, la Propriétaire ne confirme même pas que les étiquettes sont représentatives de celles apposées sur les produits pendant la période pertinente.

[22]           En outre, même si je devais admettre les étiquettes produites en pièce en tant qu'étiquettes correspondant aux produits [Traduction] « pâtisseries » et [Traduction] « gâteaux » visés par l'enregistrement, les autres produits visés par l'enregistrement ne sont pas corroborés. Par exemple, il n'y a aucune indication permettant de savoir quels produits visés par l'enregistrement sont illustrés dans les photographies, s'il en est.

[23]           Enfin, la Propriétaire ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts réels dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, au Canada ou à l'étranger, relativement aux produits visés par l'enregistrement.

[24]           Bien qu'il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l'avis prévu à l'article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst); Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corporation (2009) 74 CPR (4th) 153 (COMC)], l'emploi n'en doit pas moins être établi en liaison avec chacun des produits décrits dans l'enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984) 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Par conséquent, une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est requise. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures ou des rapports de ventes, mais peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. Cependant, de simples allégations d'emploi de la marque de commerce ne sont pas suffisantes [tel qu'établi dans Plough, supra]. En l'espèce, je remarque aussi que, dans les deux déclarations, les allégations portent simplement que la Marque [Traduction] « est employée », sans aucune référence à la période pertinente.

[25]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[26]           De même, en ce qui concerne les services visés par l'enregistrement, la Propriétaire ne confirme pas si les photographies sont représentatives de la présentation de la marque pendant la période pertinente.

[27]           Quoi qu'il en soit, on ne sait pas en quoi le logo « Mazedar », visible sur le mur derrière un comptoir de service d'alimentation, constitue un emploi de la Marque en liaison avec les services particuliers visés par l'enregistrement, à savoir la [Traduction] « fabrication et vente en gros, sur mesure et/ou selon les spécifications de tiers », relativement aux produits alimentaires particuliers. Comme il a été souligné précédemment, il n'y a aucune indication que les produits alimentaires particuliers énumérés dans l'enregistrement sont véritablement présentés au comptoir de service alimentaire illustré.

[28]           Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[29]           De plus, je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque.

Décision

[30]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé                                                                            POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE

Theo Yates                                                                                           POUR LA PARTIE REQUÉRANTE