Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
PAR Maison des Futailles, S.E.C. à la demande
d’enregistrement No. 1050227
pour la marque de commerce
LE TONNELIER, propriété de Vincor.(Québec) Inc.
Vincor (Québec) Inc. (la «Requérante») a déposé le 6 mars 2000 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce LE TONNELIER (la «Marque») en liaison avec des vins sur une base d’emploi projeté. Maison des Futailles, S.E.C. (l’«Opposante») déposa une déclaration d’opposition le 14 septembre 2001. Les motifs d’opposition de l’Opposante sont les suivants :
a) Conformément au sous-alinéa 38(2)(a) de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c T-13, ( la « loi » ) la demande d’enregistrement ne respecte pas les dispositions de l’article 30(i) de la loi en ce que c’est faussement que la Requérante s’est dite convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec des vins puisque à la date de production de la demande, la Requérante devait savoir que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce déposée TONNELLI de l’Opposante employée antérieurement au Canada par l’opposante et son prédécesseur en titre la Société des Alcools du Québec (« S.A.Q. »);
b) Conformément au sous-alinéa 38(2)(b) de la loi, la Marque n’est pas enregistrable au sens de l’article 12(1)(b) de la loi , puisqu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des personnes employées à la fabrication de contenants des marchandises, à l’égard desquelles l’on projette de l’employer;
c) Conformément au sous-alinéa 38(2)(b) de la loi, la Marque ne peut être enregistrée en raison des dispositions du sous-alinéa 12(1)(d) de la loi en ce que la Marque porte à confusion avec la marque déposée TONNELLI, certificat d’enregistrement 549622 appartenant à l’Opposante;
d) Conformément au sous-alinéa 38(2)(c) de la loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au Canada en raison des dispositions du sous-alinéa 16(3)(a) de la loi. À la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque au Canada portait à confusion avec la marque de commerce ci-haut mentionnée TONNELLI appartenant à l’Opposante précédemment employée au Canada par l’Opposante et son prédécesseur en titre en association avec du vin;
e) Conformément au sous-alinéa 38(2)(c) de la loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au Canada en raison des dispositions du sous-alinéa 16(2)(a) de la loi. À la date de production de la demande d’enregistrement, la Marque au Canada créait de la confusion avec la marque de commerce TONNELLI appartenant à l’Opposante à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite, soit le 8 mai 1998, par le prédécesseur en titre de l’Opposante, la S.A.Q., en association avec du vin;
f) Conformément aux dispositions du sous-alinéa 38(2)(d) de la loi, la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la loi. La Marque ne distingue pas et ne peut servir à distinguer les vins de la Requérante des vins des autres personnes et plus particulièrement ceux de l’Opposante.
La Requérante a déposé une contre-déclaration niant essentiellement les allégations contenues dans la déclaration d’opposition de l’Opposante. Cette dernière a déposé en preuve l’affidavit de M. Sylvain Laporte accompagné des pièces SL-1 à SL-4 inclusivement. La Requérante n’a pas déposé de preuve. Aucune des parties n’a déposé de plaidoyer écrit et seul l’Opposante était représentée lors de l’audience.
M. Laporte occupe le poste de directeur-adjoint marketing chez l’Opposante. Il est à l’emploi de cette dernière depuis mai 1999. Auparavant il travaillait à la S.A.Q.. La preuve pertinente et non contredite au dossier peut se résumer comme suit :
1) Le prédécesseur en titre de l’Opposante, la S.A.Q., a déposé le 8 mai 1998 une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TONNELLI en liaison avec du vin. Un certificat d’enregistrement numéro 549622 fut émis le 9 août 2001 en faveur de l’Opposante et une copie fut produite comme pièce SL-1 ;
2) L’Opposante utilise la marque de commerce TONNELLI en liaison avec des vins depuis septembre 1998. Des échantillons d’étiquettes de bouteilles de vins portant cette marque ont été produits sous la cote SL-2;
3) L’Opposante a vendu entre septembre 1998 et le 31 décembre 2001 plus de 750,000 bouteilles de vin portant la marque de commerce TONNELLI. Durant la même période elle a dépensé environ $250,000 pour promouvoir cette marque. Des échantillons de promotion ont été produits comme pièce SL-3;
4) Les vins de l’Opposante sont généralement vendus dans les magasins de la S.A.Q. et dans les épiceries.
Les dates pertinentes pour analyser les différents motifs d’opposition varient selon le motif d’opposition soulevé. Ainsi, pour les motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande d’enregistrement (6 mars 2000) [voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd v.Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263]. Il existe une certaine controverse concernant la date pertinente relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(b) de la loi. Avant l’arrêt Fiesta Barbeques Limited v. General Housewares Corporation, (2004) 28 C.P.R. (4th) 60, la date de référence utilisée était la date de la décision [Voir Lubrication Engineers, Inc. V. Canadian Council Of Professional Engineers, (1992) 41 C.P.R. (3d) 243]. M. le juge Russel, dans l’arrêt Fiesta, a procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence sur ce sujet et a conclu que la date pertinente est plutôt la date de dépôt de la demande d’enregistrement. À tout événement cette différence entre les dates pertinentes n’aura aucun impact sur le sort de ce dossier. Concernant le motif d’opposition fondé sur le sous-alinéa 12(1)(d) de la loi, la date pertinente est celle de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd.(1991),37 C.P.R. (3d)413 (CAF)]. Lorsque le motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 16(3) de la loi, la date de dépôt de la demande d’enregistrement (6 mars 2000) est également la date pertinente tel que stipulé audit article. Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de l’opposition (14 septembre 2001) constitue la date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130 et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., op.cit]
En raison de la preuve au dossier, la différence entre les dates pertinentes liées aux motifs d’opposition qui n’ont pas encore été analysés n’aura aucune incidence sur la question de savoir s’il y a risque de confusion entre la Marque et celle de l’Opposante.
Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant les motifs d’opposition sur lesquels elle se fonde afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui supportent ces motifs d’opposition. Si cette tâche est accomplie, le fardeau de preuve se déplace vers la Requérante qui devra convaincre le registraire que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de sa marque de commerce [Voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R.(2d) 53 , Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].
Je ne suis pas prêt à conclure à partir de la preuve au dossier que c’est faussement que la Requérante s’est dite convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec des vins. Je rejette donc le premier motif d’opposition.
L’Opposante a versé au dossier comme pièce SL-4 la définition du mot « tonnelier » que l’on retrouve dans le dictionnaire Petit Larousse 1990 qui se lit comme suit :
« Ouvrier qui fait ou répare les tonneaux »
L’article 12(1)(b) de la loi prohibe l’adoption d’une marque de commerce :
« qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services »( mes soulignements);
L’Opposante plaide que la Marque serait descriptive des personnes employées à la fabrication des contenants des marchandises. Or la portée de l’article 12(1)(b) n’est pas aussi étendue que la position prise par l’Opposante. Cet article vise le cas, par exemple, de la marque « ébéniste » en liaison avec des meubles. Au surplus il n’y a aucune preuve de verser au dossier à l’effet que les vins de la Requérante sont vendus dans des tonneaux. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
Le sort qui sera réservé aux motifs d’opposition décrits ci-hauts aux paragraphes c), d), e) et f), dépendra du résultat de l’analyse du risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce TONNELLI de l’Opposante.
Les alinéas 6(1) et 6(2) de la loi décrivent le test à appliquer pour déterminer s’il existe un risque que la Marque porte à confusion avec celle de l’Opposante. Ces alinéas se lisent comme suit :
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
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(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
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Afin de déterminer s’il existe un risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce TONNELLI de l’Opposante, l’article 6(5) de la loi indique que le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce incluant : i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; iii) le genre de marchandises, services ou entreprises; iv) la nature du commerce et v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.
M. le juge Décary de la cour d’appel fédérale déclara dans l’affaire Miss Universe c. Bohna [1995] 1 C.F. 614 :
« Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom5 5 Voir l'arrêt Coca-Cola Co. v. Pepsi-Cola Co. (1942), 2 D.L.R. 657 (P.C.), à la p. 661, lord Russell of Killowen. , l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale6 6 Voir: les art. 6(2),(3) et (4) de la Loi; Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), à la p. 12, juge Cattanach. .
(…)
ll appartient toujours à celui qui demande à enregistrer une marque de commerce d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée7 7 Voir les arrêts Sunshine Biscuits, Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1re inst.), à la p. 57, juge Cattanach, et Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F. 1re inst.), à la p. 46, juge Cattanach »
M. le juge Décary mentionna également dans l’affaire Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd. [2002] 3 C.F.405 :
« …la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure.
(…)Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. »
i) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
La Marque se compose des mots « LE» et « TONNELIER » dont la définition est ci-haut reproduite. Ces mots, employés en liaison avec du vin peuvent suggérer tout au plus l’idée que le contenant du vin est un tonneau. La marque TONNELLI possède quant à elle une ressemblance phonétique avec le mot « tonnelle ». D’ailleurs une tonnelle apparaît sur les étiquettes produites par l’Opposante sous la cote SL-2. La marque TONNELLI possède donc un degré de caractère distinctif plus élevé que la Marque lorsqu’elle est employée en liaison avec du vin.
Les chiffres de vente ci-haut mentionnés font en sorte que la marque TONNELLI est connu au Québec des consommateurs. Ce facteur favorise donc l’Opposante.
ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
La Requérante n’a déposé aucune preuve d’usage de la Marque alors que l’Opposante a démontré l’emploi de sa marque de commerce TONNELLI depuis septembre 1998. Ce facteur favorise donc l’Opposante.
iii) Le genre de marchandises, services ou entreprises;
iv) La nature du commerce;
Les marchandises sont les mêmes. L’Opposante vend ses vins dans les magasins de la S.A.Q. et les épiceries. Elle allègue, et cette preuve est non contredite, que les vins de la Requérante seraient vendus dans les mêmes établissements. Ces facteurs favorisent également l’Opposante.
v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent;
Au sujet de cette circonstance, Monsieur le juge Cattanach dans Beverly Bedding & Upholstery Co. v. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70, déclara:
“Realistically appraised it is the degree of resemblance between the trade-marks in appearance, sound or in ideas suggested by them that is the most crucial factor, in most instances, and is the dominant factor and other factors play a subservient role in the over-all surrounding circumstances.”
Les marques doivent être analysées dans leur ensemble et non pas être décortiquées pour trouver des similitudes ou des différences. Le test demeure celui de la mémoire imparfaite du consommateur moyen.[Canadian Schenley Distilleries Ltd. V. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25.
Or il existe une similitude visuelle et phonétique entre la Marque et la marque de commerce de L’Opposante. Le mot « LE » qui précède la portion distinctive de la Marque, soit le mot « TONNELIER » n’est pas suffisant pour éviter le risque de confusion chez le consommateur moyen qui aurait une certaine connaissance de la marque de commerce TONNELLI de l’Opposante.
Toutes les circonstances énumérées à l’article 6(5) de la loi et le manque d’intérêt de la Requérante militent en faveur de l’Opposante. J’accueille donc le motif d’opposition décrit ci-haut au paragraphe c). Bien que cette conclusion soit suffisante pour disposer du sort de cette opposition, je maintiens également les motifs d’opposition d), e) et f). En effet la preuve au dossier démontre que l’Opposante avait produit une demande d’enregistrement pour la marque TONNELLI et débuté l’emploi de cette marque de commerce antérieurement à la production de la demande d’enregistrement de la Requérante. L’Opposante n’avait pas abandonné l’emploi de sa marque de commerce au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la Marque. (Article 16(5) de la loi) Finalement, ayant conclu que la Marque risque de porter à confusion avec la marque de commerce TONNELLI de l’Opposante, elle ne peut distinguer les marchandises de la Requérante de celles de l’Opposante vendues en liaison avec la marque de commerce TONNELLI.
En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la loi, je maintiens l’opposition de l’Opposante et je rejette donc la demande d’enregistrement de la Requérante pour la marque de commerce LE TONNELIER, le tout selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
DATÉ À MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 14 JOUR D’AVRIL 2004.
Jean Carrière
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce