Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION DE Home Hardware Stores Limited à la demande d’enregistrement No. 1096579 pour la marque de commerce MAISON PASSION produite par Page Cournoyer Publications Inc.___________
I Les Procédures
Page Cournoyer Publications Inc. (la « Requérante ») a déposé le 20 mars 2001 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce MAISON PASSION (la «Marque»), numéro 1096579, en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Publication nommément revue d'habitation et d'aménagement extérieur biannuelle;
(2) Agendas, des articles promotionnels nommément des stylos, des tapis de souris pour ordinateurs, des tasses, des T-shirts, des blocks-notes;
(3) Publication nommément une revue d'habitation et d'aménagement extérieur biannuelle de format électronique.
(les « Marchandises »)
La demande d’enregistrement est fondée sur un emploi depuis le 2 mars 2000 pour les marchandises (1) et un emploi projeté pour celles décrites ci-haut sous les paragraphes (2) et (3). La Requérante s’est désistée du droit à l’usage exclusif du mot « maison » en dehors de la Marque.
La demande fut publiée le 23 octobre 2002 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition. Le 20 mai 2003, Home Hardware Stores Limited (« l’Opposante ») déposa une déclaration d’opposition, signifiée par le registraire à la Requérante le 27 mai 2003, soulevant les motifs d’opposition suivants :
- En vertu des dispositions des articles 38(2)(a) et 30(b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi ») la date de premier emploi de la Marque est inexacte ;
- En vertu des dispositions des articles 38(2)(c) et 16(2)(a) de la Loi, la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque car à la date de premier emploi de la Marque, elle créait de la confusion avec la marque de commerce MAISON PASSION de l’Opposante précédemment employée au Canada en liaison avec des publications et ce depuis au moins le printemps 1998;
- L’Opposante fonde également son opposition sur le motif fondé sur l’article 38(2)(d) de la Loi à savoir que la Marque de la Requérante n’est pas distinctive car elle ne distingue pas et n’est pas apte à distinguer les Marchandises de la Requérante des marchandises de tiers dont celles de l’Opposante au sens de l’article 2 de la Loi en raison de la confusion qu’elle crée avec les marques de commerce déposées de l’Opposante.
Le 2 juin 2003, la Requérante a déposé une contre-déclaration d’opposition niant essentiellement les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante.
Le 12 mars 2004, l’Opposante a amendé sa déclaration d’opposition afin d’y ajouter comme motif additionnel:
- La Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)(d) de la Loi car elle porte à confusion avec la marque déposée MAISON PASSION et graphisme de l’Opposante, certificat d’enregistrement LMC602869.
Le 26 mai 2004, la Requérante a produit une contre-déclaration amendée niant ce motif d’opposition additionnel.
L’Opposante a produit en preuve l’affidavit de Barbara Gallagher alors que la Requérante produisait l’affidavit de Laurent Cournoyer. À titre de contre-preuve l’Opposante a produit l’affidavit de Dianne McTavish. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée à l’audience.
II Remarque préliminaire
Il apparaît à la face même du libellé du deuxième motif d’opposition que la référence à l’article de la Loi devrait se lire « 16(1)(a) et 16(3)(a) » et non « 16(2)(a) » tel qu’inscrit dans la déclaration d’opposition. Je traiterai donc ce motif d’opposition comme si la référence à l’article de la Loi se lisait « 16(1)(a) et 16(3)(a) ».
III Preuve de l’Opposante
Mme Gallagher est une parajuriste à l’emploi des agents de l’Opposante. Elle a simplement produit une copie du certificat d’enregistrement LMC602869 pour la marque de commerce MAISON PASSION et graphisme émis le 20 février 2004.
IV Preuve de la Requérante
M. Cournoyer est le vice-président et directeur général de la Requérante. Il est à l’emploi de cette société depuis 1992. Il explique que cette société fut crée le 22 avril 1992. Il allègue que depuis le 2 mars 2000 la Requérante a fait la promotion et distribué des magazines traitant de l’habitation dans la région de Sorel-Tracy au Québec sur « une base annuelle puis annuelle ». Il voulait probablement dire sur « une base annuelle et biannuelle » compte tenu des dates apparaissant sur les exemplaires produits au dossier.
Il explique que les magazines distribués sous la Marque traitent de plusieurs sujets concernant le monde de l’habitation, tant intérieure qu’extérieure. Il a produit différents exemplaires du magazine dont ceux publiés en mars 2000, septembre 2000, avril 2001, octobre 2001, mars 2002 et mars 2003.
V Preuve en réplique de l’Opposante
Mme McTavish est la vice-présidente et secrétaire de l’Opposante. Elle allègue avoir examiné les pièces annexées à l’affidavit de M. Cournoyer et a noté des similitudes entre les publications de la Requérante et celles de l’Opposante tant au niveau du format, du contenu et l’emploi des mots MAISON PASSION. Elle a ainsi produit des exemplaires de la revue de l’Opposante intitulée MAISON PASSION, le plus ancien numéro remontant au printemps 1998 alors que le plus récent est daté de l’hiver 2005.
VI Le droit applicable
Dans le cadre de procédures en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce, l’Opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve concernant les motifs d’opposition qu’elle soulève afin qu’il soit apparent qu’il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d’opposition. Si l’Opposante satisfait cette exigence, la Requérante devra alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la Marque [voir Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, Joseph Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et John Labatt Ltd. c Molson Companies Limited, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293].
La date pertinente pour analyser les différents motifs d’opposition varie selon le motif d’opposition soulevé. Ainsi, pour les motifs d’opposition fondés sur l’article 30 de la Loi, la date pertinente est celle du dépôt de la demande d’enregistrement (le 20 mars 2001) [voir Dic Dac Holdings (Canada) Ltd c. Yao Tsai Co. (1999), 1 C.P.R. (4th) 263 et Georgia-Pacific Corp.v. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R. (3d) 469]. Lorsque le motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 16(1) de la Loi, la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande d’enregistrement (2 mars 2000) est la date de référence tel que stipulé audit article. Lorsque le motif d’opposition est fondé sur l’alinéa 16(3) de la Loi, la date de production de la demande d’enregistrement (20 mars 2001) est la date de référence tel que stipulé audit article L’enregistrabilité de la Marque sous l’article 12(1)(d) de la Loi doit être déterminé à la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)]. Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de la déclaration d’opposition (le 2 juin 2003) représente la date pertinente pour analyser le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130, et Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc. (2004), 34 C.P.R. (4th) 317]
VII La Marque a-t-elle été employée depuis la date de premier emploi alléguée?
Il est acquis selon la jurisprudence que l’Opposante peut se décharger de son fardeau initial de preuve lorsqu’elle soulève l’article 30(b) de la Loi comme motif d’opposition en se référant à la preuve de la Requérante [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 à la page 230]. Toutefois il faut que cette preuve soulève un doute sérieux quant aux affirmations contenues dans la demande d’enregistrement de la Requérante [voir Hearst Communications, Inc. c. Nesbitt Burns Corp., (2000) 7 C.P.R. (4th) 161]. L’absence de preuve d’emploi de la Marque depuis la date de premier emploi alléguée n’est pas suffisante en soi pour décharger l’Opposante de son fardeau initial de preuve [voir Parmalat Food Inc. c. Sun World international Inc. (2006) 50 C.P.R. (4th) 283 (COMC)].
Or l’argument de l’Opposante réside sur le fait que la plus ancienne publication annexée à l’affidavit de M. Cournoyer porte la date de mars 2000. Par conséquent la Requérante n’aurait pas établi l’emploi de la marque à compter du 2 mars 2000. Je ne vois pas en quoi cet élément de preuve de la Requérante contredirait la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement ou sèmerait un doute sérieux quant à la véracité de cette date.
L’Opposante plaide également que M. Cournoyer affirme dans son affidavit que la Requérante distribue des publications depuis le 2 mars 2000 sans toutefois spécifier en liaison avec la Marque. Or tous les exemplaires de publications produits au soutien de l’affidavit de M. Cournoyer portent la Marque.
Finalement l’Opposante plaide que la Requérante est silencieuse quant à ses intentions relativement à l’emploi de la Marque en liaison avec les autres marchandises. Or la Requérante n’a pas à faire la preuve de son intention d’employer la Marque, outre une déclaration à cet effet dans la demande d’enregistrement, sauf si l’Opposante se décharge de son fardeau de preuve initial à ce sujet.
Je rejette donc le motif d’opposition fondé sur l’article 30(b) de la Loi car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve initial.
VIII L’enregistrabilité de la Marque sous l’article 12(1)(d)
L’Opposante a satisfait le fardeau initial de preuve qui lui incombait sous l’article 12(1)(d) de la Loi en produisant une copie du certificat d’enregistrement LMC602869 pour la marque MAISON PASSION et graphisme tel qu’illustrée ci-après :
couvrant les marchandises suivantes :
Publications imprimées, nommément magasine à diffusion contrôlée destiné à la clientèle de Home Hardware et diffusée uniquement dans les quincailleries de la chaîne Home Hardware ou expédiée par la poste aux domiciles des clients actuels ou potentiels de cette entreprise; bons de réduction.
Ainsi la Requérante doit donc prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque déposée de l’Opposante [voir Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd [2002] 3 C.F.405 (CAF)].
Le risque de confusion entre deux marques de commerce doit s’analyser en fonction des circonstances propres à chacun des dossiers. Une liste non exhaustive de ces circonstances apparaît à l’article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada, par l’entremise de la plume de l’honorable juge Binnie, s’est prononcée sur la portée de cet article dans Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, en déclarant :
Pour l’application du critère de « toutes les circonstances de l’espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent ». La liste des circonstances n’est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. Voir Gainers Inc. c. Marchildon, [1996] A.C.F. no 297 (QL) (1re inst.). Comme je l’ai déjà dit, dans le cadre d’une procédure d’opposition, c’est au requérant (en l’occurrence l’intimée) qu’incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucune confusion n’est susceptible de survenir.
J’analyserai chacune des circonstances pertinentes en l’espèce en fonction de la preuve versée au dossier.
La marque de commerce de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent plus fort que celui associé à la Marque en raison de son graphisme ci-haut illustré. Toutefois le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être rehaussé par son usage au Canada ou le fait qu’elle y soit connue.
Outre la production de différents exemplaires du magazine de la Requérante portant la Marque, nous n’avons aucune preuve quant au nombre d’exemplaires distribués au cours des années. De plus il semble que cette distribution soit limitée à la région de Sorel-Tracy au Québec.
Mme McTavish a produit des exemplaires de la revue de l’Opposante intitulée MAISON PASSION qui remonte au printemps 1998 et ce jusqu’à l’hiver 2005. Elle a produit un exemplaire pour chacune des saisons de ces années. Nous n’avons pas le nombre d’exemplaires distribués et dans quelles régions du Canada ces exemplaires ont été distribués.
Devant de telles lacunes dans la preuve soumise de part et d’autre il m’est impossible de conclure qu’une marque est plus connue que l’autre au pays.
Quant à la période pendant laquelle les marques en présence ont été utilisées, en présumant qu’il y a eu emploi au sens de l’article 4(1) de la Loi, ce facteur favoriserait légèrement l’Opposante car son premier numéro portant la marque de commerce MAISON PASSION et graphisme remonte au printemps 1998 alors que la Requérante a publié son premier numéro en liaison avec la Marque le 2 mars 2000.
Pour les fins de ma décision il n’est pas nécessaire de me prononcer sur la question de savoir si la distribution gratuite de publications constitue un emploi d’une marque de commerce au sens de l’article 4 de la Loi. En effet il sera évident des conclusions que je tire de l’analyse des circonstances pertinentes que la réponse à cette question ne saurait être un facteur déterminant sur le sort de ce dossier.
Les marchandises (1) sont de même nature que les marchandises couvertes par le certificat d’enregistrement LMC602869. Quant aux marchandises (3) il s’agit essentiellement d’une publication bien que le médium de diffusion diffère. Finalement les marchandises (2) sont des objets servant à la promotion de la Marque en liaison avec les marchandises (1) et (3). L’accessoire devra suivre le principal.
M. Cournoyer a précisé que la Requérante offre notamment « des services de planification de stratégies marketing, relations publiques, édition, conception graphique, impression de documents, impression numérique, d’édition, de conception de sites Internet, d’impression d’objets promotionnels et conception de documents multimédia et vidéo ». Elle publie également des revues et magazines spécialisés et locaux. Je n’ai aucune preuve quant à la nature des activités commerciales de l’Opposante. Toutefois elle publie également un magazine spécialisé. Il semble donc qu’à tout le moins pour cette activité commerciale, elle est commune aux parties.
Le degré de ressemblance entre les marques en présence a maintes fois été considéré comme étant un des facteurs les plus importants à évaluer lors de l’analyse de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce [voir Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. 60 C.P.R. (2d) 70].
Les marques en présence sont identiques sauf pour ce qui est de la portion graphique associée à la marque de commerce de l’Opposante. Toutefois sa portion vocable demeure la portion dominante.
À titre de circonstance additionnelle l’Opposante plaide que le format, le lettrage utilisé pour identifier la Marque et le contenu en général de la publication de la Requérante sont très similaires à ceux que l’on retrouve au magazine de l’Opposante, augmentant ainsi les probabilités de confusion.
De l’ensemble de la preuve et de l’analyse des facteurs pertinents je conclus que la Requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce MAISON PASSION et graphisme de l’Opposante. En effet la partie vocable des marques des parties est identique. Les Marchandises sont semblables à celles couvertes par le certificat d’enregistrement de l’Opposante. Quant aux articles promotionnels, ils servent à promouvoir la Marque employée en liaison avec des publications sous quelque forme que ce soit. Finalement je note le peu d’intérêt de la Requérante dans ce dossier n’ayant pas produit de plaidoyer écrit et étant absente à l’audience.
Je maintiens donc ce motif d’opposition pour toutes les Marchandises.
IX Les autres motifs d’opposition
Pour ce qui est des motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 16 de la Loi je les rejette car l’Opposante n’a pas satisfait son fardeau de preuve initial de démontrer que sa marque de commerce était employée, au sens de l’article 4(1) de la Loi, antérieurement à l’une ou l’autre des dates pertinentes de ces motifs d’opposition. En effet tout ce que Mme McTavish fait par le biais de son affidavit est de produire un exemplaire du magazine de l’Opposante portant la marque de commerce MAISON PASSION et graphisme pour chacune des saisons entre le printemps 1998 et l’hiver 2005. Or nous ne savons pas si ces publications ont été distribuées au Canada pendant cette période. Ces publications semblent être distribuées gratuitement aux clients qui se rendent aux différentes quincailleries exploitées par l’Opposante. À ce sujet je réfère à titre d’exemple à la note de l’éditeur apparaissant à la page 3 du numéro hiver 2005, pièce 31. De plus nous ne savons pas combien de copies de chacun des numéros produits ont été distribuées au Canada.
Toutefois si la preuve avait été satisfaisante pour conclure à un usage de la Marque au sens de l’article 4(1) de la Loi, j’aurais conclu en faveur de l’Opposante pour les mêmes motifs que ceux exprimés sous le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)(d) de la Loi. La différence entre les dates pertinentes n’aurait eu aucun impact sur cette analyse.
X Conclusion
En raison des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement de la Requérante pour la Marque en liaison avec les Marchandises selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.
DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 7 NOVEMBRE 2008
Jean Carrière,
Membre de la Commission des oppositions des marques de commerce