Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION de Hola, S.A. à la demande no 1074858 produite par Telelatino Network Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de commerce HOLA
Le 15 septembre 2000, la société Telelatino Network Inc. a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce HOLA fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec plusieurs marchandises et services. Comme il a été initialement précisé, les marchandises ont été subséquemment modifiées pour venir à bout des objections soulevées par la Section de l’examen du Bureau des marques de commerce. Les marchandises et les services officiels couverts par la demande sont indiqués ci-dessous :
marchandises
parapluies; ballons de plage, disques volants, serviettes de plage; verres, grosses tasses, cartes à jouer, horloges, épingles de revers, macarons de fantaisie décoratifs, grattoirs à glace, ouvre-lettres, presse-papiers, chaînes porteclés, calendriers, affiches, stylos et crayons, et guides de programmes de télévision et de divertissement.
services
services de divertissement, nommément services de programmation et de diffusion télévisuelles et radiophoniques; services de production cinématographique.
La demande d’enregistrement visée a été publiée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 9 avril 2003, et Hola S.A a produit une déclaration d’opposition le 9 septembre 2003. Le registraire a fait parvenir copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 2 décembre 2003. La requérante a répondu par la production et la signification d’une contre-déclaration.
L'opposante a déposé en preuve les affidavits de Thierry Sabouret, vice-président d’un service de distribution de magazines, et de Donald Brown, stagiaire. La requérante n’a produit aucune preuve à l’appui de sa demande. Chaque partie a présenté une argumentation écrite et la requérante a, en outre, répondu par écrit aux arguments de l’opposante. Le Règlement sur les marques de commerce ne prévoit pas d’autres observations; toutefois, l’opposante a accepté que la Commission prenne en compte les observations supplémentaires. Les deux parties étaient représentées à l’audience.
DÉCLARATION D’OPPOSITION
Les motifs d’opposition font valoir que l’opposante est la propriétaire des marques de commerce déposées HOLA couvrant les marchandises « agendas, livres, revues, publications littéraires et artistiques. » et HELLO! & Dessin, figurant ci-dessous, couvrant les « magazines et les publications périodiques ».
HELLO!
Les motifs d’opposition portent que :
(i) la marque faisant l’objet de la demande n’est pas enregistrable « aux termes de l’alinéa 12(2)b) [sic] de la Loi sur les marques de commerce »; en effet, la marque HOLA prête à confusion avec les marques de commerce déposées de l’opposante, HOLA et HELLO! & Dessin, susmentionnées;
(ii) la requérante n’est pas autorisée à enregistrer la marque HOLA conformément au paragraphe 16(3) de la Loi, compte tenu de l’usage que l’opposante a fait antérieurement de ses marques, HOLA et HELLO! & Dessin, susmentionnées;
(iii) la marque faisant l’objet de la demande n’est pas distinctive et n’est pas adaptée pour distinguer « les marchandises de la requérante de celles de l’opposante ».
LA PREUVE DE L’OPPOSANTE
La preuve par affidavit de M. Sabouret peut être résumée comme suit. L’entreprise de
M. Sabouret distribue des magazines, des journaux et des publications périodiques dans tout le Canada. Plus particulièrement, M. Sabouret déclare : [Traduction] « Une des publications distribuées par mon entreprise est un magazine en espagnol, vendu sous la marque de commerce HOLA ». Un exemplaire du magazine mentionné par M. Sabouret est joint comme pièce 1 au présent affidavit. La pièce jointe indique comment la marque de l’opposante est employée sur la page frontispice du magazine c’est-à-dire que la marque de commerce HOLA est encadrée par un point d’exclamation inversé, à gauche, et par un point d’exclamation à droite, tel qu’il est illustré ci-dessous :
L’éditeur du magazine, en l’occurrence l’opposante, Hola, S.A, est identifié à la page 49 de la pièce 1, comme suit :
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mmrn |
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Fundador: ANTONIO SANCHEZ GOMEZ Presidenta de honor: MERCEDES JUNCO CALDERON Empresa editora: HOlA, S. A. Presidente y director: EDUARDO SANCHEZ JUNCO |
Je note qu’il est possible d’avancer l’argument selon lequel l’opposante n’a pas employé la marque HOLA en soi (Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.)). Toutefois, la requérante n’ayant pas soulevé la question, il n'y a rien d'autre à ajouter.
M. Sabouret a, en outre, déclaré que son entreprise vend les magazines HOLA au Canada depuis 1991. La pièce 2 de son affidavit se compose d’un imprimé d’ordinateur indiquant le volume de ventes hebdomadaires de magazines HOLA réalisées pour les années 2002 et 2003. Un bref survol des données indique que le volume des ventes hebdomadaires réalisées en 2002 semble se situer dans la fourchette des 360 à 500 exemplaires, tandis que celui de 2003 était généralement de la même importance, bien que quelque peu inférieur. Le magazine contient des articles sur des gens célèbres, la mode, le mode de vie, la cuisine et les voyages. L’opposante publie également le magazine de langue anglaise HELLO!, lequel est vendu au Canada.
Une liste de treize magazines associés à des émissions de télévision est notamment présentée en preuve dans l’affidavit de M. Brown. Sont inclus dans la liste Playboy et Playboy TV; Car & Driver et Car & Driver Television; Report on business Magazine et Report on Business Television, et ainsi de suite.
QUESTION À TRANCHER
La question déterminante soulevée dans la déclaration d’opposition est de savoir si la marque demandée, HOLA, prête à confusion par rapport à la marque de commerce HOLA de l’opposante. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont (i) la date à laquelle je rends ma décision concernant les motifs d’opposition alléguant que la marque n’est pas enregistrable; (ii) la date du dépôt de la demande, c’est-à-dire le 15 septembre 2000, concernant les motifs d’opposition alléguant la non-admissibilité à l’enregistrement; (iii) la date d’opposition, c’est-à-dire le 9 septembre 2003, concernant les motifs d’opposition alléguant l’absence de caractère distinctif : pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes des procédures d’opposition, voir American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, p. 206 à 209 (C.F. 1re inst.).
FARDEAU DE LA PREUVE
Le fardeau de la preuve repose sur la requérante, qui doit établir qu’il n’y aurait aucun risque raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, entre la marque HOLA faisant l’objet de la demande et la marque déposée HOLA de l’opposante. L’existence de ce fardeau incombant à la requérante signifie qu’en l’absence d’une conclusion décisive à l’issue de la présentation de l’ensemble de la preuve, la question doit être tranchée à l’encontre de la requérante : voir la décision John Labatt Limitée c. Les compagnies Molson Limitée (1990) 30 C.P.R. (3d) 293, aux pages 297 et 298 (C.F. 1re inst.). Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Dans l’appréciation de la confusion entre deux marques, les facteurs à prendre en considération sont exposés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre des marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. Tous les facteurs n’ont pas nécessairement le même poids. Le poids à accorder à chacun dépend des circonstances de l’espèce : voir la décision Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.).
ANALYSE DES FACTEURS DU PAR. 6(5)
La marque HOLA de l’opposante possède un caractère distinctif inhérent assez grand, du fait qu’il ne s’agit pas d’un mot qui se trouve dans un dictionnaire français ou anglais. Toutefois le caractère distinctif inhérent de la marque est réduit dans la mesure où bon nombre de Canadiens reconnaîtront le mot « hola » comme l’équivalent espagnol de « hello ». Bien sûr, la marque qui fait l’objet de la demande est identique à la marque de l’opposante et par conséquent elle possède un même caractère distinctif inhérent. En me fondant sur la preuve figurant au dossier, je conclus que la marque HOLA de l’opposante était connue au Canada jusqu’à un certain point, du moins aux dates pertinentes les plus récentes. La marque faisant l’objet de la demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada et il n’existe aucune preuve indiquant qu’elle avait acquis une quelconque réputation à l’une ou l’autre des dates pertinentes. La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage favorise l’opposante, puisque la preuve de l’opposante indique qu’elle emploie sa marque HOLA depuis 1991. Toutefois, il faut accorder moins d’importance à la période pendant laquelle l’opposante a employé sa marque au Canada, étant donné que l’opposante n’a fourni aucune preuve quantitative relativement à son usage avant 2002.
La nature des marchandises et des services offerts par les parties est analysée aux paragraphes 21 à 23 des observations écrites de la requérante, figurant ci-dessous.
[TRADUCTION]
21. En ce qui concerne la nature des marchandises et de services, il n’y a aucune similitude entre la majorité des marchandises et l’ensemble des services énumérés dans la demande, d’une part, et les magazines de l’opposante, d’autre part. En outre, il n’y a aucune similitude entre les activités de la requérante et celles de l’opposante. Par conséquent, leurs marchandises ne devraient pas passer par des voies commerciales identiques ou connexes. De plus, les services de la requérante et ceux de l’opposante ne devraient pas emprunter des voies commerciales identiques ou connexes, puisque cette dernière n’a fourni aucune preuve attestant qu’elle fournit des services.
22. Les seules marchandises indiquées dans la demande ayant un lien même lointain avec les magazines de l’opposante sont les « guides de programmes de télévision et de divertissement ». En se fondant sur l’examen de la totalité des marchandises et des services énumérés dans la demande, on peut toutefois raisonnablement conclure que ces « guides de programmes de télévision et de divertissement » sont reliés aux services offerts par la requérante, à savoir ses « services de programmation et de diffusion télévisuelles et radiophoniques » et ses « services de production cinématographique ».
23. En comparaison, le magazine HOLA de l’opposante ne peut pas être catégorisé comme étant un « guide de programmes de télévision » ni comme un « guide de divertissement », puisque ce magazine n’a pas pour but d’énumérer les programmes de télévision et de divertissement ni de fournir des renseignements sur ces derniers.
Bien entendu, l’opposante adopte un point de vue contraire aux paragraphes 35 et 36 de ses observations écrites :
[TRADUCTION]
35. La preuve établit également une relation claire entre les magazines et les services de télévision et de radio dont il est fait mention dans la demande d’enregistrement. En particulier, il est fréquent pour les magazines et d’autres publications périodiques d’avoir des programmes télévisuels et radiophoniques ou des chaînes spécialisées, exploités ou offerts en association avec le même nom.
36. À ce titre, les consommateurs du Canada sont couramment exposés à des magazines et à des émissions ou chaînes télévisuelles et radiophoniques présentant des noms identiques ou très semblables. En raison de ce chevauchement, le consommateur canadien moyen, lorsqu’il voit la marque de commerce HOLA employée avec les services télévisuels et radiophoniques mentionnés dans la demande d’enregistrement, sera vraisemblablement amené à conclure que ces services émanent de la même source, en l’occurrence le magazine HOLA de l’opposante, ou qu’ils y sont reliés.
Aucune donnée quantitative n’est fournie pour montrer l’importance du tirage des magazines, précédemment mentionné par M. Brown, et de la cote d’écoute des émissions connexes. En outre, je ne suis pas prêt à déduire de la preuve présentée par l’opposante qu’il est commun plutôt qu’exceptionnel pour les magazines d’être associés à des émissions complémentaires.
Je suis enclin à reconnaître comme la requérante que les marchandises et les services diffèrent plus qu’ils ne se ressemblent vraiment; toutefois, j’accepte l’observation de l’opposante selon laquelle les magazines et une grande partie des marchandises pourraient être éventuellement vendus aux mêmes points de vente au détail, nommément les dépanneurs.
DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède et, tout particulièrement du fait que la marque de l’opposante n’a pas acquis de réputation importante au Canada aux dates pertinentes et que les marchandises et les services des parties sont différents, je conclus que la requérante s’est acquittée du fardeau de la preuve en démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, les marques en question ne prêtent nullement à confusion pendant toutes les périodes pertinentes. Je suis conscient que l’opposante pourra éventuellement accroître ses services de diffusion et de production cinématographique. Cependant, vu la réputation limitée de la marque HOLA de l’opposante, il n’est pas crédible que le Canadien moyen soit incité à croire que les services de diffusion et de production cinématographique portant la marque HOLA proviennent de l’opposante.
Essentiellement, le même raisonnement s’applique à la question de la confusion entre la marque qui fait l’objet de la demande et la marque HELLO & Dessin de l’opposante sur laquelle repose la déclaration d’opposition, et le même résultat s’ensuit. À cet égard, la cause de l’opposante est plus faible, du fait que celle-ci s’appuie sur sa marque HELLO & Dessin et (1) qu’il n’y a aucune preuve quantitative attestant l’importance de l’emploi de la marque à un moment quelconque et (2) que le degré de ressemblance entre la marque HOLA et la marque HELLO & Dessin est peu élevé.
Compte tenu de ce qui précède, je rejette l’opposition.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 16e JOUR D’AVRIL 2007.
Myer Herzig
Membre