Contenu de la décision
Traduction
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS
Référence : 2013 COMC 32
Date de la décision : 2013-02-18
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION par Société Canadian Tire Limitée à l’encontre de l’enregistrement no 1390371 pour la marque de commerce PARTSFORCE au nom de Partsforce Automotive Inc.
dossier
[1] Le 8 avril 2008, Partsforce Automotive Inc. a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce PARTSFORCE fondée sur un emploi projeté au Canada, en liaison avec :
services d'information, nommément offre de bases de données, de statistiques et de prévisions concernant les tendances du marché pour les pièces d'automobile, par des réseaux de télécommunication.
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 11 mars 2009. Le 4 mai 2009, Société Canadian Tire Limitée a produit une déclaration d’opposition. Le Registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au Requérant le 28 mai 2009, comme l’exige le paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. Le Requérant a alors produit et signifié une contre-déclaration contestant l'ensemble des allégations de la déclaration d’opposition.
[2] La preuve de l’Opposant est composée de l’affidavit d’Andrea Ongaro. La preuve du Requérant est composée de l’affidavit de Charles Grahn. M. Grahn a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription de ce contre-interrogatoire, accompagnée de pièces justificatrices et des réponses à des engagements ont été versées au dossier. Seul l’Opposant a produit un plaidoyer écrit et seul l’Opposant était représenté lors de l’audience du 14 janvier 2013.
Déclaration d’opposition
[3] L’Opposant affirme être le propriétaire de la marque de commerce enregistrée PARTSOURCE, et de nombreuses autres marques de commerce enregistrées composées en partie du mot PARTSOURCE et couvrant :
services de cartes de crédit et vente au détail et en gros de pièces et accessoires d’automobile.
[4] Divers motifs d’opposition sont soulevés, mais la principale question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la marque visée par la demande crée de la confusion avec la marque PARTSOURCE de l’Opposant. Les dates pertinentes pour l’examen de la question de la confusion sont la date de la présente décision, dans le cas du motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité; la date de production de la demande, soit le 8 avril 2008, dans le cas du motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement; et la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 4 mai 2009, dans le cas du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. Pour un examen de la jurisprudence concernant les dates pertinentes dans les procédures d’opposition, voir American Retired Persons c. Canadian Retired Persons (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, 206 à 209 (C.F. 1re inst.).
Preuve de l’Opposant
Andrea Ongaro
[5] Mme Ongaro se présente comme une cadre supérieure de l’entreprise de l’Opposant. L’Opposant vend depuis 1998 ses pièces d’automobile à des magasins PARTSOURCE qui les vendent au public. Les magasins PARTSOURCE sont des commerces spécialisés en automobile qui stockent une gamme de pièces d’automobile et ont accès à des milliers de pièces d’automobile disponibles pour livraison. Les installateurs de pièces d’automobile de l’industrie représentent 40 % du chiffre d’affaires de l’Opposant. Cette portion représente la vente en gros. L’autre 60 % du chiffre d’affaires représente la vente au détail. L’inventaire de chaque magasin est personnalisé en fonction de la population de véhicules de la région desservie par ce magasin. Les magasins vendent des pièces et des accessoires d’automobile et rien d’autre. En date du mois d’octobre 2009, l’Opposant exploitait 87 magasins PARTSOURCE dans des villes canadiennes : 13 en Alberta, 6 au Manitoba, 59 en Ontario, 6 en Saskatchewan et 3 en Nouvelle-Écosse. Chaque magasin a une superficie moyenne de 670 m2 (7 200 p2), un personnel expérimenté composé de professionnels de l’automobile, un inventaire d’environ 16 000 pièces et l’accès à 60 000 pièces disponibles pour livraison le jour même. L’affichage extérieur de chaque magasin arbore les marques enregistrées de l’Opposant.
[6] L’Opposant exploite un site Web à l’adresse www.partsource.com. Le site affiche clairement la marque PARTSOURCE et comprend des renseignements au sujet des produits et services offerts au public, de même que des conseils d’entretien de véhicules automobiles pour amateur. Les services PARTSOURCE ont été promus par des dépliants publicitaires (des millions par année depuis 2003), des messages publicitaires à la radio et à la télévision et d’autre matériel promotionnel.
Preuve du Requérant
Affidavit de Charles Grahn
[7] M. Grahn se présente comme le président de l’entreprise du Requérant. Les affaires commerciales du Requérant sont décrites au paragraphe 2 de son affidavit et sont reproduites ci-après :
Partsforce Automotive est un fournisseur de services applicatifs (ASP) qui offre aux cadres supérieurs et au personnel de direction de fabricants de pièces de réparation et à leurs distributeurs autorisés un outil de prévision statistique en ligne permettant de déterminer les demandes futures de plus de 50 000 pièces de réparation (ailes, capots, pare-chocs, feux, miroirs) et la possibilité de communiquer les prix des stocks [pièces d’automobile] aux évaluateurs des dommages des compagnies d’assurances ou à d’autres agents…
[8] Le Requérant ne stocke pas de pièces d’automobile, et il ne vend pas en gros ou au détail des pièces d’automobile et n’offre pas de services de réparation. Le service du Requérant n’a été rendu possible que vers 2004 grâce aux efforts de l’industrie de la réparation automobile pour la création de formats et de contenus de données normalisés liés aux réparations après collision. Le Requérant a été incorporé en Colombie-Britannique en 2006 et a commencé à commercialiser ses services au moyen d’Internet à des participants de l’industrie de la réparation aux États-Unis. La même année, le Requérant a produit une demande d’enregistrement (no 1300161) au Canada de sa marque PARTSFORCE pour les services suivants :
services automobiles, nommément mise à disposition de bases de données et d’information en ligne concernant les pièces automobiles et l’achat et la vente de pièces automobiles au moyen de réseaux de télécommunications à des fins de publicité et de vente.
[9] L’Opposant a produit une déclaration d’opposition de la demande no 1300161, qui a subséquemment été abandonnée. Le Requérant a produit la demande d’enregistrement présente avec des services plus précis « afin que la demande risque moins de faire l’objet d’une opposition ».
[10] Le « marché des pièces de réparation » desservi par le Requérant est différent du « marché de la mécanique ». À cet égard, les réparations après collision sont généralement associées à des réclamations d’assurance. Les pièces nécessaires à la réparation sont choisies ou approuvées par un agent de l’assureur et le coût de la réparation est à la charge de l’assureur. Par contre, dans le marché de la mécanique, les véhicules nécessitent un entretien à intervalles prévisibles, car les pièces s’usent à intervalles prévisibles. Les entreprises qui fournissent ce service dans le marché de la mécanique « vérifient généralement la gamme de véhicules dans leur marché local, ainsi que leur âge, et stockent les pièces correspondantes ». Autrement dit, le marché de la mécanique stocke des pièces en fonction de la « population de véhicules » locale. Selon M. Grahn, le marché de la mécanique est plus facile à analyser que le marché des pièces de réparation qui nécessite l’accès à une « grande quantité de données de l’industrie de la réparation ».
[11] La pièce G de son affidavit est une brochure promotionnelle qui décrit ainsi les services du Requérant :
PARTSFORCE permet aux fournisseurs de savoir ce que les gens d’autres industries tiennent pour acquis, la possibilité de savoir ce dont leurs clients ont besoin…
PARTSFORCE permet aux utilisateurs de comparer leur inventaire à une base de données des pièces de réparation les plus commandées, des prix du marché et de divers autres renseignements. Ces données sont utiles pour planifier l’approvisionnement, déterminer les stocks non utilisés ou qui pourraient devenir non utilisés et mettre en évidence les zones où une mise en marché plus importante pourrait avoir un meilleur impact.
[12] La majeure partie du marché des pièces de réparation est composée de pièces fabriquées par les fabricants d’équipement d’origine, des pièces d’origine qui sont vendues à travers leur réseau de distributeurs autorisés. Les clients du service PARTSFORCE du Requérant comprennent Ford Motor Company, Nissan Motor Company, General Motors « et presque toutes les autres marques présentes en Amérique du Nord ». Le Requérant est membre de plusieurs associations de l’industrie de la réparation automobile et a fait la promotion de normes de certification pour les produits du marché des pièces de rechange.
[13] Le Requérant n’a pas de clients au Canada et n’a jamais sollicité la vente de ses services au Canada. Le Requérant n’a « en aucun moment été titulaire d’une licence des données requises pour offrir son service au Canada ». Toutefois, le Requérant a l’intention de s’établir au Canada.
[14] M. Grahn indique un certain nombre de tiers qui vendent des pièces d’automobiles sous des marques de commerce ou de noms commerciaux qui comprennent les éléments PART et SOURCE. Toutefois, bon nombre d’entre eux semblent être établis à l’extérieur du Canada. Aucun élément de preuve de vente réelle au Canada par ces tiers n’a été présenté, pas plus que des renseignements additionnels au sujet de vente par des tiers n’ont été obtenus en contre-interrogatoire.
Charles Grahn – transcription du contre-interrogatoire
[15] À la page 6 de la transcription de son contre-interrogatoire, M. Grahn explique que les sortes de pièces d’automobile auxquelles s’intéresse le Requérant sont celles qui cessent de fonctionner en raison d’un certain impact – généralement résultant d’une collision – plutôt que celles qui cessent de fonctionner en raison de l’usure. Les pièces de réparation après collision comprennent généralement les pièces en tôles, les pare-chocs, les ailes, les butoirs de pare-chocs et les amortisseurs derrière les butoirs de pare-chocs.
[16] À la page 12 de la transcription du contre-interrogatoire, M. Grahn explique les différences entre la description des services précisés dans la première demande produite par le Requérant (no 1300161, susmentionnée au paragr. 9) et celle de la présente :
Q. . . . N’est-il pas vrai, toutefois, que les services énumérés dans votre première demande sont plus représentatifs de ce que vous faites en réalité en liaison avec le nom Partsforce?
R. Non, je ne le crois pas. Désirez-vous que je m’explique?
Q. S’il vous plaît.
R. Je crois qu’il n’est pas clair dans la première demande que la phrase « achat et vente de pièces d’automobile » fait référence à la dynamique du marché ou si j’ai l’intention précise de prendre activement part à l’achat et la vente de pièces d’automobile.
Q. Bon.
R. C’est pour cette raison que j’ai cru, même si j’étais enclin à consacrer les efforts nécessaires pour défendre cette demande, qu’il était possible qu’elle – la demande – ne soit pas aussi bien préparée que possible, compte tenu des faits que j’ai par la suite appris.
Q. Je vois. Les services décrits dans l’ancienne demande sont-ils représentatifs de ce que fait Partsforce?
R. Je crois que si on peut interpréter l’achat et la vente de pièces d’automobile en tant que – je veux dire – non pas comme de la vente en gros ou au détail de pièces, mais plutôt avec une interprétation plus large de la demande, cela pourrait, je suis d’accord. Toutefois, je considère que j’y ai remédié par la description des services de la présente demande. Par conséquent, je considère que la présente demande est plus représentative de ce que fait Partsforce.
Les éléments de preuve du Requérant démontrent clairement que le Requérant fournit toutes sortes de renseignements concernant les « pièces de réparation » aux fabricants et aux concessionnaires d’automobiles, mais que le Requérant ne vend aucune pièce d’automobile.
Fardeau ultime et fardeau de preuve initial
[17] C’est au Requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, comme le prétend l’Opposant dans sa déclaration d’opposition. Le fardeau ultime incombant au Requérant, il s’ensuit que, si aucune conclusion définitive ne peut être tirée une fois l’ensemble de la preuve examinée, la question doit être tranchée en défaveur du Requérant. L’Opposant est néanmoins tenu, conformément aux règles de preuve habituelles, de s’acquitter du fardeau de preuve initial en établissant les faits invoqués à l’appui des allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, paragr.298 (C.F. 1re inst.)]. Le fardeau de preuve initial incombant à l’Opposant, il s’ensuit que pour qu’une question précise soit examinée, la preuve présentée doit être suffisante pour que la Commission puisse raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
Principale question en litige et dates pertinentes
[18] La principale question soulevée par les motifs d’opposition consiste à déterminer si l’emploi de la marque PARTSFORCE visée par la demande créerait de la confusion avec la marque PARTSOURCE de l’Opposant. Le fardeau ultime incombe au Requérant, qui doit démontrer qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et la marque appartenant à l’Opposant, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, lequel est ainsi libellé :
L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées… ou que les services liés à ces marques sont exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[19] Ainsi, le paragraphe 6(2) ne concerne pas tant la confusion entre les marques elles-mêmes que la possibilité que des biens ou des services provenant d’une source soient perçus comme provenant d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève le paragraphe 6(2) est donc de savoir s’il y aurait risque que les services fournis par le Requérant sous la marque PARTSFORCE passent pour des services provenant de l’Opposant ou étant parrainés ou approuvés par ce dernier.
Test en matière de confusion
[20] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Pour déterminer s’il y a risque de confusion entre deux marques, il faut tenir compte de « toutes les circonstances de l’espèce », y compris celles expressément énoncées aux alinéas 6(5)(a) à 6(5)(e) de la Loi, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive, et il importe de prendre en considération tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids. L’importance qu’il convient d’accorder à chacun varie selon les circonstances [voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et Le registraire des marques de commerce (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)]. Toutefois, comme l’a souligné le juge Rothstein dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 C.P.R. (4th) 361 (C.S.C.), il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au paragraphe 6(5).
Examen des facteurs énumérés au paragraphe 6(5)
Le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis; la période d’emploi
[21] La marque PARTSOURCE de l’Opposant possède un caractère distinctif inhérent plutôt faible puisqu’elle est composée de mots du dictionnaire appartenant à la langue courante, c’est-à-dire, PART et SOURCE. De plus, la marque est hautement suggestive, si ce n’est clairement descriptive, du service de fourniture de pièces d’automobile de l’Opposant. La marque visée par la demande est également composée de deux mots du dictionnaire appartenant à la langue courante. Toutefois, le deuxième élément, FORCE, n’est pas en liaison avec les services du Requérant. La marque visée par la demande n’est tout de même pas forte, mais elle n’est pas aussi faible que la marque de l’Opposant. Je suis disposé à inférer de la preuve de M. Ongaro que la marque PARTSOURCE de l’Opposant avait acquis une certaine notoriété au Canada à toutes les dates pertinentes. Évidemment, la marque visée par la demande étant une marque projetée, elle ne pouvait évidemment avoir acquis une notoriété au Canada à la plus reculée des dates pertinentes, c’est-à-dire à la date de production de la demande. La preuve ne démontre pas que la marque visée par la demande avait acquis une notoriété au Canada à la plus récente date pertinente. Par conséquent, le premier facteur énoncé au paragraphe 6(5), qui concerne aussi bien le caractère distinctif inhérent que le caractère distinctif acquis, joue en faveur de l’Opposant du fait du caractère distinctif acquis par sa marque grâce à son emploi et à la publicité. De plus, le caractère distinctif acquis de la marque PARTSOURCE de l’Opposant est assez important et permet à la marque de l’Opposant de bénéficier d'une protection plus large que celle qui est généralement accordée à une marque intrinsèquement faible. La période d’emploi de la marque joue également en faveur de l’Opposant qui employait sa marque PARTSOURCE depuis environ huit ans avant la production de la présente demande.
Le genre de services ou d’entreprises des parties et la nature du commerce
[22] En comparant les services, les entreprises et la nature du commerce des parties, c’est l’état déclaratif des services de la présente demande du Requérant et l’état déclaratif des services des marques de commerce enregistrées de l’Opposant qui régissent [voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 paragr. 10 et 11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 au paragr. 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 aux paragr. 390 à 392 (C.A.F.)]. Toutefois, il faut lire ces états déclaratifs dans l’idée de déterminer le type probable d’activité ou de commerce que visent les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, la preuve du commerce réel des parties est utile [voir McDonald’s Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 au paragr. 169 (C.A.F.)].
[23] En l’espèce, la preuve versée au dossier révèle des différences entre le genre de services et d’entreprises et la nature du commerce des parties. L’Opposant est principalement un fournisseur de pièces d’automobile dans le « marché de la mécanique » tandis que le Requérant est un fournisseur de renseignements (par ex. la demande, l’établissement du prix, les spécifications) concernant les pièces d’automobile dans le « marché des pièces de réparation ». Le Requérant fournit des renseignements, par son site Web, au sujet des pièces de réparation aux fabricants d’équipement d’origine, et à leurs distributeurs autorisés, qui sont impliqués dans la fourniture de pièces d’origine pour des réparations après collision. Le Requérant fournit ce service spécialisé à des clients aux États-Unis et souhaite étendre ses activités au Canada.
[24] Toutefois, l’Opposant fournit également des renseignements, par son site Web, concernant les pièces d’automobile, y compris certaines « pièces de réparation », à des comptes commerciaux qui comprennent une bonne partie des clients de l’Opposant. Le Requérant ne fournit pas tous les mêmes renseignements que l’Opposant (aucune statistique ou prévision sur les tendances en matière de demande), mais le Requérant fournit certains renseignements du même genre, par exemple, les spécifications des pièces et l’établissement du prix. Par conséquent, il y a un certain chevauchement du genre d’entreprises et de la nature du commerce des parties. De plus, l’était déclaratif des services de la demande en l’espèce ne précise pas que les services visent une clientèle particulière, c’est-à-dire les fabricants d’équipement d’origine et leur réseau de distributeurs autorisés, ou que ces services sont axés sur les pièces d’origine, ou que les services visent uniquement le marché des pièces de réparation. Par conséquent, il y a un risque de chevauchement supplémentaire entre les services de l’Opposant et ceux énumérés dans la demande en l’espèce. Les troisième et quatrième facteurs, considérés ensemble, jouent en faveur du Requérant, mais seulement dans une certaine mesure.
Le degré de ressemblance
[25] Les marques PARTSOURCE et PARTSFORCE des parties se ressemblent dans une certaine mesure dans l’apparence et dans le son, mais moins dans les idées qu’elles suggèrent. La ressemblance en ce qui a trait à l’apparence et au son est imputable à la première partie identique des marques, nommément l’élément PART, et au fait que les suffixes SOURCE et FORCE riment. Il y a moins de ressemblance dans les idées qu’elles suggèrent considérant la distinction de sens entre les deux suffixes.
[26] Généralement, c’est la première partie d’une marque qui est considérée comme la plus importante aux fins de la distinction [voir Conde Nast Publications Inc. c. Union des Editions Modernes (1979) 26 C.P.R. (2d) 183 au paragr. 188 (C.F. 1re inst.)]. Cependant, lorsque la première partie ou la partie dominante d’une marque consiste en un mot commun descriptif, son importance est moindre [voir Vancouver Sushiman Ltd. c. Sushiboy Foods Co. (4th) 22 C.P.R. (4th) 107 (COMC)]. Dans la présente instance, l’élément PART serait perçu comme une référence aux « pièces d’automobile » et par conséquent, l’importance du premier élément est donc moindre en raison de leur nature descriptive.
[27] Lorsque des marques sont intrinsèquement faibles, des différences relativement minimes suffisent à distinguer une marque d’une autre [voir GSW Ltd. c. Great west Steel Industries Ltd. (1975), 22 C.P.R.(2d) 154 (C.F. 1re inst.)]. Dans la présente instance, les différences entre les marques en cause et l’importance moindre du premier élément PART, tendent à mitiger la ressemblance en ce qui a trait à l’apparence et au son entre les marques des parties. Par conséquent, ce dernier facteur ne joue en faveur d’aucune partie, ou joue possiblement légèrement en faveur du Requérant.
Disposition
[28] Compte tenu de ce qui précède, et particulièrement du fait que la marque de l’Opposant, considérant son caractère distinctif acquis, bénéficie d'une plus large protection que celle qui est généralement accordée à une marque intrinsèquement faible, qu’il y a un certain chevauchement des services des parties et la possibilité d’un chevauchement plus important, et sans plaidoyer de la part du Requérant, je considère qu’à toutes les dates pertinentes, le Requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque PARTSFORCE visée par la demande et la marque PARTSOURCE de l’Opposant.
[29] La demande est donc rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.
[30] J’ajouterais que l’issue aurait pu favoriser le Requérant si la demande en l’espèce avait indiqué que les services s’adressent uniquement aux fabricants d’équipement d’origine (et à leurs distributeurs autorisés) pour fournir exclusivement des renseignements sur les pièces d’origine de réparation après collision.
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Myer Herzig,
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay