Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L' OPPOSITION
de Brick Brewing Co. Limited à la demande
numéro 873,350 produite par Lakeport Brewing
Corporation en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce LAKEPORT & Dessin
Le 26 mars 1998, la requérante, Lakeport Brewing Corporation (Lakeport), a demandé l'enregistrement de la marque de commerce LAKEPORT & Dessin (illustrée ci‑dessous) pour emploi en liaison avec de la bière. La demande était fondée sur l'emploi de la marque au Canada depuis le 8 décembre 1996. La demande a été annoncé pour fin d'opposition le 4 novembre 1998.
L'opposante, Brick Brewing Co. Limited (Brick), a déposé une déclaration d'opposition le 1er avril 1999, dont une copie a été transmise à la requérante le 26 avril 1999. Elle invoque comme premier motif d'opposition que la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce, du fait que la requérante ne pouvait avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer au Canada la marque dont elle demandait l'enregistrement, parce que :
(1) cette marque créait de la confusion avec les marques de commerce LAKER et LAKER & Dessin de l'opposante,
(2) l'emploi du mot LAKEPORT par la requérante [TRADUCTION] « .... déroge à la cession des droits sur les marques invoquées par l'opposante que la requérante avait faite antérieurement ».
L'opposante soulève comme deuxième motif qu'aux termes de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, la marque de la requérante n'est pas enregistrable parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce LAKER de l'opposante, enregistrée sous le numéro 340,128 pour emploi en liaison avec de la bière. L'opposante prétend, troisièmement, que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu'à la date où elle prétend avoir commencé à employer sa marque, celle‑ci créait de la confusion avec les marques de commerce LAKER et LAKER & Dessin que l'opposante où ses prédécesseurs en titre employaient déjà ou avaient déjà fait connaître au Canada. Suivant le quatrième motif d'opposition, la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de l'opposante.
La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. L'opposante a soumis en preuve les affidavits de Jacquelyn Anderson et Brian Douglas Dingle ainsi que deux affidavits de James Brickman souscrits le 22 janvier 2001, auxquels sont respectivement annexées une pièce, dans le cas du premier et huit pièces, pour le second. Le 17 mai 2001, l'opposante a obtenu l'autorisation de remplacer le premier affidavit de M. Brickman par un affidavit substantiellement semblable, portant la date du 23 février 2001.
La preuve présentée par la requérante se composait des affidavits de Teresa Cascioli, Stacy Badeen, Graham McIntosh, Steve Gilliland, Mike Belsey, Chris Kowalchuk et Margaret MacDonald. La requérante a également produit des photocopies des enregistrements de marque de commerce numéros 418,614 et 507,921. Les deux parties ont déposé un plaidoyer écrit. Une audience orale s'est tenue, à laquelle les deux parties étaient représentées.
La preuve de l'opposante
Dans son affidavit du 23 février 2001, M. Brickman déclare être le président de la société opposante, Brick. Il indique qu'elle vend cinq types de bière sous la marque de commerce LAKER, et qu'elles sont distribuées dans tout l'Ontario par la Régie des alcools de la province (RAO) et par Brewers Retail Inc. (Brewers Retail). Brick dispose également de ses propres points de vente, situés à Waterloo et à Formosa (Ontario).
La marque de commerce LAKER a été cédée à l'opposante le 9 mai 1997 par Molson Breweries, A General Partnership (Molson), mais Brick employait déjà la marque depuis le mois de février 1997, en vertu d'une licence octroyée par Molson. Au paragraphe 3 de l'affidavit du 23 février de M. Brickman, se trouve un tableau indiquant les chiffres de vente des bières LAKER pour la période 1997‑2000. Il s'est vendu plus de 2,8 millions d'emballages de six unités .
Toujours au paragraphe 3 de son affidavit, M. Brickman indique que les chiffres indiqués dans le tableau ont été compilés par Mme Angela Voisin, l'analyste des ventes et de la distribution de la société, à partir des livres et registres de l'entreprise. La requérante a contesté la preuve relative aux ventes, soutenant qu'il s'agissait de ouï‑dire. Toutefois, comme elle n'a pas contre‑interrogé M. Brickman sur son affidavit, j'estime que le résumé des dossiers des ventes qu'il a présenté est recevable en tant que registres de l'entreprise.
Au paragraphe 6, M. Brickman déclare qu'il connaît les chiffres de vente de bières LAKER du prédécesseur en titre de Brick. La pièce 1 de son affidavit du 23 février indique les chiffres de vente que Molson aurait réalisés pendant la période allant d'avril 1995 à mars 1997. Il déclare tenir ces données de Ian Parker, de Molson, lequel l'aurait assuré qu'elles provenaient des livres comptables de l'entreprise. Il est toutefois évident qu'elles ne proviennent pas des livres comptables de Brick et qu'elles sont donc irrecevables parce qu'elles constituent du ouï‑dire.
Au nombre des huit pièces annexées à l'affidavit du 22 janvier 2001 de M. Brickman, figure une copie de l'enregistrement numéro 340,128 de Brick pour la marque de commerce LAKER, dont il appert que la requérante, Lakeport, était propriétaire de la marque déposée LAKER entre mars 1992 et novembre 1996.
M. Brickman affirme, au paragraphe 6 de son affidavit du 22 janvier, que M. Ahmed Bulbulia, du cabinet d'agents de marque de commerce représentant Brick, lui a dit avoir donné instruction à IHS Canada de se procurer des copies certifiées conformes de documents du Bureau des marques de commerce se rapportant à des cessions visant notamment la marque de commerce LAKER. M. Brickman a joint ces copies en annexe à son affidavit, mais ces pièces ne sont que des photocopies. De toute manière, comme la façon dont elles ont été obtenues en fait du ouï‑dire double, elles ne sont pas recevables.
Au paragraphe 9 de son affidavit, M. Brickman déclare que Brick emploie la marque de commerce LAKER depuis 1988, en comptant l'emploi par son prédécesseur en titre. La date de premier emploi mentionnée à l'enregistrement numéro 340,128 est le 1er mars 1988, mais le témoin n'a présenté aucun élément de preuve fiable pour démontrer que la marque a été utilisée de façon continue de cette date jusqu'au mois de février 1997, où Brick a commencé à employer la marque en vertu d'une licence octroyée par Molson.
L'affidavit de M. Dingle décrit les recherches que le témoin a effectuées le 20 décembre 2000 pour vérifier la présence des produits des deux parties dans divers points de vente de la RAO et de Brewers Retail de la région de Toronto. M. Dingle a acheté diverses bières vendues sous la marque de commerce LAKER et LAKEPORT & Dessin. Il a également remarqué que d'autres types de bière LAKER et LAKEPORT & Dessin étaient offerts dans beaucoup des points de vente où il s'est rendu. Il a observé en outre que souvent les produits des deux marques se trouvaient près les uns des autres, parfois sur la même tablette ou sur une tablette voisine.
Mme Anderson se présente elle‑même, dans on affidavit, comme une agente de recherche en marques de commerce. Elle a fait des recherches dans les registres du Bureau des marques de commerce au sujet des marques comportant ou comprenant les mots LAKE, LAKES ou LAKER. Le seul enregistrement en cours de validité qu'elle a trouvé pour la marque LAKER se rapportant à de la bière est l'enregistrement numéro 340,128 de l'opposante.
La preuve de la requérante
Il convient de signaler tout d'abord que les photocopies des enregistrements de marque de commerce présentées en preuve par la requérante n'ont pas été déposées au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle et qu'il ne s'agit pas de copies certifiées conformes. Par conséquent, elles ne satisfont pas aux exigences de la règle 42(1) du Règlement sur les marques de commerce et elles sont irrecevables.
Dans son affidavit, Mme Cascioli déclare être la présidente et la directrice générale de la requérante. Elle fournit, au paragraphe 4 de ce document, les chiffres de vente de bières réalisés par l'entreprise. Bien que la présentation de ces chiffres ne soit pas limpide, il en ressort que le volume de bière distribué pendant la période 1992‑1994 avoisinait les 650 000 hectolitres. Mme Cascioli déclare que ce volume n'a pas augmenté depuis.
Même si Mme Cascioli affirme, au paragraphe 3 de son affidavit, que tous les emballages et étiquettes de l'entreprise portent le mot Lakeport depuis le 26 février 1992, il ne semble pas que la marque de commerce LAKEPORT elle‑même ait été apposée sur les produits vendus avant la date de premier emploi de la marque LAKEPORT & Dessin par la requérante, soit le mois de décembre 1996. Il appert plutôt que ces ventes antérieures se faisaient sous une marque de commerce différente et que le mot Lakeport occupait une place secondaire sur les emballages ou étiquettes, comme dénomination sociale ou nom commercial de l'entreprise.
Mme Cascioli indique que l'entreprise a produit la demande d'enregistrement de la marque de commerce LAKEPORT le 26 mars 1992 et que la marque a été enregistrée le 22 octobre 1993. On peut présumer que la marque de commerce LAKEPORT & Dessin a été adoptée plus tard. La plupart des étiquettes et des emballages annexés à l'affidavit démontrent que cette dernière marque est employée.
On peut lire, au paragraphe 7 de l'affidavit de Mme Cascioli, que rien dans les dossiers de l'entreprise n'indique qu'elle ait fourni à Molson des données sur les ventes de bière LAKER au moment de la cession de la marque en 1997 ou à quelque autre moment. L'opposante, soutenant que la requérante,en sa qualité d'ancienne propriétaire de la marque LAKER, pouvait seule confirmer ces données, a fait valoir que les chiffres de vente de Molson fournis par M. Brickman au paragraphe 6 de son affidavit devraient alors être pris en considération. Toutefois, l'opposante aurait pu contre‑interroger Mme Cascioli sur son affidavit pour approfondir la question des ventes antérieures de bière LAKER, mais elle ne l'a pas fait.
Le reste de la preuve de la requérante consiste en six affidavits semblables souscrits par des représentants commerciaux de l'entreprise. Chaque déposant semble disposer d'un territoire de vente différent en Ontario, et chacun y démarche des clients potentiels, dont des succursales de la RAO et de Brewers Retail. Chacun d'eux a affirmé être la personne à qui serait serait transmise toute plainte faisant état de confusion dans l'esprit des consommateurs entre les marques de commerce LAKER et LAKEPORT, mais n'avoir reçu aucune plainte. Les auteurs de ces affidavits ont également rencontré des employés de la RAO dans leur région respective, lesquels leur ont déclaré qu'ils n'avaient remarqué aucun cas de confusion entre les deux marques et qu'ils ne croyaient pas que les consommateurs penseraient que Brick produisait la bière LAKEPORT ou que Lakeport produisait la bière LAKER.
Motifs d'opposition
Il convient de signaler, tout d'abord, que la déclaration d'opposition faisait état de motifs fondés non seulement sur sa marque déposée LAKER mais également sur une marque présentée comme LAKER & Dessin. Toutefois, l'opposante n'a donné aucun détail sur cette marque. Par application de l'alinéa 38(3)a) de la Loi, je considère donc que les motifs d'opposition fondés sur cette marque indéterminée ne sauraient être reçus.
Le premier élément du premier motif d'opposition n'est pas bien fondé. Le fait que la marque de la requérante ait pu créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de l'opposante à la date de la production de la demande d'enregistrement ne permet pas en soi d'affirmer que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi. Par conséquent, ce premier élément est écarté.
Quant au deuxième élément du premier motif, l'opposante n'a pas apporté la preuve nécessaire. Le fait que la requérante ait déjà été propriétaire de la marque déposée LAKER n'a pas d'effet sur son droit d'employer la marque LAKEPORT & Dessin au Canada, en particulier si l'on considère qu'elle a utilisé cette marque comme nom commercial (et peut‑être comme marque de commerce) pendant de nombreuses années avant que l'opposante ne fasse l'acquisition de la marque LAKER et qu'à la date de la cession de la marque de commerce LAKER à l'opposante, le 9 mai 1997, la requérante utilisait ladite marque de commerce LAKEPORT & Dessin depuis environ six mois.
La date pertinente pour l'examen des circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque déposée - question soulevée par le deuxième motif ‑ est la date de la décision sur l'opposition (voir la décision Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R.(3d) 538 at 541-542 (C.O.M.C.). En outre, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Il faut enfin, pour appliquer le critère relatif à la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, prendre en considération l'ensemble des circonstances, notamment celles qui sont énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.
En ce qui concerne l'alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques des deux parties ont un caractère distinctif inhérent, comme l'a reconnu la requérante à la page 9 de son plaidoyer écrit. La preuve de la requérante au sujet de l'étendue de son emploi de la marque dont elle demande l'enregistrement manque quelque peu de précision, mais en supposant que les ventes de bière LAKEPORT & Dessin depuis le 8 décembre 1996 se situent grosso modo au même niveau que les ventes de bière par Lakeport pour la période 1992‑1994, comme l'affirme Mme Cascioli, j'estime que la marque de commerce LAKEPORT & Dessin de la requérante est devenue connue, à tout le moins en Ontario. De la même façon les données sur les ventes fournies par M. Brickman m'autorisent à conclure que la marque de commerce LAKER est aussi devenue connue en Ontario.
La période pendant laquelle les marques ont été en usage ne constitue pas une considération essentielle en l'espèce. La requérante prétend qu'elle emploie la marque dont elle demande l'enregistrement depuis le 8 décembre 1996, tandis que l'opposante n'a prouvé l'emploi de sa marque que depuis le mois de février 1997, date à laquelle elle a obtenu une licence de Molson. Les marchandises et les activités commerciales des deux parties sont les mêmes.
Pour ce qui est du facteur prévu à l'alinéa 6(5)e) de la Loi, je suis d'avis que, dans leur présentation, les marques se ressemblent à un degré significatif puisqu'elles commencent toutes deux par le mot LAKE. Leur ressemblance sonore, toutefois, est moins prononcée. Il en est de même pour leur ressemblance quant aux idées suggérées; LAKEPORT & Dessin fait penser à une ville sise au bord d'un lac tandis que le mot LAKER indique un rapport avec un lac et qualifie notamment un poisson vivant ou pêché dans un lac.
Comme circonstance pertinente supplémentaire, l'opposante fait valoir que les sortes ou variétés de bières vendues par les deux parties en liaison avec leurs marques de commerce se ressemblent passablement. Ainsi que l'a signalé M. Dingle, les deux parties vendent des bières portant les appellations « Light », « Dry », « Ice » et « Strong ». Cette observation, toutefois, porte peu à conséquence puisque tous les fabricants de bière peuvent employer cette terminologie.
La requérante, elle, soutient que l'absence de tout élément de preuve de cas concrets d'erreur ou de confusion, en dépit de l'emploi simultané des deux marques dans les mêmes marchés, constitue une circonstance à prendre en considération. Je partage son point de vue. Les deux parties ont concentré leur activité commerciale en Ontario et, comme l'indique l'affidavit de M. Dingle, il arrive souvent que leurs produits soient placés l'un près de l'autre sur les tablettes ou dans les étalages. Or, malgré le fait que pendant plusieurs années une quantité substantielle des deux produits a été vendue dans les mêmes points de vente, l'opposante a été incapable d'apporter la preuve d'un seul cas de confusion ou d'erreur, et six des représentants de la requérante ont déclaré n'avoir jamais été mis au courant de tels cas. Cela est significatif.
L'appréciation de la confusion fait appel au critère de la première impression et du vague souvenir et, vu les conclusions qui précèdent, en particulier la conclusion relative à l'absence de preuve de cas concret de confusion ou d'erreur en dépit du fait que les deux marques ont été substantiellement employées en même temps aux mêmes endroits pendant plusieurs années, je conclus que la requérante s'est acquittée du fardeau de prouver qu'il n'existait pas de possibilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Le deuxième motif d'opposition est donc lui aussi rejeté.
Concernant le troisième motif d'opposition, l'opposante, comme je l'ai déjà dit, n'a pas fait la preuve qu'elle avait employé sa marque de commerce LAKER avant la date à laquelle la requérante prétend avoir commencé à utiliser la sienne, soit le 8 décembre 1996. L'opposante ne s'est donc pas acquittée du fardeau de preuve que lui imposait l'alinéa 16(1)a) de la Loi, et son troisième motif d'opposition n'est pas retenu lui non plus.
Pour ce qui est du quatrième motif d'opposition, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver que la marque est adaptée à distinguer ses marchandises d'autres marchandises au Canada ou qu'elle les distingue véritablement (voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). En outre, la date pertinente pour l'examen de cette question est celle du dépôt de l'opposition (c'est‑à‑dire, le 1er avril 1999) (voir E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, p. 130; [1976] 2 C.F. 3 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, p. 424 (C.A.F.)). Enfin, l'opposante a, elle, le fardeau de prouver les allégations de fait à l'appui du motif du caractère non distinctif.
Le quatrième motif pose essentiellement la question de la confusion entre les deux marques en cause. Bien que la date pertinente pour son examen soit antérieure à celle qui s'appliquait au deuxième motif d'opposition, j'estime que les conclusions auxquelles je suis parvenu pour le deuxième motif s'appliquent également au quatrième. Je suis donc d'avis que la requérante a bien démontré qu'à la date du dépôt de l'opposition sa marque ne créait pas de confusion avec la marque LAKER de l'opposante. En conséquence, le quatrième motif d'opposition est lui aussi écarté.
Vu ce qui précède, le soussigné, investi des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, rejette les oppositions en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 22 DÉCEMBRE 2003.
David J. Martin,
Membre,
Commission d'opposition des marques de commerce