Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de BFE, Inc. à la demande no 558 690 concernant la marque de commerce SOUNDTECH produite par Broadcast Designs Limited
Le 7 mars 1986, Broadcast Designs Limited a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SOUNDTECH fondée sur l'emploi projeté de cette dernière ainsi que son emploi et son enregistrement en Angleterre en liaison avec :
« Electrical and electronic apparatus and instruments, all for recording, reproducing, receiving, amplifying, transmitting, measuring, modifying, processing or mixing audio signals and acoustic vibrations; soundproofing and equipment for controlling acoustic reverberations; parts and fittings included in Class 9 for all the aforesaid goods. »
La requérante a en outre revendiqué et a été accordée une date de priorité de production soit le 9 septembre 1985 fondée sur la date du dépôt de sa demande de marque de commerce produite en Grande-Bretagne.
Au cours de l'examen de sa demande, la requérante a produit une demande d'enregistrement modifiée fondée seulement sur l'emploi projeté de la marque de commerce SOUNDTECH au Canada. En outre, la requérante a modifié le libellé des marchandises pour englober ce qui suit :
« Equipment for use in professional audio recording studios and broadcast facilities, namely: mixing consoles, amplifiers, talk-back systems, sound processors, sound controllers, sound measuring equipment, and accoustic (sic.) sound proofing (sic.). »
Pour des raisons inexpliquées, le paragraphe de la demande modifiée de la requérante, qui se rapporte à la date de priorité, semble avoir été supprimé puisqu'il est marqué d'un trait de crayon en diagonale. En outre, rien n'indique que la requérante ait jamais informé le Bureau des marques de commerce qu'elle renonçait à cette date de priorité. Il se peut bien que l'agent de marque de commerce de la requérante ait supprimé le paragraphe avant de produire la demande modifiée ou ait téléphoné au Bureau des marques de commerce pour le faire supprimer. Par contre, il se peut également que le Bureau des marques de commerce ait unilatéralement annulé la date de priorité lorsque la requérante a modifié sa demande d'enregistrement en renonçant à la fonder sur le paragraphe 16(2), puisque la lettre qui accompagnait cette dernière informait le registraire de ce qui suit :
« You will note that all references to British application bearing no 124 9870 have been deleted, applicant therefore bases its application solely on proposed use in Canada. »
Si l'examinateur a fait la suppression parce que la demande n'était plus fondée sur le paragraphe 16(2), il s'agirait clairement d'une erreur de la part du Bureau des marques de commerce et l'annonce de la demande de la requérante dans le Journal sans mention de la date de priorité serait une nullité. Malheureusement, la requérante n'a pas présenté de plaidoyer écrit ni demandé une audience à laquelle cette affaire aurait pû être tirée au clair. Quoi qu'il en soit, je poursuis comme si la requérante avait supprimé elle-même la date de priorité ou que le Bureau des marques de commerce l'avait fait sur la foi d'instructions reçues de vive voix de ses agents de marque de commerce. À ce sujet, j'ajouterais que la contre-déclaration de la requérante est accompagnée d'une photocopie de l'annonce de sa marque de commerce publiée dans le Journal des marques de commerce, mais sans sa date de priorité.
L'opposante, BFE, Inc., a produit le 10 janvier 1989 une déclaration d'opposition dans laquelle elle a allegué que la demande de la requérante n'est pas conforme à l'alinéa 29 i) (maintenant l'alinéa 30 i)) de la Loi sur les marques de commerces en ce que la requérante ne pouvant être convaincu qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce SOUNDTECH au Canada du fait qu'elle connaissait ou aurait dû connaître la marque de commerce de l'opposante à la date de production de sa demande. Le deuxième motif d'opposition est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement du fait que sa marque de commerce, à la date de production de sa demande, créait de la confusion avec la marque de commerce SOUNDTECH que l'opposante avait antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec «professional mixing consoles, powered mixers, powered amplifiers, signal processing, and speaker systems». Le dernier motif est que la marque de commerce de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas réellement les marchandises en liaison avec lesquelles elle projette de l'employer de celles d'autrui, dont les marchandises que l'opposante a offertes et vendues en liaison avec sa marque de commerce SOUNDTECH.
La requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle a affirmé que sa demande est conforme à l'article 29 (maintenant l'article 30) de la Loi sur les marques de commerce, soit qu'elle est la personne ayant droit à l'enregistrement et que sa marque de commerce SOUNDTECH distingue ses marchandises.
L'opposante a produit en guise de preuve les affidavits de Martin Howard Kelman, Ronald Leonard, Brian T. Majeski, George Ullmann et Rudolph Schlacher. MM. Ullmann et Schlacher ont été contre-interrogés sur leurs affidavits et les transcriptions des contre-interrogatoires et les engagements produits par l'opposante forment partie du dossier dans la présente opposition. La requérante n'a produit aucune preuve à l'appui de sa demande.
Seul l'opposante a produit un plaidoyer écrit et ni l'une ni l'autre partie n'a demandé une audience.
La date pertinente, en ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 30 i), est celle du dépôt de la demande de la requérante. En outre, bien que c'est à la requérante qu'incombe le fardeau légal de prouver que sa demande est conforme à l'article 30 de la Loi sur les marques de commerce, c'est à l'opposante par ailleurs qu'incombe le fardeau de preuve initial à l'appui du motif d'opposition en vertu de l'article 30 (voir l'affaire Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329-330). Pour satisfaire au fardeau de la preuve relatif à une question particulière, l'opposante doit produire des éléments suffisants de preuve admissible à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure ques les faits allégués appuient la question en cause. La preuve fournie par l'opposante ne renferme rien qui appuie son allégation selon laquelle sa marque de commerce était ou aurait dû être connue de la requérante. Par conséquent, l'opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne ce motif et je l'ai donc rejeté.
Le deuxième motif est que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en raison de l'emploi antérieur ou de la révélation antérieure par l'opposante au Canada de la marque de commerce SOUNDTECH créant de la confusion. Au terme des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il incombe à l'opposante d'établir qu'elle a bien employé et révélé sa marque de commerce SOUNDTECH au Canada avant la date de dépôt de la demande de la requérante (le 7 mars 1986) et, en outre, qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce dans ce pays à la date de l'annonce de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (le 14 septembre 1988).
Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Schlacher, propriétaire et président de l'opposante, affirme ce qui suit :
« In February 1986, a shipment of SOUNDTECH equipment was shipped to B&H. Now produced and shown to me and marked as Exhibit "B" to this my affidavit is a copy of the invoice dated February 5, 1986 sending the SOUNDTECH equipment to B&H. The prices have been blocked out for confidentiality. »
Selon M. Schlacher, l'entité qu'il a désignée par les lettres B&H est Boosey & Hawkes (Canada) Limited, qui représente au Canada Washburn International Inc., cette dernière appartenant aux mêmes intérêts que l'opposante.
Dans son affidavit, George Ullmann, président de Boosey & Hawkes (Canada) Limited, affirme que deux représentants de son entreprise ont assisté à une foire commerciale à Anaheim, en Californie, en janvier 1986, où on leur a présenté pour la première fois une ligne d'appareils vendus sous la marque de commerce SOUNDTECH par l'opposante. Au paragraphe 4 de son affidavit, M. Ullmann affirme ce qui suit :
« After the trade show, a shipment of SOUNDTECH equipment was sent to us and this equipment, in turn, was sold to two retail dealers in Ontario and one in Manitoba. Now produced and shown to me and marked as Exhibit "A" to this my affidavit is a copy of an invoice dated February 5, 1986 showing the products shipped to my company. The prices have been blocked out for confidentiality. »
Il ressort des transcriptions des contre-interrogatoires de MM. Ullmann et Schlacher que les appareils expédiés par l'opposante à B&H au Canada étaient trois jeux de haut-parleurs envoyés à titre d'échantillons à évaluer. En outre, l'extrait qui suit de la transcription du contre-interrogatoire de M. Schlacher établit que cette transaction s'est faite dans le cours normal des affaires :
146. Q. --- in February of 1986, that those products were sent as samples for evaluation.
A. Correct.
147. Q. Is that something which occurs generally in the business, or was that ---
A. I think it's ---
Q. --- an exception?
A. No. This is a fairly common practice in our industry. A customer, in order to gain confidence, and especially in Canada, to get CSA approval, that is a very common thing that a product is dissected and looked at, and a decision on buying the product is made thereafter.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'il y a eu transfert de possession au Canada dans le cours normal des affaires des haut-parleurs de l'opposante en liaison avec la marque de commerce SOUNDTECH en février 1986. En outre, il est établi par la preuve de l'opposante qu'elle n'avait pas abandonné la marque de commerce SOUNDTECH au Canada à la date de l'annonce de la demande de la requérante. Comme l'opposante s'est acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait aux termes des paragraphes 16(5) et 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, il revient dès lors à la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque de commerce SOUNDTECH en liaison avec les marchandises mentionnées dans sa demande et la marque de commerce SOUNDTECH de l'opposante en liaison avec des haut‑parleurs.
Comme les marques de commerce des parties sont identiques et s'appliquent à des appareils audio et comme la requérante n'a présenté ni preuve ni plaidoyer à l'appui de sa demande, je conclus qu'elle ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait relativement à la question de la confusion. Par conséquent, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce SOUNDTECH.
Je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 31 e JOUR DE Mars , 1993.
G.W. Partington
Président de la Commission des
oppositions des marques de commerce