Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : POCAHONTAS
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT: LCD22 592
Le 18 juillet 2001, sur demande de Messieurs Desjardins Ducharme Stein Monast, le registraire a envoyé un avis en application de l'article 45 à la société par actions californienne Baird-Neece Packing Corporation, qui est la propriétaire inscrite du susdit enregistrement de marque de commerce.
La marque de commerce POCAHONTAS est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : « des agrumes frais ».
Aux termes de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit prouver que cette marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce est un moment quelconque entre le 18 juillet 1998 et le 18 juillet 2001.
En réponse à l'avis, l'inscrivant a déposé l'affidavit de Dick Neece, auquel des pièces étaient jointes. Les deux parties ont déposé des plaidoiries écrites. L'inscrivant a demandé une audience, puis cette demande a été retirée. Il n'y a pas eu d'audience.
Dans son affidavit, M. Neece déclare qu'il est le président de la société par actions Baird-Neece Packing Corporation, laquelle a employé et continue à employer au Canada la marque de commerce enregistrée en liaison avec des agrumes frais. Celui-ci explique que la pratique normale du commerce et les activités commerciales fondamentales de l'inscrivant portent sur la culture et l'emballage des agrumes. L'inscrivant est un cultivateur affilié à Sunkist Growers Inc., une coopérative agricole de cultivateurs et d'emballeurs affiliés. Il déclare que le service des ventes de Sunkist Growers Inc. prête assistance à la distribution des produits, y compris la facturation des produits aux acheteurs pour le compte des cultivateurs affiliés.
Il indique ensuite que la marque de commerce POCAHONTAS est utilisée au Canada en liaison avec des agrumes frais, au moyen de l'application de la marque sur les emballages des marchandises. Sous la cote de pièce A, il joint à son affidavit un échantillon de rabat d'une boîte en carton qui illustre l'apparence de la marque en liaison avec les agrumes frais vendus sur le marché canadien.
M. Neece inclut dans son affidavit une liste représentative d'acheteurs canadiens de la marque d'agrumes frais POCAHONTAS. Sous la cote de pièce B, il joint quatre factures représentatives. Il ajoute que la marque d'agrumes frais POCAHONTAS de l'inscrivant fait l’objet de promotion et de publicité partout au Canada au moyen d'appels directs de représentants des ventes auprès d'acheteurs potentiels canadiens.
La partie requérante prétend que la preuve indique que l'inscrivant est un cultivateur et un emballeur d'agrumes qui cultive les oranges pour une entité connue sous le nom de Sunkist Growers, laquelle vend celles-ci au Canada sous la marque de commerce SUNKIST. Il prétend donc que s'il y a emploi d'une marque de commerce en liaison avec les marchandises, il s'agit de l'emploi fait par Sunkist Growers de la marque de commerce SUNKIST et non pas de la marque de commerce POCAHONTAS.
La même partie prétend que cette proposition est justifiée par l'absence de mention de l'inscrivant sur les factures, ainsi que par la présence de la marque de commerce SUNKIST sur la « représentation d'une orange » qui figure sur l'emballage.
En outre, la partie requérante prétend que le mot POCAHONTAS qui apparaît sur l'emballage est utilisé de concert avec d'autres symboles et que, par conséquent, le mot POCAHONTAS n'est pas utilisé « en soi ».
En outre, elle prétend que l'emballage déposé n’est pas conforme aux obligations énoncées à l'article 51 de la Charte de la langue française, qu’il est impossible que cet emballage ait été utilisé pour la vente des marchandises aux consommateurs dans la province de Québec, et que l'inscrivant a été incapable de prouver que ces produits étaient vendus légalement ailleurs au Canada dans des emballages qui portent la marque de commerce POCAHONTAS en raison des dispositions du paragraphe 6(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Elle prétend que les inscriptions concernant les dimensions et la quantité des produits - au coin supérieur gauche de la pièce A - auraient dû être en langues anglaise et française mais sont rédigées uniquement en langue anglaise en contravention aux dispositions du paragraphe 6(2) précité.
Suite à l’examen que j’ai fait de la preuve, je conclus que celle-ci démontre l'emploi, par l’inscrivant, de la marque de commerce POCAHONTAS en liaison avec les marchandises.
En ce qui concerne les ventes des marchandises, bien que les factures déposées sous la cote de pièce B en annexe à l'affidavit de M. Neece indiquent comme vendeur Sunkist Growers, M. Neece a expliqué clairement que l'inscrivant est un cultivateur affilié à Sunkist Growers et que le service des ventes de Sunkist Growers prête assistance à la distribution des produits des cultivateurs affiliés, notamment par la facturation aux acheteurs pour le compte des affiliés. Par conséquent, je reconnais que la facturation était effectuée par Sunkist Growers pour le compte de l'inscrivant et que Sunkist Growers a agi uniquement à titre de mandataire ou de distributeur. En conséquence, je reconnais que l'emploi a été fait par l'inscrivant (voir les arrêts Osler, Hoskin & Harcourt c. United States Tobacco Co. (77 C.P.R. (3d) 475, C.F. 1re inst.) et Manhattan Industries c. Princeton Manufacturing Ltd (4 C.P.R. (2d) 6, C.F. 1re inst.)).
En ce qui concerne le lien exigé entre la marque de commerce et les marchandises, tant la déclaration sous serment de M. Nice concernant la présence de la marque de commerce sur l'emballage des marchandises vendues sur le marché canadien (c'est-à-dire à des épiceries, des grossistes et des supermarchés), que l'illustration figurant sur la pièce cotée A concernant la manière dont la marque de commerce figure sur l'emballage, m'amènent à conclure que la preuve est suffisante pour établir qu'au moment du transfert, l'avis requis de liaison entre la marque de commerce et les marchandises a été fourni au client de l'inscrivant d'une manière conforme aux dispositions du paragraphe 4(1) de la Loi. À mon avis, la preuve indique que la marque POCAHONTAS est employée par l'inscrivant comme une marque de commerce visant à distinguer les oranges que celui-ci a emballées et cultivées.
Je suis également convaincue que l'emploi du mot POCAHONTAS sous la forme qui apparaît sur l'emballage est un emploi de la marque de commerce POCAHONTAS « en soi ». Bien que la marque de commerce apparaisse de concert avec d'autres symboles, je conclus que la marque de commerce POCAHONTAS ressort par rapport à ces autres symboles et qu'elle serait perçue comme la marque de commerce qui est employée. En outre, la position du symbole ® immédiatement à la suite du mot POCAHONTAS servirait à indiquer aux acheteurs de l'inscrivant que le mot POCAHONTAS « en soi » est utilisé comme une marque de commerce (voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535).
L’absence de preuve concernant les modalités du lien entre la marque de commerce et les marchandises lorsque ces dernières ont atteint l’utilisateur final ou le consommateur n’est pas pertinente. J’ai conclu ce qui suit à la page 290 de la décision Novopharm Ltd. c. Monsanto Canada Inc.(80 C.P.R. (3d) 287) :
[traduction] En outre, je conviens avec la partie requérante qu’une partie seulement des comprimés SEARLE de 80 mg sont vendus dans des manchons frappés de la marque de commerce, que ces manchons ne sont expédiés qu’aux grossistes et aux plus grosses pharmacies, et qu’il n’y a pas d’éléments de preuve d’une liaison entre la marque et les marchandises lorsque ces dernières sont vendues aux utilisateurs finaux. Cependant, ainsi que les inscrivants l’ont prétendu avec raison, la vente des manchons en carton frappés de la marque de commerce aux grossistes et aux grosses pharmacies qui forment la clientèle de l’inscrivant constitue une utilisation conforme à la Loi sur les marques de commerce. Ainsi qu’on l’a indiqué à la page 421 de l’arrêt Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 C.P.R. (3d) 417 (C.A.F.) :
Il m’est impossible d’accepter la position de l’appelante selon laquelle les ventes dans la pratique normale du commerce ne peuvent se produire que s’il est démontré qu’elles se sont produites tout au long de la chaîne visée par M. le juge Heald et qui se termine avec un consommateur ultime. Comme je l’ai déjà indiqué, il ne semble pas que l’arrêt Manhattan Industries énonce une telle règle.
En l’espèce, la preuve indique que les marchandises sont vendues à des grossistes, des épiceries et des supermarchés dans des emballages qui portent la marque de commerce, ce qui suffit pour l’application de l’article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi.
En outre, la possibilité que chaque agrume puisse porter ou non la marque de commerce Sunkist n’est pas pertinente.
Pour ce qui est de la prétention de la partie requérante selon laquelle l’emballage présenté ne semble pas se conformer aux dispositions de la Charte de la langue française concernant les produits vendus dans la province de Québec, ni aux dispositions du paragraphe 6(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation concernant les produits vendus ailleurs au Canada, et pour ce qui est aussi de la prétention de la partie requérante selon laquelle les produits de l’inscrivant ne peuvent avoir été vendus légalement dans le genre d’emballage qui a été déposé en preuve, je conclus que l’observation d’autres dispositions législatives n’est pas une question qui doit être débattue dans la présente procédure étant donnée que la conformité à d’autres lois que la Loi sur les marques de commerce n’est pas pertinente dans une procédure en vertu de l’article 45 (voir Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited (2005 CF 1012, T‑1594‑04), Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (21 C.P.R. (3d) 483) et Molson Canada c. Kaiserdom-Privatbrauverei Bamberg Wörner KG, décision inédite rendue le 8 mars 2005 par la Commission des oppositions des marques de commerce – Article 45).
En l’instance, M. Neece a juré que les marchandises étaient vendues dans de tels emballages au Canada aux clients de l’inscrivant (c’est-à-dire les grossistes, les épiceries et les supermarchés). Par conséquent, je conclus que c’est bien le cas. Car conclure autrement équivaudrait à conclure que M. Neece tentait d’induire en erreur, ce que n’étaye à mon avis aucun élément de preuve.
L’emploi de la marque de commerce par l’inscrivant en liaison avec les marchandises ayant été démontré, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.
L’enregistrement numéro 22 592 sera maintenu en conformité avec les dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 24 NOVEMBRE 2005.
D. Savard
Agent d’audition supérieur
Article 45