Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Consommation

et Corporations Canada

Marques de commerce

. Ottawa-Hull

K1A OC9   MAIi 31 1990

Robic,

55 St-Jacques
Montréal (Québec)
H2Y 3X2

Monsieur,
Madame,

Consumer and

Corporate Affairs Canada

Trade-marks

Votre reference Your file
R-690l20-0001

Motre reference OUr file
251376

     Objet:   PROCÉDURES SELON L'ARTICLE 45
No. d'enregistrement TMA 118,845
Marque de commerce: KOROLITE

Le 12 janvier 1987, à la demande de Fetherstonhaugh & Co., agents es qua1ités
de la firme Schutzwerke GmbH & Co. KG, le registraire a émis un avis en vertu
de l'article 45 de la Loi à la société Mansonville Plastics Ltd., proriétaire
inscrit de la marque de commerce faisant l'objet des présentes.

La marque KOROLITE fut enregistrée le 15 jui1let 1960 pour usage en liaison
avec des matières p1astiques sous forme cellulaire et résiliente. La marque a
été cédée à BERT-RO-BERT Plastics Ltd., le 10 janvier 1985 et cette cession
fut inscrite au registre le 22 janvier 1988.

En réponse à l'avis du registraire, le nouveau propriétaire, BERT-RO-BERT
Plastics Ltd., a déposé l'affidavit de son président, M. Robert Squires, ainsi
que les pièces justificatives cotées A et B. Suivant le dépôt de cette
preuve, la requérante a déposé une présentation écrite à laquelle le déposant
a répondu réciproquement. La requérante a ensuite demandé la tenue d'une
audience, laque11e a eu lieu le 27 février 1990 et à 1aquel1e les deux parties
étaient représentées.

Dans sa présentation écrite ainsi qu'à l'audience, le procureur de la
requérante s'est objecté à la preuve déposée pour les deux motifs suivants:

1 - la preuve n'a pas été fournie et ne démontre pas l'usage par son
propriétaire inscrit, tel que discuté dans Marcus J. Marcus c. Quaker Oats
Company of Canada, (1989) C.A.F. dossier A-133-85, 20 C.P.R. (3d) 46;

2 -

I'affidavit Squires et les pieces en annexe ne suffisant pas a demontrer

l'utilisation de la marque par le propriétaire inscrit a la date de l'avis
(12 janvier 1987).

Sur le premier point, je suis d'accord avec le procureur de la requérante a
l'effet que la jurisprudence concernant celui qui peut fournir la preuve et
celui qui doit utiliser la marque se réside actuellement dans l'affaire Marcus
 ci-dessus.

Dans des circonstances semblables et il y a relativement peu de temps, le
registraire avait adopte le principe selon lequel l'utilisation pouvait être
établie par un cessionnaire non inscrit, soit un "propriétaire de fait" ou un
"propriétaire en common law", et que l' inscription d'une cession aux termes de
l'articIe 48 (autrefois l'article 47) était une fonction purement
adminstrative. Du moment que les documents appropriés étaient déposés et que
les droits prescrits étaient versés, le registraire inscrivait les transferts
selon les demandes, et même des nunc pro tunc au besoin. Suite a de telles
inscriptions, le registraire, aux fins des procédures prévues à l'articles 45,
suivait le principe selon lequel il était dessaisi de I' inscription des

Transferts et acceptait l' inscription prima facie .

.. . /2

Canada

- 2 -

La Cour de première instance a semblé satisfaite de ce principe à l'occasion
de quelques appels. Cependant, lors de l'affaire Marcus ci-dessus, la Cour
d'appel a fait jurisprudence de ces affaires. D'après ce que je perçois de
cette affaire, i1 est maintenant clair que la preuve d'utilisation, aux termes
des procédures prévues a l'artic1e 45, doit être donnée par le propriétaire
inscrit de la marque ou par un usager dument inscrit. 11 est aussi clair que
l'utilisation démontrée par la preuve doit s'appliquer a l'une des deux

parties. A mon avis, il est tout aussi clair que dans le cas d'une cession
non inscrite survenue avant la date de l'avis donné dans le cadre des
procédures prévues a l'article 45, le nouveau propriétaire doit établir la
date de ce transfert et en fournir les documents valables, et qui doivent être
examinés par le registraire au moment où  il rend sa décision finale aux termes
du paragraphe 45(3) de la Loi, même si la cession a été provisoirement
inscrite nonc pro tunc au registre.

Dans le cas qui nous occupe, le registre indiquait que Mansonville Plastics
était le propriétaire inscrit a la date de l'avis, soit le 12 janvier 1987.
Apres cette date, plusieurs cessions ont été déposées auprès du registraire et
inscrites le 22 janvier 1988. J'ai examiné tous les documents pertinents et
je considère qu'une preuve suffisante a té déposée pour étab1ir 1es
transferts suivants du droit a la marque a compter des dates suivantes:

16 octobre 1981 - de Mansonville Plastics Ltd. a Produits Chimiques Potton
Ltée;

le 19 novembre 1984 - de Potton a 2164-2269 Québec Inc.;

le 29 novembre 1984 - 2164 devient Polymère Huntsman-Russtek du Canada
Inc.;

le 10 janvier 1985 - Polymère cède la marque à BERT-RO-BERT Plastics Ltd.,
faisant aussi affaires sous la dénomination socia1e Permfoam
Manufacturing.

A l' audience, l'avocat de la partie requérante a aussi soutenu que les
documents du transfert n'établissaient pas la preuve que le fiduciaire était
autorisé à transférer les droits a la marque de Produits Chimiques Potton Ltée
à 2164-2269 Québec Inc. J'ai examiné ces documents et je considère qu'ils
démontrent que le transfert a été effectué par un administrateur fiduciaire,
en vertu d'un acte de fiducie. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que la
nature des procédures prévues a l'article 45 fait que les détails du transfert
ne sont pas considérés comme infiniment contestables devant le registraire.

Par conséquent, aux fins des présentes procédures, BERT-RO-BERT était bel et
bien propriétaire de la marque a la date de l'avis; la preuve est fournie par
la partie titulaire et toute preuve d'utilisation y afférente accroit au
propriétaire inscrit, enregistre nunc pro tunc.

En deuxième lieu, quant à savoir si la preuve déposée suffit à démontrer
l'utilisation de la marque, je considère que oui. L'affidavit Squires
renferme une affirmation d'utilisation claire et bien étayée par les pièces
justificatives connexes. Le timbre désigné comme pièce B et les factures
déposées comme pièce A établissent tous deux le lien entre la marque et les
marchandises, et les factures, ainsi que les chiffres de ventes divulgués dans

l'affidavit, établissent la preuve de ventes considérab1es des marchandises
portant la marque de commerce dans le cadre de ce qui ne peut qu'être
considéré comme des transactions commercia1es habituelles conc1ues avant et
après la date de l'avis.

Par conséquent, eu égard à la preuve déposée dans 1es présentes procédures,
j'ai conclu que ladite marque de commerce est en usage au Canada au sens où
l'entend la Loi et qu'en conséquence, son enregistrement doit être maintenu
tel qu'il figure actuellement au registre .

... /3

- 3 -

L'enregistrement TMA 118,845 sera donc maintenu, conformément aux dispositions
du paragraphe 45(5) de la Loi sur 1es marques de commerce.

Veui1lez agréer, Madame, Monsieur, l'expression des mes sentiments distingués.

le REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

J. P. D ' Aoust

Agent d'audition principal

/mcm.m18

c.c.  Fetherstonhaugh & Co.

P.O. Box 2999, Station D
Ottawa, Ontario

KlP 5Y6

',I

(26636-17)