Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 1

Date de la décision : 2017-01-04

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

	1587431 ONTARIO LTD., faisant affaire sous le nom de DRIVETIME	Opposante
et
	1850420 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de DRIVETIMEOTTAWA	Requérante
	1,655,711 pour la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA 1,655,712 pour la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin	Demandes

 

[1]  1850420 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom de DRIVETIMEOTTAWA (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement à l'égard des marques de commerce DRIVETIMEOTTAWA et DRIVETIMEOTTAWA & Dessin reproduites ci-dessous pour emploi en liaison avec des services de concessionnaire automobile et l'organisation de financement pour l'achat d'automobiles (les Services). Les demandes de la Requérante sont fondées sur l’emploi de ces marques de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011.

[2]  1587431 ONTARIO LTD., faisant affaire sous le nom DRIVETIME (l'Opposante), emploie la marque de commerce DRIVETIME depuis novembre 2010 en liaison avec les mêmes services à London, en Ontario, et s'est opposée à l'enregistrement des marques de commerce DRIVETIMEOTTAWA au motif que ces marques de commerce créent de la confusion avec sa marque de commerce.

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de repousser les présentes demandes d'enregistrement.

Demande n^o 1,655,711

[4]  J’examinerai d’abord l’opposition de l’Opposante à l'encontre de la demande n^o 1,655,711.

Dossier

[5]  La Requérante a produit la demande d'enregistrement n^o 1,655,711 pour la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA (la Marque) le 10 décembre 2013 sur la base de son emploi de la Marque en liaison avec les Services depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2011.

[6]  La demande a été annoncée dans le numéro du 8 octobre 2014 du Journal des marques de commerce.

[7]  Le 4 décembre 2014, l'Opposante a produit une déclaration d'opposition dans laquelle elle invoque cinq motifs d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), lesquels peuvent être résumés comme suit :

1.  La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article30b) de la Loi, car la Requérante n'a pas employé la Marque en liaison avec les Services depuis le 20 décembre 2011;

2. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30i) de la Loi, car la Requérante ne peut pas se déclarer convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada en liaison avec les Services alors qu'elle a connaissance de l'emploi antérieur qu'a fait l'Opposante au Canada de son nom commercial et de sa marque de commerce DRIVETIME;

 

3. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement selon l’article 16(1)a) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante, qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada par l'Opposante en liaison avec les mêmes services;

 

4. La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement selon l’article 16(1)c) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec le nom commercial DRIVETIME de l'Opposante, qui avait été antérieurement employé et révélé au Canada par l'Opposante en liaison avec les mêmes services; et

 

5. La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi en ce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante.

 

[8]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste l'ensemble des motifs d'opposition.

[9]  À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de Pablo Pelloni (daté du 25 mai 2015). La Requérante n'a produit aucune preuve. Aucun plaidoyer écrit n'a été produit. L'Opposante a sollicité la tenue d'une audience; cependant, à la date et à l'heure prévues, elle a demandé un bref ajournement au motif qu'elle avait retenu les services d'un nouvel avocat. Un bref ajournement a été accordé. L'Opposante n'a ni confirmé sa présence à la nouvelle audience ni assisté à la nouvelle audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10]  C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298].

[11]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p 475 (COMC)];

·  articles 38(2)c)/16(1) – la date de premier emploi indiquée dans la demande [article 16(1) de la Loi]; et

·  articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[12]  L'Opposante allègue que la Requérante n'a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis la date revendiquée dans la demande. Il n’y a aucune preuve à l’appui de cette allégation. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[13]  L'Opposante allègue que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada alors qu'elle avait connaissance de l'emploi antérieur qu'avait fait l'Opposante au Canada de son commercial et de sa marque de commerce DRIVETIME. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée par l’article 30i) de la Loi, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Comme il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou de circonstances exceptionnelles, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a)

[14]  L'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'elle a employé ou révélé sa marque de commerce DRIVETIME avant la date de premier emploi indiquée dans la demande (le 20 décembre 2011) et qu'elle n'avait pas abandonné sa marque de commerce à la date d'annonce (le 8 octobre 2014). Je suis convaincue que la preuve de M. Pelloni, le directeur général de l'Opposante, qui démontre que la marque de commerce DRIVETIME a figuré sur des actes de vente faisant état de l'achat de voitures d'occasion auprès de l'Opposante (voir, par exemple, les pièces C et D) avant la date de premier emploi par la Requérante, est suffisante pour permettre à l'Opposante de s'acquitter de son fardeau.

[15]  Comme je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion.

[16]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17]  Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même [voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)]. J'examinerai ci-dessous chacune des circonstances énumérées à l’article 6(5) de la Loi.

caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[18]  La marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante possède un caractère distinctif inhérent plutôt faible, car elle suggère que, lorsqu'il est temps pour un consommateur d'acheter une voiture, ce dernier l'achète chez le concessionnaire automobile de l'Opposante (voir, par exemple, le script de la publicité télévisée du 19 mai 2015 en pièce Q). De façon similaire, la Marque possède, elle aussi, un caractère distinctif inhérent faible, car elle suggère des services semblables offerts dans la région d'Ottawa.

[19]  Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en devenant connue par l'emploi ou la promotion. Il n'y a aucune preuve que la Marque a acquis un caractère distinctif. En revanche, M. Pelloni affirme que l'Opposante a révélé la marque de commerce DRIVETIME au Canada en novembre 2010 et qu'elle l'emploie depuis en liaison avec des services de concessionnaire automobile et des services de financement automobile (para 3). Comme preuve, M. Pelloni joint deux actes de vente arborant la marque de commerce DRIVETIME et faisant état de l'achat et du financement de voitures (pièces C et D), des factures de Print Studio concernant des éléments de signalisation (pièces F et G) et des photographies d'éléments de signalisation (pièce U), ainsi que de l'information concernant la diffusion de messages publicitaires portant sur le concessionnaire automobile DRIVETIME (pièces N à R).

[20]  L'Opposante aurait certes pu fournir des renseignements plus complets en ce qui concerne l'emploi de sa marque de commerce DRIVETIME, mais la preuve me permet de conclure que l'Opposante a employé la marque de commerce DRIVETIME sur au moins quelques actes de vente (pièces C et D) et sur des éléments de signalisation (voir la pièce U, ainsi que la pièce F en ce qui a trait à la facture de Print Studio datée du 16 septembre 2010 concernant des éléments de signalisation). En outre, les ventes mensuelles moyennes réalisées pendant la période incluant les actes de vente ont été d'environ 200 000 $ (para 4). Dans son ensemble, la preuve de M. Pelloni m'amène à conclure que la marque de commerce de l'Opposante est connue au moins dans une certaine mesure à London, en Ontario. De plus, bien qu'aucun spécimen ou vidéo des messages publicitaires diffusés à la télévision n'ait été fourni, les scripts joints comme pièce Q indiquent que le logo DriveTime faisait partie des séquences de 2010, ce qui aurait contribué au caractère distinctif acquis de la marque de commerce de l'Opposante. En ce qui concerne l'emploi du logo descriptif DriveTime dans les scripts, étant donné que la marque de commerce figurative montrée à la pièce U de l'affidavit de M. Pelloni n'a été embellie que de façon minimale, j'estime que l'emploi du logo DriveTime constitue l'emploi de la marque de commerce DRIVETIME.

période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[21]  M. Pelloni affirme que la marque de commerce DRIVETIME est employée au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 et fournit une preuve d'emploi datant du 22 novembre 2010 (pièce D – acte de vente daté du 22 novembre 2010); il n'y a aucune preuve que la Requérante a employé la Marque.

degré de ressemblance

[22]  La Marque incorpore la totalité de la marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante. Bien qu'il faille évaluer les marques de commerce dans leur ensemble, il demeure possible de s’attarder à des caractéristiques particulières de la marque qui sont susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception du public [United Artists Pictures Inc. c Pink Panther Beauty Corp. [1998] 3 CF 534 (CAF), au para 34]. Lorsque les marques de commerce des parties présentent des éléments communs, mais que leurs différences occupent une place dominante par rapport à ces éléments communs, la probabilité de confusion sera faible [Chalet Bar B-Q (Can.) Inc. v. Foodcorp Ltd. (1982), 66 CPR (2d) 56, à la p 73 (CAF)]. Or, en l'espèce, le mot OTTAWA modifie DRIVETIME et n'a pas pour effet d'atténuer le degré de ressemblance, car il est descriptif [Reno-Dépôt Inc. c Homer TLC Inc. (2009), 84 CPR (4th) 58 (COMC), au para 58]. En outre, les différences entre les marques pourraient accentuer la confusion plutôt que de l'éliminer, car les consommateurs pourraient très bien considérer que le Marque indique que l'entreprise de l'Opposante possède un établissement à Ottawa.

genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[23]  Ce facteur favorise l'Opposante, car cette dernière exploite un concessionnaire automobile qui offre du financement. Étant donné que les parties offrent des services identiques, j'en déduis que le genre de leurs entreprises respectives et la nature de leurs commerces respectifs sont à tout le moins semblables ou apparentés.

conclusion

[24]  Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce DRIVETIME de l’Opposante.

Motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)c)

[25]  L'Opposante a le fardeau initial d'établir qu'elle a employé son nom commercial avant la date de premier emploi indiquée dans la demande (le 20 décembre 2011) et qu'elle n'avait pas abandonné son nom commercial à la date d'annonce (le 8 octobre 2014). Étant donné que la preuve de l'Opposante a trait exclusivement à l'emploi de la marque de commerce DRIVETIME et qu'elle ne fait pas mention du nom commercial DRIVETIME, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)c) de la Loi est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[26]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce ou son nom commercial DRIVETIME étaient devenus suffisamment connus pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd 2006 CF 657, aux para 33 et 34]. Lorsque la notoriété d'un opposant se limite à une région précise du Canada, l'opposant peut s'acquitter de son fardeau de preuve si sa marque de commerce est bien connue dans cette région précise [Bojangles, supra; CEG License Inc c Joey Tomato’s (Canada) Inc. (2011), 97 CPR (4th) 436 (COMC) conf par (2012), 110 CPR (4th) 398 (COMC)]. Or, la preuve au dossier ne me permet pas de conclure que la marque de commerce ou le nom commercial DRIVETIME de l'Opposante sont bien connus dans une région précise du Canada. En l'absence de renseignements plus précis en ce qui concerne la mesure dans laquelle l'Opposante a employé sa marque de commerce ou son nom commercial DRIVETIME ou la mesure dans laquelle les résidants de London ont été exposés à cette marque de commerce ou à ce nom commercial, il m'est impossible de conclure que la marque de commerce ou le nom commercial étaient bien connus dans cette région.

Demande n^o 1,655,712 pour la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin

[27]  La demande n^o 1,655,712 pour la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin a été produite le 10 décembre 2013 et elle est fondée sur l’emploi par la Requérante au Canada en liaison avec les Services depuis au moins aussi tôt que 20 décembre 2011. Les motifs d’opposition, les questions, les dates pertinentes et la preuve sont en tous points analogues à ceux examinés dans le contexte de la demande n^o 1,655,711. Pour les mêmes raisons que celles concernant la demande n^o 1,655,711, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30b), 30i), 16(1)c) et 2 de la Loi, et ces motifs sont rejetés.

[28]  En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'article 16(1)a), l'analyse des facteurs énoncés à l'article 6(5) diffère de l'analyse de ces mêmes facteurs effectuée dans le contexte de la demande n^o 1,655,711 quant aux aspects suivants. La marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin possède un caractère distinctif inhérent supérieur à celui de la marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante en raison de ses éléments graphiques prépondérants. En ce qui concerne le degré de ressemblance, cependant, il existe tout de même une forte ressemblance entre la marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante et la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin visée par la demande. L'ajout des éléments graphiques, qui comprennent un dessin représentant une voiture et un camion ainsi que les mots descriptifs Ottawa et « cars, trucks, anything that drives, we sell » [des voitures, des camions, tout ce qui se conduit, nous en vendons], n'aidera pas les consommateurs à faire la distinction entre cette marque de commerce et la marque de commerce DRIVETIME de l'Opposante. À ce titre, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce DRIVETIMEOTTAWA & Dessin et la marque de commerce DRIVETIME de l’Opposante.

Décision

[29]  Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je repousse les deux demandes d'enregistrement.

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Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la Propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Judith Lemire, trad.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

__________________________________________________

 

DATE DE L'AUDIENCE : 16 décembre 2016

 

COMPARUTIONS

 

Aucune comparution  POUR L'OPPOSANTE

 

Aucune comparution  POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

 

Aucun agent nommé  POUR L’OPPOSANTE

 

O'BRIEN TM SERVICES INC  POUR LA REQUÉRANTE